「商標(biāo)審判」對(duì)歷史因素的考量必然拋棄「商標(biāo)近似」的判斷標(biāo)準(zhǔn)嗎？

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：劉東海  北京市長(zhǎng)安律師事務(wù)所律師 合伙人

原標(biāo)題：商標(biāo)審判對(duì)歷史因素的考量必然拋棄商標(biāo)近似的判斷標(biāo)準(zhǔn) —以稻香村、鱷魚、張小泉、狗不理四案為視角

本文主旨

允許高度近似商標(biāo)的共存，并非因其共存不會(huì)造成消費(fèi)者混淆誤認(rèn)，而是基于對(duì)歷史因素的考量，以及對(duì)雙方商業(yè)利益的慎重權(quán)衡。絕對(duì)的保護(hù)其中一方，而禁止另一方對(duì)相關(guān)標(biāo)識(shí)的擴(kuò)展使用，必然會(huì)徹底否定另一方的商業(yè)利益。但無論司法裁判如何干預(yù)，作為經(jīng)營(yíng)者，都應(yīng)盡量附加區(qū)別性標(biāo)識(shí)，不斷強(qiáng)化商標(biāo)識(shí)別要素之間的差異性。

引文

1、南北“稻香村”之爭(zhēng)，繼商標(biāo)行政訴訟由最高人民法院定紛止?fàn)幹螅掷_了民事侵權(quán)之爭(zhēng)。北京稻香村食品有限責(zé)任公司起訴蘇州稻香村食品有限公司商標(biāo)侵權(quán)案，尤其是中秋節(jié)之前訴前停止銷售行為保全裁定的作出與解除，更引起了商標(biāo)領(lǐng)域同行的關(guān)注。

2、不久前，在一個(gè)商標(biāo)業(yè)務(wù)領(lǐng)域交流群中，有同行問大家怎么看稻香村案？我沒過腦子的回答說：蘇州稻香村應(yīng)附加區(qū)別性標(biāo)識(shí)。此言一出，立刻招來一位律師的反對(duì)：蘇州稻香村注冊(cè)在先，憑什么加區(qū)別性標(biāo)識(shí)？

我無言以對(duì)。我為自己在對(duì)案件基本事實(shí)知之甚少的情況下而妄加評(píng)論感到羞愧，同時(shí)也深深的意識(shí)到，在商標(biāo)領(lǐng)域，如我這般想當(dāng)然、跟著感覺走、情緒化思維甚至情緒化審判者，想必不在少數(shù)。就如有人想當(dāng)然的認(rèn)為“IPHONE”就應(yīng)該是美國的、“拉菲”就應(yīng)該是法國的，我想當(dāng)然的認(rèn)為“稻香村”就應(yīng)該是北京的。

3、2012年中秋前，我在一號(hào)店購買了一盒稻香村月餅。月餅送到之后，我看生產(chǎn)廠家是保定稻香村食品科技有限公司，品牌是“一品稻香”。基于對(duì)品牌的敏感以及職業(yè)病，我立刻跟一號(hào)店溝通說：我從你們品牌欄中選擇的“稻香村”，我要買的是北京“稻香村”，但你們賣的卻不是這個(gè)品牌的產(chǎn)品，這是欺詐消費(fèi)者，我要求退貨。一號(hào)店答復(fù)：產(chǎn)品沒有質(zhì)量問題就不能退貨。

溝通無果，我起訴了一號(hào)店，以消費(fèi)欺詐為由。這是我為自己打的第一場(chǎng)官司，不過不是以律師的名義，而是作為一名普通的消費(fèi)者。

4、在起訴一號(hào)店的同時(shí)，我給北京稻香村公司打電話，而得到的答復(fù)更令我失望：保稻、蘇稻、北稻是歷史問題，我們也沒辦法。當(dāng)時(shí)我就想，北京稻香村公司簡(jiǎn)直沒有商標(biāo)維權(quán)意識(shí)，對(duì)方用的“一品稻香”品牌，你怎么就不能起訴呢？當(dāng)時(shí)我猜測(cè)這是北京稻香村公司企業(yè)體制的問題?，F(xiàn)在想想，并沒有那么簡(jiǎn)單。

5、我起訴一號(hào)店的案件，標(biāo)的額幾百塊錢，自2012年9月提起訴訟，至2014年10月案件調(diào)解，歷經(jīng)三個(gè)中秋。最后的結(jié)果是：我把保存了兩年多的月餅還給了一號(hào)店，一號(hào)店返還我月餅錢，并補(bǔ)償800塊錢損失[1]。

6、回想當(dāng)時(shí)的法庭之上，一號(hào)店代理人也給我講保稻、蘇稻、北稻的歷史，并提供了蘇稻的注冊(cè)商標(biāo)。而我當(dāng)時(shí)只是確認(rèn)了一件事：保定稻香村公司沒有注冊(cè)“稻香村”商標(biāo)，其注冊(cè)的“一品稻香”也被駁回，因此，其生產(chǎn)的產(chǎn)品在一號(hào)店銷售時(shí)不能出現(xiàn)在“稻香村”品牌之下。我當(dāng)時(shí)甚至都沒有查詢北京稻香村公司有沒有注冊(cè)商標(biāo)，而只是因?yàn)樵诒本┐袅藥啄?，憑感覺認(rèn)為月餅、糕點(diǎn)應(yīng)該歸屬于北京稻香村公司。

蘇州“稻香村”擴(kuò)展注冊(cè)受阻

1、保定稻香村食品廠于1983年7月5日獲準(zhǔn)注冊(cè)第184905號(hào)商標(biāo)（圖1），核定使用的商品為“餅干”,3006群組。于1989年6月30日獲準(zhǔn)注冊(cè)第352997號(hào)商標(biāo)（圖1），核定使用的商品為“果子面包,糕點(diǎn)”，3006群組。蘇州稻香村食品有限公司（簡(jiǎn)稱：蘇州稻香村公司）于2004年11月14日受讓了這兩件商標(biāo)。

圖1

2、北京稻香村食品有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱：北京稻香村公司）第1011610號(hào)“稻香村”商標(biāo)（圖2）于1997年5月21日獲準(zhǔn)注冊(cè)，核定使用的商品為第30類的餡餅、烘餡餅（意大利式）、餃子、小包子、春卷、炒飯、粥、年糕、粽子、元宵、煎餅、八寶飯、豆沙、醪糟、火燒、大餅、饅頭、花卷、豆包、盒飯，3007群組。

圖2

3、蘇州稻香村公司于2006年7月18日申請(qǐng)注冊(cè)第5485873號(hào)商標(biāo)（圖3），指定使用的商品為第30類的糖果、餅干、面包、糕點(diǎn)、年糕、米果、冰淇淋、谷類制品、面粉制品、含淀粉食品商品。

圖3

4、第5485873號(hào)商標(biāo)于2009年5月20日初步審定并公告。北京稻香村公司提出異議申請(qǐng)，商標(biāo)局裁定異議理由不成立。北京稻香村公司提出異議復(fù)審申請(qǐng)，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)裁定復(fù)審理由成立，不予核準(zhǔn)第5485873號(hào)商標(biāo)注冊(cè)。案件歷經(jīng)北京市第一中級(jí)人民法院一審、北京市高級(jí)人民法院二審、最高人民法院再審[2]，三級(jí)法院意見一致，維持了商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)的裁定。

5、最高人民法院認(rèn)為：對(duì)因歷史原因形成不同市場(chǎng)主體各自擁有相同字號(hào)，以及在同一種或者類似商品上各自擁有相同或者近似商標(biāo)的情形下，當(dāng)其中一方主體主張其申請(qǐng)注冊(cè)被異議商標(biāo)系對(duì)其字號(hào)及在先注冊(cè)商標(biāo)的延續(xù)時(shí)，人民法院審查判斷被異議商標(biāo)是否應(yīng)予核準(zhǔn)注冊(cè)，除應(yīng)當(dāng)依據(jù)商標(biāo)法的規(guī)定，亦應(yīng)尊重歷史和現(xiàn)狀，尊重業(yè)已形成的市場(chǎng)秩序，全面、審慎、客觀地考量各種因素，以盡量劃清商業(yè)標(biāo)識(shí)之間的界限為指針，公平合理地作出裁判。

考慮到蘇州稻香村公司與北京稻香村公司各自的發(fā)展歷史、現(xiàn)狀以及業(yè)已形成的較為穩(wěn)定的市場(chǎng)格局，兩在先注冊(cè)商標(biāo)和引證商標(biāo)一在被異議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日之前的實(shí)際使用情況和知名度，被異議商標(biāo)與引證商標(biāo)一標(biāo)識(shí)更為相似而與在先注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)有一定差異等因素，原審法院認(rèn)定被異議商標(biāo)不應(yīng)予以核準(zhǔn)注冊(cè)并無不妥。尤其考慮到如果予以注冊(cè)被異議商標(biāo)，一方面，將會(huì)破壞業(yè)已穩(wěn)定的市場(chǎng)共存格局，導(dǎo)致稻香村標(biāo)識(shí)之間的混淆或誤認(rèn)，最終損害消費(fèi)者的利益；另一方面，也不利于蘇州稻香村公司和北京稻香村公司劃清彼此商標(biāo)標(biāo)識(shí)之間的界限，不利于各自企業(yè)的發(fā)展壯大以及稻香村品牌的進(jìn)一步提升。

在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，蘇州稻香村公司和北京稻香村公司只有誠信經(jīng)營(yíng)，彼此互相尊重，才能增強(qiáng)和提升各自企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，煥發(fā)稻香村老字號(hào)的生命和活力，才能得到廣大消費(fèi)者的認(rèn)同和贊譽(yù)，使稻香村老字號(hào)基業(yè)長(zhǎng)青。而任何投機(jī)取巧，希望通過不誠信經(jīng)營(yíng)而獲取他人商譽(yù)的行為都是短視的商業(yè)行為，同時(shí)，也不為法律所支持和保護(hù)，最終也會(huì)損害稻香村老字號(hào)的利益。

6、至此，蘇州稻香村公司意圖擴(kuò)展注冊(cè)“稻香村”商標(biāo)的努力宣告失敗，這一失敗也必然會(huì)對(duì)其之前及之后對(duì)該擴(kuò)展商標(biāo)的使用行為可能面臨的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)埋下伏筆。

北京“稻香村”逆襲注冊(cè)成功

1、北京稻香村公司第1011610號(hào)“稻香村”商標(biāo)具有天生的缺陷，即其核定使用的商品不包括3006群組“糕點(diǎn)”等商品，而蘇州稻香村公司受讓的兩件商標(biāo)卻是注冊(cè)在了3006群組商品之上。造成這種局面的原因，可能跟各自早期經(jīng)營(yíng)的商品有關(guān)。

2、2008年1月18日，北京稻香村公司在“月餅”等商品上申請(qǐng)注冊(cè)6517496號(hào)商標(biāo)（圖4），商標(biāo)網(wǎng)顯示該商標(biāo)尚處于實(shí)質(zhì)審查階段，未初步審定并公告。

（圖4）

3、2010年3月9日，北京稻香村公司在“月餅”等商品上申請(qǐng)注冊(cè)8104706號(hào)商標(biāo)（圖5），商標(biāo)網(wǎng)顯示該商標(biāo)在2015年4月21日注冊(cè)公告。

（圖5）

4、2014年1月14日，北京稻香村公司在“糕點(diǎn)”等商品上申請(qǐng)注冊(cè)13907103號(hào)商標(biāo)（圖6），商標(biāo)網(wǎng)顯示該商標(biāo)在2015年2月28日注冊(cè)公告。

（圖6）

5、北京稻香村公司2008年在3006群組注冊(cè)的“稻香村”商標(biāo)擱置未審，而之后申請(qǐng)的卻已經(jīng)獲準(zhǔn)注冊(cè)，既不正常，又很正常。之所以出現(xiàn)這種局面，和蘇州稻香村公司擴(kuò)展注冊(cè)“稻香村”商標(biāo)一案結(jié)果有著必然的聯(lián)系。

蘇州稻香村公司對(duì)北京稻香村公司在“糕點(diǎn)”等商品上獲準(zhǔn)注冊(cè)“稻香村”商標(biāo)必然不能接受，相關(guān)的無效宣告程序也正在進(jìn)行。北京稻香村公司曾與蘇州稻香村公司簽訂商標(biāo)許可使用合同，雖然從客觀上北京稻香村公司并沒有在糕點(diǎn)等商品上使用蘇州稻香村公司的商標(biāo)，但這一事實(shí)依然能說明北京稻香村公司自認(rèn)為其在沒有“糕點(diǎn)”等商品上的“稻香村”商標(biāo)權(quán)的情況下，其在“糕點(diǎn)”等商品上使用“稻香村”并不具有當(dāng)然的合法性。北京稻香村公司雖然沒有使用蘇州稻香村公司的商標(biāo)，但對(duì)于其使用自己特有字體的“稻香村”商標(biāo)而不被追究侵權(quán)責(zé)任提供了合法的依據(jù)?？傊本┑鞠愦骞臼窃诼惚级嗄曛?，才終于在“糕點(diǎn)”等商品上有了正式的名分。

類似案件的裁判要旨

01、鱷魚案

上訴人（法國）拉科斯特股份有限公司（LACOSTE）（簡(jiǎn)稱拉科斯特公司）因與被上訴人（新加坡）鱷魚國際機(jī)構(gòu)私人有限公司（CROCODILE INTERNATIONAL PTE LTD）（簡(jiǎn)稱鱷魚國際公司）以及被上訴人上海東方鱷魚服飾有限公司北京分公司（簡(jiǎn)稱上海東方鱷魚公司）侵犯商標(biāo)專用權(quán)糾紛一案二審[3]，最高人民法院認(rèn)為：認(rèn)定商標(biāo)近似除通常要考慮其構(gòu)成要素的近似程度外，還可以根據(jù)案件的具體情況，綜合考慮其他相關(guān)因素，在此基礎(chǔ)上認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)是否構(gòu)成混淆性近似。訴爭(zhēng)商標(biāo)雖然在構(gòu)成要素上具有近似性，但綜合考量其他相關(guān)因素，仍不能認(rèn)定其足以造成市場(chǎng)混淆的，不認(rèn)定其構(gòu)成侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)意義上的近似商標(biāo)。

就本案而言，在拉科斯特公司主張權(quán)利的注冊(cè)商標(biāo)中，其鱷魚頭朝右，嘴巴大張，軀干及尾部上布滿塊狀鱗片或裝飾有橫向條紋（圖7，筆者注），其中第213407號(hào)注冊(cè)商標(biāo)鱷魚圖形下還顯著標(biāo)有LACOSTE文字（圖8，筆者注）；鱷魚國際公司使用的被訴標(biāo)識(shí)一、二中的鱷魚頭朝左，被訴標(biāo)識(shí)一中的鱷魚圖形軀干上的鱗片呈立體狀，被訴標(biāo)識(shí)二中的鱷魚圖形整體顏色為黃綠色或黃色，嘴巴張開露出紅色，軀干上有斜向排列的條紋（圖9，筆者注）。被訴標(biāo)識(shí)一、二與拉科斯特公司的系列注冊(cè)商標(biāo)相比，其均為鱷魚圖形，具有一定的近似性，但被訴標(biāo)識(shí)一、二中的鱷魚頭部朝向、體型、鱗片、顏色均與拉科斯特公司主張權(quán)利的鱷魚圖形不同。

特別是，雙方之間的訴爭(zhēng)商標(biāo)在相關(guān)市場(chǎng)中具有特殊的形成歷史和發(fā)展歷程，有特殊的使用和共存狀況，在本案中認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)是否構(gòu)成侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)意義上的近似商標(biāo)，既不能割裂各自形成和發(fā)展的歷史，又不能無視相互之間的共存過程和使用狀態(tài)，否則，就難以作出公平合理的裁判。因此，就本案訴爭(zhēng)商標(biāo)具體情況而言，在認(rèn)定其是否近似時(shí)，僅僅比對(duì)標(biāo)識(shí)本身的近似性是不夠的，還必須綜合考量鱷魚國際公司的主觀意圖、雙方共存和使用的歷史與現(xiàn)狀等因素，結(jié)合相關(guān)市場(chǎng)實(shí)際，進(jìn)行公平合理的判斷。

02、張小泉案

原告杭州張小泉集團(tuán)有限公司與被告上海張小泉刀剪總店、上海張小泉刀剪制造有限公司商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛一案[4]，上海市第二中級(jí)人民法院認(rèn)為：原告的注冊(cè)商標(biāo)、馳名商標(biāo)與兩被告的企業(yè)名稱雖然客觀上存在沖突，但是，本案權(quán)利沖突的產(chǎn)生有其特定的歷史背景和原因，故不能簡(jiǎn)單套用現(xiàn)有的法律制度來處理本案?！皬埿∪逼放频男纬梢延袛?shù)百年歷史，其品牌知名度和聲譽(yù)的產(chǎn)生有著長(zhǎng)期的歷史原因。原告與被告均對(duì)“張小泉”品牌聲譽(yù)的形成作出過一定的貢獻(xiàn)。因此，應(yīng)當(dāng)在考慮特定的歷史背景的前提下，根據(jù)公平、誠實(shí)信用以及保護(hù)在先取得的合法權(quán)利的原則來處理本案。

原告于1964年注冊(cè)“張小泉牌”商標(biāo)，被告“刀剪總店”的企業(yè)名稱于1956年登記，原告的注冊(cè)商標(biāo)與被告“刀剪總店”的企業(yè)名稱的使用時(shí)間均達(dá)數(shù)十年之久。由于原告注冊(cè)商標(biāo)的取得晚于被告“刀剪總店”企業(yè)名稱的使用，因此，根據(jù)保護(hù)在先權(quán)利的原則，被告“刀剪總店”的企業(yè)名稱不構(gòu)成對(duì)原告注冊(cè)商標(biāo)的侵犯。同樣，根據(jù)誠實(shí)信用和保護(hù)在先權(quán)利的原則，原告不能以在后取得的馳名商標(biāo)對(duì)抗“刀剪總店”使用在先的企業(yè)名稱，故被告“刀剪總店”的企業(yè)名稱不構(gòu)成對(duì)原告馳名商標(biāo)的侵害。

被告“刀剪總店”在產(chǎn)品及包裝上突出使用“張小泉”或“上海張小泉”的行為伴隨著其企業(yè)名稱的使用一同發(fā)生，有一個(gè)歷史演變過程?！暗都艨偟辍辈⒎窃谠娴纳虡?biāo)馳名后,為爭(zhēng)奪市場(chǎng)才故意在產(chǎn)品及包裝上突出使用“張小泉”，并且行政法規(guī)、規(guī)章允許企業(yè)使用簡(jiǎn)化名稱和字號(hào)。特別是被告“刀剪總店”被評(píng)為中華老字號(hào)的事實(shí)，證明了“刀剪總店”使用“張小泉”字號(hào)已被廣大消費(fèi)者認(rèn)同，且使用已長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年之久，在相關(guān)消費(fèi)群體中形成了一定的知名度。因此,“刀剪總店”突出使用“張小泉”不具有主觀惡意?？紤]到原告的注冊(cè)商標(biāo)與“刀剪總店”的企業(yè)名稱產(chǎn)生時(shí)的特定歷史背景，從公平和誠信原則出發(fā)，不認(rèn)定被告“刀剪總店”突出使用“張小泉”或“上海張小泉”的行為構(gòu)成對(duì)原告的注冊(cè)商標(biāo)的侵犯和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。但是，為了規(guī)范市場(chǎng)，營(yíng)造良好的公平競(jìng)爭(zhēng)秩序，避免造成相關(guān)消費(fèi)群體對(duì)原、被告產(chǎn)品產(chǎn)生混淆，被告“刀剪總店”今后應(yīng)在商品、服務(wù)上規(guī)范使用其經(jīng)核準(zhǔn)登記的企業(yè)名稱，以便使普通消費(fèi)者能夠正確區(qū)分“張小泉”注冊(cè)商標(biāo)和企業(yè)名稱。

判斷被告“刀剪公司”的企業(yè)名稱是否構(gòu)成對(duì)原告注冊(cè)商標(biāo)和馳名商標(biāo)的侵害，應(yīng)當(dāng)考慮被告“刀剪總店”成立和發(fā)展的歷史過程，應(yīng)當(dāng)考慮被告“刀剪公司”產(chǎn)生的歷史背景。根據(jù)被告“刀剪總店”的歷史沿革及保護(hù)在先權(quán)利的原則，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被告“刀剪公司”的企業(yè)名稱不構(gòu)成對(duì)原告的注冊(cè)商標(biāo)和馳名商標(biāo)的侵犯。但是，為避免相關(guān)消費(fèi)者對(duì)原、被告產(chǎn)品發(fā)生混淆，被告“刀剪總店”、“刀剪公司”今后在企業(yè)發(fā)展過程中，應(yīng)當(dāng)充分尊重原告的注冊(cè)商標(biāo)和馳名商標(biāo)，不得在企業(yè)轉(zhuǎn)讓、投資等行為中再擴(kuò)展使用其“張小泉”字號(hào)，被告“刀剪總店”對(duì)“刀剪公司”不持有股份時(shí)，“刀剪公司”不得在企業(yè)名稱中再使用“張小泉”文字。

03、狗不理案

上訴人狗不理集團(tuán)有限公司與被上訴人濟(jì)南市大觀園商場(chǎng)天豐園飯店侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一案[5]，山東省高級(jí)人民法院認(rèn)為：上訴人狗不理集團(tuán)公司所有的“狗不理”注冊(cè)服務(wù)商標(biāo)與被上訴人天豐園飯店的“狗不理豬肉灌湯包”商品名稱，客觀上存在權(quán)利沖突，一種權(quán)利是注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，另一種權(quán)益是商品名稱權(quán)。但權(quán)利沖突的產(chǎn)生有其特定的歷史背景和原因。

根據(jù)一、二審查明的事實(shí)，天豐園飯店在濟(jì)南這一特定地域內(nèi)經(jīng)營(yíng)“狗不理”豬肉灌湯包的歷史由來已久，自20世紀(jì)40年代即已在濟(jì)南扎根，1956年公私合營(yíng)后，天豐園飯店的營(yíng)業(yè)面積擴(kuò)大，在其原址上不斷發(fā)展，成為今天的天豐園飯店。雖然天豐園飯店的經(jīng)營(yíng)效益不穩(wěn)定，但一直經(jīng)營(yíng)“狗不理”豬肉灌湯包這一食品。而狗不理集團(tuán)公司取得“狗不理”注冊(cè)服務(wù)商標(biāo)的時(shí)間是1994年10月。綜上可見，天豐園飯店對(duì)于“狗不理”風(fēng)味豬肉灌湯包的經(jīng)營(yíng)，具有一個(gè)歷史承襲演變的過程，并非是在狗不理集團(tuán)公司所有的“狗不理”商標(biāo)經(jīng)過注冊(cè)并馳名后，為爭(zhēng)奪市場(chǎng)才故意使用“狗不理”三字，并沒有違背市場(chǎng)公認(rèn)的商業(yè)道德，不存在搭他人便車、利用狗不理集團(tuán)公司的“狗不理’’注冊(cè)服務(wù)商標(biāo)聲譽(yù)的主觀惡意。因此，天豐園飯店對(duì)于“狗不理”豬肉灌湯包這一商品名稱的使用是善意的，而且屬于在先使用。只要天豐園飯店規(guī)范使用這一商品名稱，即不存在侵犯狗不理集團(tuán)公司所有的“狗不理”注冊(cè)服務(wù)商標(biāo)專用權(quán)的問題。

對(duì)“稻香村”商標(biāo)侵權(quán)案的一點(diǎn)思考

1、鱷魚案中，一只鱷魚頭朝左，一只鱷魚頭朝右，消費(fèi)者混淆、誤認(rèn)是必然的結(jié)果。雖然雙方標(biāo)識(shí)亦包含其他因素，但終究是鱷魚，兩條鱷魚的聽覺傳播效果會(huì)加大混淆的可能性。張小泉案中，上海張小泉刀剪總店這一企業(yè)名稱的使用也必然讓消費(fèi)者摸不著頭腦。狗不理案中，亦會(huì)是相同的結(jié)果。這三個(gè)案件，之所以最后認(rèn)定被訴侵權(quán)行為不構(gòu)成侵權(quán)，無一例外的都考慮了歷史因素。

2、在處理此類案件時(shí)，對(duì)歷史因素的考慮，實(shí)際上是對(duì)特定歷史背景下訴爭(zhēng)標(biāo)識(shí)使用歷史的尊重，是對(duì)被訴侵權(quán)人主觀善意使用意圖的肯定。在此情況下，如果中規(guī)中矩的依據(jù)《商標(biāo)法》對(duì)訴爭(zhēng)標(biāo)識(shí)的使用現(xiàn)狀與權(quán)利商標(biāo)進(jìn)行比對(duì)，必然導(dǎo)致對(duì)訴爭(zhēng)標(biāo)識(shí)權(quán)利人不公平的裁判結(jié)果。因此，即便訴爭(zhēng)標(biāo)識(shí)的使用具有現(xiàn)實(shí)混淆可能性，也不能禁止該標(biāo)識(shí)的繼續(xù)使用。雖然司法判決最終回歸到了混淆要件，并進(jìn)一步進(jìn)行理論闡述，以期說明不會(huì)導(dǎo)致混淆誤認(rèn)，但這只是對(duì)法律適用進(jìn)行的技術(shù)性處理，究其本質(zhì)，是對(duì)《商標(biāo)法》的適用給予了一定的限制。

3、回歸到“稻香村”商標(biāo)之爭(zhēng)：北京稻香村公司因其傳統(tǒng)制作工藝的限制以及公司體制的局限性，使其在現(xiàn)代商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中必然處于裹足前行的狀態(tài)。而與之相反，蘇州稻香村公司的快速擴(kuò)張，則無疑在南北“稻香村”競(jìng)爭(zhēng)中更具優(yōu)勢(shì)。尤其是蘇州稻香村公司對(duì)北京市場(chǎng)的大舉進(jìn)入，一定讓北京稻香村公司有種被打入大本營(yíng)的感覺。此次北京稻香村公司在北京起訴蘇州稻香村公司，可能正是基于此。

4、北京稻香村公司對(duì)“稻香村”商標(biāo)在“糕點(diǎn)”等商品上作為未注冊(cè)商標(biāo)使用并最終逆襲注冊(cè)成功，實(shí)際上已經(jīng)在先侵入了蘇州稻香村的領(lǐng)地范圍。這種使用以及獲準(zhǔn)注冊(cè)，很難說具有絕對(duì)的合理性以及合法性。蘇州稻香村受讓的上世紀(jì)八十年代的標(biāo)識(shí)，顯然已經(jīng)不符合當(dāng)前的審美，其基于在先注冊(cè)商標(biāo)而進(jìn)行在后的擴(kuò)展，雖然必然會(huì)加重混淆的發(fā)生，但本身具有正當(dāng)?shù)睦碛伞?br/>

在蘇州稻香村擴(kuò)展注冊(cè)“稻香村”商標(biāo)案件中，最高人民法院“而任何投機(jī)取巧，希望通過不誠信經(jīng)營(yíng)而獲取他人商譽(yù)的行為都是短視的商業(yè)行為，同時(shí)，也不為法律所支持和保護(hù)，最終也會(huì)損害稻香村老字號(hào)的利益?！边@一評(píng)價(jià)內(nèi)容，恐怕就是在否定蘇州稻香村公司擴(kuò)展注冊(cè)的主觀善意。但筆者認(rèn)為，之所以造成“稻香村”的混亂，北京稻香村公司對(duì)此負(fù)有不可推卸的責(zé)任。

5、南北“稻香村”之爭(zhēng)，表面上看是標(biāo)識(shí)是否近似、商品是否類似的判斷，但案件處理的結(jié)果，實(shí)質(zhì)上是對(duì)雙方商業(yè)利益的平衡。從個(gè)人感情、對(duì)北京“稻香村”的熟悉程度以及先入為主的觀念來說，我傾向于給予北京稻香村公司更多的保護(hù)。這種傾向，恐怕也是蘇州稻香村公司客場(chǎng)應(yīng)訴的劣勢(shì)所在。但為了劃清彼此商業(yè)標(biāo)識(shí)的界限，絕對(duì)的保護(hù)北京稻香村公司，而完全限制蘇州稻香村公司對(duì)商業(yè)標(biāo)識(shí)的擴(kuò)展，無疑有失公允。

無論司法如何裁判，筆者認(rèn)為：北京稻香村公司在“糕點(diǎn)”等商品上取得“稻香村”商標(biāo)權(quán)的事實(shí)恐怕已經(jīng)難以改變。雖然蘇州稻香村公司會(huì)不遺余力的反對(duì)，但木已成舟的結(jié)果恐怕難以改變?；貧w到市場(chǎng)，在北京稻香村公司在“稻香村”文字之前附加“北京”及“三禾”標(biāo)志的情況下，蘇州稻香村公司在“稻香村”文字基礎(chǔ)上附加“蘇州”及其他顯著性標(biāo)識(shí)，既是其對(duì)劃清彼此商業(yè)標(biāo)識(shí)界限的努力、對(duì)消費(fèi)者的負(fù)責(zé)，又是對(duì)老字號(hào)文化健康傳承的貢獻(xiàn)，還可以彰顯其品牌自信。南北“稻香村”之爭(zhēng)的解決路徑，以此為上。

注釋：

[1]北京市海淀區(qū)人民法院（2013）海民初字第06717號(hào)民事調(diào)解書

[2]最高人民法院（2014）知行字第85號(hào)行政裁定書

[3]最高人民法院（2009）民三終字第3號(hào)民事判決書

[4]上海市第二中級(jí)人民法院（1999）滬二中知初字第13號(hào)民事判決書

[5]山東省高級(jí)人民法院（2006）濟(jì)民三初字第229號(hào)民事判決

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：劉東海  北京市長(zhǎng)安律師事務(wù)所律師 合伙人

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對(duì)：IPRdaily   縱橫君

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