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來源:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)
作者:陳劍聰 專利代理人
原標題:專利感想之創(chuàng)造性O(shè)A答辯的三大原則
創(chuàng)造性作為專利授權(quán)實質(zhì)性條件中最為重要的條款,在發(fā)明專利實質(zhì)審查中占據(jù)重要地位。創(chuàng)造性成為發(fā)明實質(zhì)審查中必經(jīng)的一個檻。當創(chuàng)造性審查成為主線時,其發(fā)出的關(guān)于創(chuàng)造性的審查意見通知書(OA)隨之而來,而代理人或申請人在答辯該創(chuàng)造性O(shè)A時也隨之增多。
從審查的角度,例如專利復(fù)審委員會官方網(wǎng)站上公開發(fā)表的《問題導(dǎo)向下的我國創(chuàng)造性評判標準研究》,可以詳細說明創(chuàng)造性審查的三步法的每一步的立法本意和各步驟的內(nèi)涵。在此環(huán)境下,我想從代理人的角度說明創(chuàng)造性O(shè)A答辯的一些看法。
在由美國伊藤穰一和杰夫·豪合著的《爆裂》這本書中,麻省理工學(xué)院媒體實驗室(MIT Media Lab)主任伊藤穰一以歷史上一些重大發(fā)明(包括他們自己的發(fā)明)的誤判作為講述的起點,介紹了他對未來的三點認識,即不對稱性、復(fù)雜性和不確定性。
面對這樣不對稱性、復(fù)雜性和不確定性的未來,伊藤穰一從9個角度談了他的看法,給出了九大原則,分別是:涌現(xiàn)優(yōu)于權(quán)威、拉力優(yōu)于推力、指南針優(yōu)于地圖、風險優(yōu)于安全、違抗優(yōu)于服從、實踐優(yōu)于理論、多樣性優(yōu)于能力、韌優(yōu)優(yōu)于力量和系統(tǒng)優(yōu)于個體。
正如在他在指南針優(yōu)于地圖戰(zhàn)略中指出,各項指導(dǎo)原則不會引導(dǎo)你去一個特定的目的地。它們像指南針一樣發(fā)揮作用,在創(chuàng)新的過程中為你指明方向,不管你選擇哪片區(qū)域。
這本書是根據(jù)未來的特點,而對長久以來的“范式”進行重新的思考(“范式”是由信仰、偏見、行為模式和風俗習(xí)慣所組成的矩陣構(gòu)成了引導(dǎo)我們思考、做決定的一系列規(guī)則),從歷史出發(fā)指向適應(yīng)未來的幾大原則。采用的,本質(zhì)上是一種比較評判方法。
而創(chuàng)造性審查中的“三步法”也正是一種比較評判方法。具體體現(xiàn)為三個步驟:首先,以確定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)為基準點;然后,通過將發(fā)明與該基準點所代表的現(xiàn)有技術(shù)狀況進行比較,以客觀確定發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)具備哪些“特點”(即區(qū)別特征),以及這些“特點”的引入使得發(fā)明對現(xiàn)有技術(shù)作出何種貢獻(即實際解決了什么技術(shù)問題);最后,以評判者所模擬的本領(lǐng)域技術(shù)人員由該最接近現(xiàn)有技術(shù)起點出發(fā)、以該現(xiàn)有技術(shù)所代表的現(xiàn)有技術(shù)狀況為基礎(chǔ)、能否解決上述技術(shù)問題為指標,判斷發(fā)明是否顯而易見。
那么,在創(chuàng)造性的OA答辯中,從代理人的角度,我給出了1個要義和3個原則的看法。
在創(chuàng)造性答辯中,其是一種聽證原則的體現(xiàn),是申請人或代理人對審查員提供一種文字上的答辯。這種文字上的答辯最終要體現(xiàn)的要義是說服力。也就是,答辯要有說服力,說服力是答辯的要義。
為實現(xiàn)答辯的說服力的要義,同樣采用比較評判方法,我總結(jié)了三大原則:
一、技術(shù)細節(jié)優(yōu)于法條解釋
創(chuàng)造性審查,是基于比較評價上,在發(fā)明技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)比較的基礎(chǔ)上,結(jié)合三步法的法理性理解給出創(chuàng)造性的評價。因此,首先是技術(shù)事實,然后是技術(shù)事實上的法律適用。
因此,在創(chuàng)造性O(shè)A答辯的過程中,如果能提供更多隱藏在發(fā)明技術(shù)和/或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)細節(jié),尤其是發(fā)明申請中的技術(shù)細節(jié),而這些技術(shù)細節(jié)如果又恰恰是審查員想知道的,或者是不知道的,那么有可能基于更深入的技術(shù)細節(jié)上,就會出現(xiàn)不同的有無創(chuàng)造性的法律適用的評價。
在筆者代理的一個創(chuàng)造性O(shè)A答辯的專利申請案中,對比文件1(CN102835651A)公開了一種基于膜技術(shù)提取蟲草頭孢菌絲體的方法,在說明書所有實施例1-3中均公開了用一次微濾過濾,得到蟲草頭孢菌絲體,并公開了該微濾過濾膜的孔徑是50-1000nm。
而本案專利申請與對比文件1的區(qū)別特征在于,專利申請用了兩次過濾步驟,先是微濾后是超濾,其中微濾膜是過濾孔徑為450-600nm的陶瓷膜,超濾膜是過濾孔徑為150-300nm的陶瓷膜。兩次過濾用的孔徑都在對比文件1公開的范圍內(nèi)。
于是,審查意見認為,過濾的次數(shù)和過濾膜的孔徑都是常規(guī)技術(shù)手段。
筆者詳細分析了對比文件1的說明書和實施例1-3,對實施例1-3的各個含量進行具體的分析,并根據(jù)記載算出各個實施例蟲草頭孢菌絲體的收率,形成如下的表格:
然后從該表格得出兩個結(jié)論:
1.其固形物收率都沒有達到98%。
2.其給出了這樣的技術(shù)啟示,在原料固體含量相同的情況下,其孔徑從50nm到100nm到500nm,其一次過濾然后干燥后的重量是依次遞增的,其固形物收率也是依次遞增的。
因此,如果在對比文件1的基礎(chǔ)上,一次微濾之后,想再微濾一次,本領(lǐng)域技術(shù)人員有動機選擇的是孔徑大的500nm的微濾膜再過濾一次,不論第一次孔徑用的是50、100還是500nm,其第二次的選擇動機都是在更大的孔徑之上。
而這兩個結(jié)論構(gòu)成了與本案專利申請效果上的不同以及相反的技術(shù)啟示。
本案專利申請明確記載了兩次過濾的效果是固形物收率高于98%以及技術(shù)手段是先孔徑大后孔徑小的兩次過濾。
最終,審查員接受了本案專利申請創(chuàng)造性的OA答辯,一審之后下了授權(quán)。
本案只是舉例,旨在說明挖掘了對比文件1的技術(shù)細節(jié),在對比文件1的技術(shù)細節(jié)的基礎(chǔ)上,形成兩個確定的結(jié)論,然后再將此兩個結(jié)論與本案專利申請對比,從而在更深入的技術(shù)細節(jié)上,再進行創(chuàng)造性的法條解釋,比單純的法條解釋,或者將重點放在法條解釋上更有說服力。
二、有理有據(jù)優(yōu)于超范圍解釋
在筆者代理的創(chuàng)造性O(shè)A答辯中,在與發(fā)明人的溝通中,碰到發(fā)明人解釋技術(shù)的創(chuàng)造性時,說了很多在原申請文件中沒有記載或者不能得出的內(nèi)容,并以此超出原申請文件范圍的內(nèi)容來說明創(chuàng)造性。也在第二次審查意見的回復(fù)中見到,這樣的內(nèi)容沒有在權(quán)利要求中體現(xiàn),或者無法在權(quán)利要求中體現(xiàn)(如果體現(xiàn),則修改超范圍),而不被接受。
而有理有據(jù),即是在充分說理的同時,是有所依據(jù)的。所說的依據(jù)可分為局部引用和整體引用。局部引用,例如說明書中在哪里記載了該特征或作用;整體引用,例如對比文件1整體是怎樣的一個對比文件或怎樣的發(fā)明構(gòu)思。
在筆者代理的另一個創(chuàng)造性O(shè)A答辯的專利申請案中,為了說明對比文件1(CN102535581A)的內(nèi)外磚體的孔隙率是一致的以及說明其是一次壓制成型制備方法,具體引用了其說明書第[0023]-[0024]段的記載內(nèi)容來說明分析,從而進一步具體比較本案專利申請在孔隙率和制備方法(乳化開孔)上的差異,以及空隙率的差異如何帶來兩者制備方法轉(zhuǎn)換上的困難。最后再引用審查員檢索的所有A類文獻CN202298645U、CN202039384U和JP2015183493A來說明根據(jù)孔隙率不一致,形成分級過濾不是一種常規(guī)技術(shù)手段。
最終,審查員接受了本案專利申請創(chuàng)造性的OA答辯,一審之后下了授權(quán)。
本案也是舉例,旨在說明以引用的方式(有依據(jù))來說理,比沒有依據(jù)的超范圍解釋更有說服力。
三、邏輯推理優(yōu)于單點分析
在創(chuàng)造性評價的三步法中,所涉及的區(qū)別特征、技術(shù)效果、技術(shù)問題是一條環(huán)環(huán)相扣的鏈條,是一條基于邏輯推理的邏輯鏈。由區(qū)別特征所能產(chǎn)生的技術(shù)效果確定技術(shù)問題,技術(shù)效果是由區(qū)別特征體現(xiàn)的。這些都說明了邏輯鏈上的區(qū)別特征、技術(shù)效果、技術(shù)問題是環(huán)環(huán)相扣的,是閉環(huán)的。
例如,在筆者代理的第一個案例中,引入技術(shù)細節(jié),從區(qū)別特征開始,以及其能帶來的技術(shù)效果來確定基本問題是,提供一種能確保酵蟲草菌粉固形物收率高于98%的提純工藝。既說明區(qū)別特征是什么,也說明該區(qū)別特征能產(chǎn)生的技術(shù)效果,以及以區(qū)別特征達到的技術(shù)效果為依據(jù)確定技術(shù)問題或者解決了怎么樣的技術(shù)問題。
也即旨在說明,邏輯推理說明邏輯鏈上的三個點,比單點分析(例如只論證技術(shù)問題的非顯而易見性)更有說服力。
以上,是筆者的一些讀書感想引出分析評判方法,然后根據(jù)創(chuàng)造性三步法的分析評判方法引出創(chuàng)造性O(shè)A答辯中的分析評判方法,談了一個要義和三大原則,以望對讀者有點裨益。
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作者:陳劍聰 專利代理人
編輯:IPRdaily趙珍 校對:IPRdaily縱橫君
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