收到美國(guó)專利「終審意見」Final OA后的六種處理方式

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作者：顧雯雯  Timothy Maier  美國(guó)律所：Maier&Maier PLLC

供稿：大橘專利（ID：gh_3f578cd38603）

原標(biāo)題：收到“駁回決定”Final OA后的幾種處理方式

美國(guó)專利審查制度相對(duì)于中國(guó)有其獨(dú)特性，其中之一便是它的“終審意見”（Final Office Action，簡(jiǎn)稱：Final OA），對(duì)于Final OA的應(yīng)對(duì)方式是多種多樣的，那么在收到Final OA之后，能做些什么呢？      

之前我們不止一次的提到大部分美國(guó)專利申請(qǐng)?jiān)诘诙螌彶橐庖娡ㄖ獣碾A段收到的是Final Office Action（Final OA），類似于我們中國(guó)專利的駁回決定（雖然很多人都強(qiáng)調(diào)這里的Final并不表示Final，僅僅表示你交給專利局的審查費(fèi)用完了）。那么在你收到Final OA之后，能做些什么呢？簡(jiǎn)單的說(shuō)，有以下幾種處理方式：

直接按審查員的意見修改

這種方式多出現(xiàn)在審查員已經(jīng)指出或者同意某一項(xiàng)或者多項(xiàng)權(quán)利要求是有授權(quán)前景的情況下。如果你希望申請(qǐng)盡快授權(quán)，可以僅僅保留審查員認(rèn)為有授權(quán)前景的權(quán)利要求，而刪除或者修改其他的權(quán)利要求使得整個(gè)申請(qǐng)?zhí)幱诳墒跈?quán)的狀態(tài)。

此種方式可以使得專利獲得盡快的授權(quán)，申請(qǐng)人可以通過提交連續(xù)申請(qǐng)或者部分連續(xù)申請(qǐng)的方式繼續(xù)其他被刪除權(quán)利要求的進(jìn)一步申請(qǐng)。

提繼續(xù)審查請(qǐng)求RCE

如果不能通過刪除或者其他按照審查員的意見修改，使得申請(qǐng)達(dá)到審查員一目了然可以授權(quán)的狀態(tài)，而你又希望申請(qǐng)繼續(xù)被審查，而不是視撤，此時(shí)你可以選擇提交繼續(xù)審查請(qǐng)求RCE。RCE這種方式適用于需要對(duì)權(quán)利要求做實(shí)質(zhì)修改的情況，例如必須通過補(bǔ)入說(shuō)明書中的內(nèi)容才可以使得權(quán)利要求區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)。

RCE可以在Final OA 發(fā)出的6個(gè)月內(nèi)的任何時(shí)間提出，不過提交時(shí)間的不同可能會(huì)伴隨有一定的延期費(fèi)用。

RCE之后，通常申請(qǐng)人又得到了兩次審查意見通知書的機(jī)會(huì)，但是如果審查員認(rèn)為根據(jù)之前的證據(jù)可以直接給出結(jié)論，也可以直接發(fā)出Final OA。所以大多數(shù)時(shí)候，申請(qǐng)人會(huì)選擇在收到Advisory Action（AA）之后才提交RCE，這樣做可以在很大程度上避免提交RCE之后第一次審查意見通知書就是駁回決定Final OA，浪費(fèi)一次RCE。

After Final Consideration Pilot Program (AFCP)2.0

AFCP2. 0是USPTO在2013年5月19日開始實(shí)施的試點(diǎn)項(xiàng)目。AFCP2.0要求申請(qǐng)人必須對(duì)至少一個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求進(jìn)行不擴(kuò)大保護(hù)范圍的修改，同時(shí)同意在審查員覺得必要時(shí)的會(huì)晤。如果申請(qǐng)人認(rèn)為針對(duì)其修改和/或答復(fù)，審查員只需要進(jìn)行有限的進(jìn)一步檢索和/或考慮就會(huì)授權(quán)，則可以采用AFCP2.0。如果審查員認(rèn)為需要的工作量超過其應(yīng)該花費(fèi)在AFCP2.0的工作量，則會(huì)發(fā)出Advisory Action (AA)告知申請(qǐng)人應(yīng)提交RCE來(lái)繼續(xù)審查。一般認(rèn)為審查員可以花費(fèi)3個(gè)小時(shí)在一件AFCP2.0上，工作量超過這個(gè)時(shí)間時(shí)，審查員就會(huì)發(fā)出AA。

AFCP2.0這個(gè)程序本身是免官費(fèi)的，但是需要支付律師費(fèi)，其中包括可能的會(huì)晤費(fèi)用。

Appeal 上訴程序

Appeal程序類似于中國(guó)的復(fù)審程序，申請(qǐng)人需要首先提交Notice of Appeal, 并在之后的兩個(gè)月內(nèi)遞交正式的Appeal Brief，自此，相應(yīng)的申請(qǐng)被轉(zhuǎn)交給PTAB進(jìn)行后續(xù)由三名資深審查員組成的合議組對(duì)案子進(jìn)一步的審查。

由于通常RCE繼續(xù)審查的審查員還是原來(lái)的審查員，所以當(dāng)你覺得審查員本身對(duì)案情的理解有誤，同時(shí)又固執(zhí)己見難以說(shuō)服的時(shí)候，可以考慮使用Appeal程序。

Appeal程序有一定的費(fèi)用，其中提交Notice of Appeal 的費(fèi)用是$800（大實(shí)體）。兩個(gè)月內(nèi)如果覺得確實(shí)有必要進(jìn)行后續(xù)的程序，需要遞交Appeal Brief，同時(shí)支付轉(zhuǎn)交PTAB的費(fèi)用$2000（大實(shí)體）。

Pre-Appeal Brief 程序

申請(qǐng)人也可以在提交Notice of Appeal的同時(shí)提出Pre-Appeal Brief。但是Pre-Appeal的使用對(duì)于提出理由有嚴(yán)格的要求，必須是：（1）駁回理由有明顯不當(dāng)或無(wú)依據(jù)；（2）駁回理由有明顯的事實(shí)錯(cuò)誤或法律錯(cuò)誤。如果申請(qǐng)人認(rèn)為審查員至少在部分意見上存在明顯錯(cuò)誤，并且是有事實(shí)基礎(chǔ)，可以就該部分意見提Pre-Appeal。注意該程序不適用審查員和申請(qǐng)人對(duì)于權(quán)利要求的解釋或者現(xiàn)有技術(shù)教導(dǎo)的理解上存在差異的情況。

在提Pre-Appeal時(shí)需提交申請(qǐng)書以及一份不多于5頁(yè)的意見書來(lái)陳述駁回意見的明顯不正確。在申請(qǐng)人提出Pre-Appeal請(qǐng)求之后，合議小組將會(huì)在45天內(nèi)做出合議組決定。正常的Appeal程序，申請(qǐng)人需要在Notice of Appeal遞交2個(gè)月內(nèi)給出Appeal Brief，但是如果你提出Pre-Appeal的話，你的Appeal Brief可以在Pre-Appeal決定給出后一個(gè)月之內(nèi)提交，因此，此決定相當(dāng)于給申請(qǐng)人提供了一個(gè)是否要繼續(xù)后續(xù)的Appeal Brief的考慮的基礎(chǔ)。（但Pre-Appeal被使用的頻率并不是很高，有人認(rèn)為真正在這個(gè)程序中得到直接授權(quán)的概率很小，只有百分之幾，大部分時(shí)候得到的還是建議繼續(xù)Appeal或者是通過RCE重新開啟審查程序，所以意義不大。但也有人推薦這個(gè)程序，認(rèn)為此程序本身是免費(fèi)的，在特定情況下還是更為經(jīng)濟(jì)。）

與RCE等程序不同的是，提請(qǐng)Pre-Appeal后除了原來(lái)的審查員還會(huì)加入兩位新成員組成審議小組，通常其中有一位是原審查員的上級(jí)核準(zhǔn)人。審議決定主要包括以下四種情形：1）Pre-Appeal因不符合要求而被撤銷；2）建議進(jìn)入上訴Appeal程序；3）專利申請(qǐng)得到授權(quán)；或4）重新開啟專利審查程序。

Pre-Appeal本身并不存在任何費(fèi)用，只需在繳納提交Notice of Appeal 的$800。盡管如此，律師費(fèi)是需要掏的。好處是合議組審查代替單個(gè)審查員審查，缺點(diǎn)是無(wú)法修改權(quán)利要求，不能要求會(huì)晤。

連續(xù)申請(qǐng)CA或者部分連續(xù)申請(qǐng)CIP

在收到Final Rejection的6個(gè)月之內(nèi)，只要申請(qǐng)還沒有結(jié)案，你都可以以本申請(qǐng)為基礎(chǔ)提連續(xù)申請(qǐng)或者部分連續(xù)申請(qǐng)，在享受相應(yīng)優(yōu)先權(quán)日的同時(shí)，開啟一份新的申請(qǐng)。

以上介紹了針對(duì)Final Office Action的幾種答復(fù)方式，申請(qǐng)人需要根據(jù)Final OA中的具體內(nèi)容，以及申請(qǐng)人對(duì)于保護(hù)范圍、時(shí)間的緊迫性以及費(fèi)用等多個(gè)方面的需求來(lái)進(jìn)行具體的選擇。但是需要注意的是，一旦Final OA發(fā)出，一個(gè)6個(gè)月即將視撤的時(shí)鐘就開始計(jì)時(shí)了，你必須采取相應(yīng)的措施來(lái)暫停這個(gè)時(shí)鐘的繼續(xù)計(jì)時(shí)，上面的RCE，AFCP2.0，以及Appeal都可以達(dá)到這個(gè)效果。你可以組合使用，例如可以在提交RCE的同時(shí)，提交連續(xù)申請(qǐng)等。

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作者：顧雯雯， Timothy Maier,  美國(guó)律所：Maier&Maier PLLC

供稿：大橘專利（ID：gh_3f578cd38603）

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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