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作者:杜欣 超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司
原標(biāo)題:涉及優(yōu)先權(quán)的專利申請(qǐng)文件的撰寫
在專利代理實(shí)務(wù)過程中,會(huì)遇到一些已經(jīng)提交的專利申請(qǐng)需要應(yīng)申請(qǐng)人的要求或者一些實(shí)際需求要求優(yōu)先權(quán),例如以下情況:
(1)申請(qǐng)人自發(fā)明或者實(shí)用新型在外國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起12個(gè)月內(nèi),又依照該外國(guó)同中國(guó)簽訂的協(xié)議或者共同參加的國(guó)際條約在中國(guó)就相同主題提出專利申請(qǐng);
(2)在先申請(qǐng)僅闡述具體的技術(shù)方案,但缺乏相應(yīng)技術(shù)效果的數(shù)據(jù)(在先申請(qǐng)暫未實(shí)施,所以相應(yīng)技術(shù)效果暫時(shí)無法獲得);
(3)在先申請(qǐng)的技術(shù)方案描述比較粗略,需進(jìn)行細(xì)節(jié)補(bǔ)充(發(fā)明人只想到粗略的技術(shù)框架,暫未想到技術(shù)細(xì)節(jié));
(4)在先申請(qǐng)權(quán)利要求中僅限定了很具體的技術(shù)方案,專利保護(hù)范圍太窄。
《審查指南》6.2.2要求本國(guó)優(yōu)先權(quán)的6.2.2.1在先申請(qǐng)和要求優(yōu)先權(quán)的在后申請(qǐng)中規(guī)定:
在先申請(qǐng)和要求優(yōu)先權(quán)的在后申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定:
(1) 在先申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)是發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng),不應(yīng)當(dāng)是外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng),也不應(yīng)當(dāng)是分案申請(qǐng)。
(2) 在先申請(qǐng)的主題沒有要求過外國(guó)優(yōu)先權(quán)或者本國(guó)優(yōu)先權(quán),或者雖然要求過外國(guó)優(yōu)先權(quán)或者本國(guó)優(yōu)先權(quán),但未享有優(yōu)先權(quán)。
(3) 該在先申請(qǐng)的主題,尚未授予專利權(quán)。
(4) 要求優(yōu)先權(quán)的在后申請(qǐng)是在其在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日起十二個(gè)月內(nèi)提出的。
審查上述第(3) 項(xiàng)時(shí),以要求優(yōu)先權(quán)的在后申請(qǐng)的申請(qǐng)日為時(shí)間判斷基準(zhǔn)。審查上述第(4) 項(xiàng)時(shí),對(duì)于要求多項(xiàng)優(yōu)先權(quán)的,以最早的在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日為時(shí)間判斷基準(zhǔn),即要求優(yōu)先權(quán)的在后申請(qǐng)的申請(qǐng)日是在最早的在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日起十二個(gè)月內(nèi)提出的。
在先申請(qǐng)不符合上述規(guī)定情形之一的,針對(duì)不符合規(guī)定的那項(xiàng)要求優(yōu)先權(quán)聲明,審查員應(yīng)當(dāng)發(fā)出視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書。
審查優(yōu)先權(quán)時(shí),如果發(fā)現(xiàn)專利局已經(jīng)對(duì)在先申請(qǐng)發(fā)出授予專利權(quán)通知書和辦理登記手續(xù)通知書,并且申請(qǐng)人已經(jīng)辦理了登記手續(xù)的,審查員應(yīng)當(dāng)針對(duì)在后申請(qǐng)發(fā)出視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書。初步審查中,審查員只審查在后申請(qǐng)與在先申請(qǐng)的主題是否明顯不相關(guān),不審查在后申請(qǐng)與在先申請(qǐng)的實(shí)質(zhì)內(nèi)容是否一致。當(dāng)其申請(qǐng)的主題明顯不相關(guān)時(shí),審查員應(yīng)當(dāng)發(fā)出視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書。
那么,在專利申請(qǐng)文件的撰寫過程中,代理人需要注意以下幾種情況的在后申請(qǐng)不能享受在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。
(1)在后申請(qǐng)與在先申請(qǐng)中的一個(gè)或多個(gè)特征存在上、下位的關(guān)系;
在后申請(qǐng)要求保護(hù)的主題中,所采用的一個(gè)或多個(gè)特征與在先申請(qǐng)的說明書和權(quán)利要求書中記載的特征為上、下位關(guān)系,則在后申請(qǐng)所要求保護(hù)的主題不能享有優(yōu)先權(quán)。
例如:在先申請(qǐng)記載了一種下位的裝置,在后申請(qǐng)請(qǐng)求保護(hù)一種上位的系統(tǒng),在后申請(qǐng)包含上位的系統(tǒng)的技術(shù)方案在在先申請(qǐng)中并沒有記載,盡管在先申請(qǐng)中記載了下位的技術(shù)方案且實(shí)際應(yīng)用中二者確實(shí)為上下位概念,但也不能夠基于在先申請(qǐng)直接和毫無疑義的確定上位的技術(shù)方案,在后申請(qǐng)不能享受在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。
(2)慣用手段的直接置換
如果在后申請(qǐng)要求享受在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán),但在后申請(qǐng)中的一個(gè)或多個(gè)技術(shù)特征是在先申請(qǐng)中一個(gè)或多個(gè)技術(shù)特征的慣用手段的直接置換,則在后申請(qǐng)不能享受在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán);
例如:在先申請(qǐng)記載了一種包含紅外測(cè)距的裝置,在后申請(qǐng)請(qǐng)求保護(hù)一種包含超聲波測(cè)距的裝置,盡管紅外測(cè)距和超聲波測(cè)距屬于慣用手段的直接置換,但由于在先申請(qǐng)包含紅外測(cè)距的裝置不能夠直接和毫無疑義地確定在后申請(qǐng)的包涵超聲波測(cè)距的裝置,所以,在后申請(qǐng)不能享受在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。
(3)數(shù)值范圍部分重疊
如果在后申請(qǐng)請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案中包含數(shù)值范圍,而該數(shù)值范圍與在先申請(qǐng)記載的數(shù)值范圍不完全相同,而是部分重疊,則在后申請(qǐng)不能享受在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。
例如:在先申請(qǐng)中記載了一種結(jié)構(gòu)加工方法,為了加工具備某種特性的結(jié)構(gòu),需要在壓力為1.5標(biāo)準(zhǔn)大氣壓~2標(biāo)準(zhǔn)大氣壓之間,而在后申請(qǐng)同樣請(qǐng)求保護(hù)一種結(jié)構(gòu)加工方法,該結(jié)構(gòu)需要在壓力為1.8標(biāo)準(zhǔn)大氣壓~2.5大氣壓之間,二者存在部分重疊,在后申請(qǐng)無法享受在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。
(4)在后申請(qǐng)的技術(shù)方案增加了技術(shù)特征
在后申請(qǐng)要求保護(hù)的主題中有一個(gè)或者部分技術(shù)特征未記載于在先申請(qǐng)記載的方案,即在后申請(qǐng)要求保護(hù)的主題相對(duì)于在先申請(qǐng)記載的技術(shù)方案增加了技術(shù)特征,則在后申請(qǐng)不能享受在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。
例如:在先申請(qǐng)記載了技術(shù)方案A和實(shí)施例a1、a2,在后申請(qǐng)記載了技術(shù)方案A和實(shí)施例a1、a3,a3相當(dāng)于增加的技術(shù)特征,且a3并非根據(jù)公知常識(shí)能夠確定是A必須包括的技術(shù)特征,這時(shí),a1可以享有優(yōu)先權(quán),但是a3由于無法由a2直接且毫無疑義的確定,所以a3無法享受在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。
另外,在實(shí)際操作的某些特殊情況下,在后申請(qǐng)與在先申請(qǐng)相比增加了技術(shù)特征,但其仍然可以享有在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán),例如:在先申請(qǐng)記載了一種用戶終端,但未記載用戶終端包括處理器這一技術(shù)特征;在后申請(qǐng)請(qǐng)求保護(hù)一種用戶終端,其中增加了包括處理器這一技術(shù)特征,其他不變,并且也未涉及處理器與用戶終端中其它技術(shù)特征之間的關(guān)系。
然而,由于本領(lǐng)域技術(shù)人員可以直接地、毫無疑義地確定用戶終端必定包括天線(因?yàn)闆]有處理器用戶終端無法工作),所以在后申請(qǐng)中要求保護(hù)的用戶終端可以享受在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。
另外,在實(shí)務(wù)操作過程中,靈活使用優(yōu)先權(quán)可以為代理工作和流程工作帶來很多便利,例如:
(1)遞交時(shí)某些圖片實(shí)質(zhì)性錯(cuò)誤或提交時(shí)遺漏(這種情況實(shí)際操作中盡量避免);
(2)申請(qǐng)階段因?yàn)槟撤N失誤,導(dǎo)致專利申請(qǐng)被視為撤回(或者即將要被視為撤回);
(3)已經(jīng)遞交一件發(fā)明或者實(shí)用新型,但是專利申請(qǐng)人想要改成一打二(發(fā)明和實(shí)用新型同報(bào));
(4)需要改變申請(qǐng)人信息;
(5)產(chǎn)品馬上要發(fā)布,沒有時(shí)間仔細(xì)撰寫。
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)
作者:杜欣 超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司
編輯:IPRdaily趙珍 校對(duì):IPRdaily縱橫君
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