「貼牌加工」應盡到必要的商標審查義務

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作者：趙文俠陸穗峰

原標題：“貼牌加工”應盡到必要的審查義務

近來由“涉外貼牌加工”（以下簡稱“貼牌加工”）引起的商標糾紛逐漸成為熱點話題：有人認為“侵權”、有人則認為“不侵權”；各種說法似乎都有道理。作為對商標知識所知不多的代工企業(yè)（以下簡稱“加工方”）“弄不明白”更在情理之中，但“貼牌加工”還要進行；如何才能降低“貼牌加工”中商標侵權的風險呢？

筆者認為：“加工方”對所貼商標應盡到必要的“審查義務”。

一、“加工方”應盡到的審查義務

貼牌是“加工方”在我國境內(nèi)實施完成的。因此，一旦發(fā)生商標糾紛、“加工方”必然是訴訟中的被告；為了避免“貼牌加工”帶來的商標侵權問題，國家曾出臺過相關規(guī)定：具體而且明確。

（一）《出口商品商標管理辦法》

1983年9月我國《商標法》實施不久，國家工商局和對外經(jīng)濟貿(mào)易部聯(lián)合發(fā)布《出口商品商標管理辦法》，對貼牌的商標提出明確要求。

第八條 ……客戶的定牌不得與在我國已注冊的商標相同或近似。其商品的造型、包裝裝潢亦不得仿冒?？蛻舯仨毺峁┙?jīng)過公證的商標所有權或被許可使用的證明。

（二）《關于對外貿(mào)易中商標管理的規(guī)定》

一九九五年七月，國家工商局和對外經(jīng)濟貿(mào)易部再次聯(lián)合發(fā)布《關于對外貿(mào)易中商標管理的規(guī)定》，對貼牌的商標提出進一步的要求：

第十條對外貿(mào)易經(jīng)營者在從事進出口活動中，對他人指定或者提供使用的商標，應當要求對方出具真實有效的商標專用權證明文件或者被許可使用該商標且未超出許可范圍的證明文件，并予以核查。該商標不得與已在我國相同或者類似的商品上注冊的商標相同或者近似。

（三）給地方工商局的復函

1988年，國家商標局就外商定牌生產(chǎn)REEBKO運動鞋問題，給福建省工商局復函：

考慮到對外貿(mào)易的具體情況和國際間通常的做法，可以同意福建省鞋帽進出口公司接受美國雷伯克公司定牌生產(chǎn) REEBOK運動鞋的要求，并進行商標印刷；

再由美國雷伯克公司補送一份英國雷伯克國際公司許可其在中國使用REEBOK商標的證明。

（四）簡評

《出口商品商標管理辦法》和《關于對外貿(mào)易中商標管理的規(guī)定》對“貼牌加工”提出明確要求：所貼商標“不得與在我國已注冊的商標相同或近似”；

由此可見，“加工方”應當審核貼牌使用的商標是否已在我國（而不是其它國家）注冊、委托方是否得到授權（許可）。這樣即符合《商標法》精神，也可從源頭上杜絕商標糾紛。30多年過去了，這些規(guī)定在今天仍然具有指導意義。

二、典型案例淺析

目前 “貼牌加工”糾紛不斷，“加工方”沒有按規(guī)定盡到必要的審查義務便是主要原因之一。

（一）PRETUL案

1、案件概述

2001年4月，墨西哥“儲伯公司”委托中國“泰星公司”“貼牌加工”帶有“PRETUL”商標的掛鎖。

2002年1月，“泰星公司”副董事長許浩榮在我國申請注冊第3071808號“PRETUL”商標；2010年該商標被轉(zhuǎn)讓給“萊斯公司”；

2010年8月，“儲伯公司”委托“亞環(huán)公司”貼牌生產(chǎn)“PRETUL”掛鎖；同年12月，“萊斯公司”訴“亞環(huán)公司”商標侵權；

2、高院判決

亞環(huán)公司根據(jù)儲伯公司委托，在其生產(chǎn)的掛鎖上使用“PRETUL”相關標識的行為，不屬于商標法意義上的商標使用，不構成對萊斯公司“PRETUL”商標權的侵犯……

3、簡評

我國商標數(shù)據(jù)早已免費上網(wǎng)，網(wǎng)上查詢簡單、方便、快捷；“亞環(huán)公司”如果盡到了“合理審查的義務”，便應當知曉“儲伯公司”在我國沒有注冊“PRETUL”商標、甚至清楚所貼商標與他人在我國注冊的商標相同（或近似）；至少要求“儲伯公司”提供被許可使用的證明。

“亞環(huán)公司”顯然連一條也沒有做到；

（二）“東風”案

1、案件概述

1979年2月，“上柴公司”在我國注冊了“東風”商標，用于柴油機等商品上。

1987年1月，印尼PT ADI公司在印尼注冊“東風”商標，用于柴油機等商品上。

2013年10月，印尼PT ADI公司委托我國“常佳公司”貼牌加工“東風”牌柴油機全部在印尼銷售。

上柴公司認為常佳公司未經(jīng)其許可，在柴油機等相同商品上使用與其注冊商標相同的商標、構成商標侵權，遂向法院提起訴訟。

2、法院判決

江蘇高院認為：常佳公司明知上柴公司涉案“東風”商標為“馳名商標”、印尼商標持有人有惡意搶注的嫌疑，仍接受定牌加工的委托，“未盡到合理注意與避讓義務”、侵犯了上柴公司的注冊商標專用權。

3、簡評

馳名商標是對相關公眾所知曉商標的法律救濟；因“東風”是馳名商標、才要求常佳公司“盡到合理注意與避讓義務”顯然缺少法律依據(jù)。

事實上，無論“東風”是否是馳名商標，常佳公司都應應當對“委托方”出具的商標證明文件進行核查：該商標不得與已在我國相同（或者類似）商品上注冊的商標相同（或者近似）。

常佳公司顯然沒有作到這一點。

三、小結

“貼牌加工”商標糾紛中的原告都是我國注冊商標的持有人（以下簡稱“第三方”）。涉案商標既有“第三方”通過不正當手段搶注客戶——“委托方”的；也有“第三方”自己早已注冊、合法經(jīng)營的；有些“委托方”的外國商標還是搶注“第三方”的……

此種復雜情況不是“加工方”所能了解的、也不是必須掌握的?！凹庸し健敝灰鼙M到合理的審查義務，便可有效避免“貼牌加工”引起的商標糾紛。

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作者：趙文俠陸穗峰

編輯：IPRdaily趙珍校對：IPRdaily縱橫君

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