知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)務(wù)案件中，如何確定「專利權(quán)」的生效及終止時(shí)間？

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作者：茍紅東 現(xiàn)任寶雞市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局副局長   高級工程師技術(shù)職稱

原標(biāo)題：知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)務(wù)案件中，如何確定專利權(quán)的生效及終止時(shí)間？

通過法律訴訟維權(quán)是實(shí)現(xiàn)專利核心價(jià)值的主要手段。專利權(quán)何時(shí)生效，何時(shí)終止則是需要當(dāng)事人和執(zhí)法者首先搞清楚的問題，而知識(shí)產(chǎn)權(quán)界對此也有不同看法和見解。本文中，筆者結(jié)合親身參與的兩個(gè)案例對此問題進(jìn)行闡述和交流。

一、專利權(quán)何時(shí)生效（從申請日還是授權(quán)日開始保護(hù)）？

1、援引案例

請求人李培林就其“水泥撒布機(jī)”（專利號：201530047870.X ，申請日：2015-02-16； 授權(quán)公告日：2015-07-29）外觀設(shè)計(jì)專利因與被請求人陜西國利通達(dá)筑路機(jī)械有限公司侵權(quán)糾紛，于2015年8月19日向?qū)氹u市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局（簡稱寶雞局）提交處理請求，寶雞局經(jīng)審查立案后經(jīng)過公開審理，認(rèn)為被請求人在涉案專利授予之前制造并銷售粉料撒布機(jī)的行為不構(gòu)成侵犯請求人的外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)，并作出處理決定駁回了請求人的全部請求。

請求人不服知識(shí)產(chǎn)權(quán)局處理決定，2016年1月以寶雞局認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤為由向西安市中級人民法院提起行政訴訟，主要理由認(rèn)為專利權(quán)應(yīng)該自申請日算起，其所提供被請求人生產(chǎn)銷售產(chǎn)品的時(shí)間雖然早于專利授權(quán)日，但是明顯晚于專利申請日，因此被請求人在專利申請日之后的制造、銷售行為屬于侵權(quán)。西安市中級人民法院審理后認(rèn)為寶雞局處理決定決定事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿，適用法律、法規(guī)正確，符合法定程序，于2016年7月作出判決維持處理決定，駁回專利權(quán)人訴訟請求。

2、爭議主要問題：專利權(quán)何時(shí)生效？即專利保護(hù)應(yīng)該從申請日還是授權(quán)日開始？

在案件處理過程中，專利權(quán)人代理律師援引專利法42條關(guān)于專利保護(hù)期限的規(guī)定（發(fā)明專利權(quán)的期限為二十年，實(shí)用新型專利權(quán)和外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的期限為十年，均自申請日起計(jì)算），認(rèn)為如果不從申請日起開始保護(hù)，則縮短了專利保護(hù)期限，因此只有從申請日起保護(hù)才符合法律規(guī)定，也才更加公平合理。

寶雞市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在處理決定中依據(jù)《中華人民共和國專利法》11條第二款規(guī)定（外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)被授予后，任何單位或者個(gè)人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實(shí)施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品）。同時(shí)該外觀設(shè)計(jì)專利證書載明: 專利權(quán)自授權(quán)公告之日生效。因此,涉案外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)應(yīng)該自2015年7月29日起生效,即自2015年7月29日起未經(jīng)該項(xiàng)專利權(quán)人許可實(shí)施其專利才可能構(gòu)成專利侵權(quán)。請求人指控被請求人生產(chǎn)并銷售的粉料撒布機(jī)，其供貨合同簽訂時(shí)間為2015年5月3日，合同履行完畢為2015年6月12日，均早于該專利權(quán)生效時(shí)間。故被請求人在涉案專利授予之前制造并銷售粉料撒布機(jī)的行為不構(gòu)成侵犯請求人的外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)。

3、結(jié)論：專利權(quán)自授權(quán)公告日起開始保護(hù)，即權(quán)利人只有專利授權(quán)后才能享有對抗侵權(quán)的權(quán)利。

權(quán)利人代理律師僅以專利法42條中專利權(quán)期限自申請日起計(jì)算為依據(jù)，認(rèn)為專利權(quán)應(yīng)該自申請日起保護(hù)并主張對方當(dāng)事人承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任，是對專利制度的核心不夠了解。專利制度的核心是申請人公開技術(shù)換取保護(hù)，專利只有公開后社會(huì)公眾才有可能了解其技術(shù)方案和法律狀態(tài)，才有可能避免發(fā)生侵權(quán)，在外觀設(shè)計(jì)專利申請后尚未授權(quán)公告前，社會(huì)公眾無法了解技術(shù)方案和法律狀態(tài)，讓社會(huì)公眾承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任是不公平的。同時(shí)專利法11條第二款也明確規(guī)定外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)被授予后才具有禁止他人實(shí)施的權(quán)利。

實(shí)際上，該案在行政訴訟過程中，經(jīng)過專利行政執(zhí)法人員與法官深入溝通后，法院也支持了上述觀點(diǎn)。該案為寶雞市第一件專利行政案件，并以知識(shí)產(chǎn)權(quán)局勝訴結(jié)案，合議組在案件處理以及行政訴訟中的專業(yè)素養(yǎng)得到了高度評價(jià)。

二、專利權(quán)何時(shí)終止？專利權(quán)是公告日終止還是自未交費(fèi)當(dāng)年申請日終止？

1、援引案例

旋流式節(jié)油器（申請?zhí)枺?9208621.1； 申請日：1989-06-13；    授權(quán)公告日：1990-12-05；未繳年費(fèi)專利權(quán)的終止公告日：1994-05-04）實(shí)用新型專利受讓人1994年1月以被告寶雞某公司和某鋁箔廠侵犯該專利權(quán)為由訴至西安市中級人民法院。兩被告在一審中以其實(shí)施產(chǎn)品購買他人專利為由抗辯，法院仍以實(shí)施產(chǎn)品落入專利保護(hù)范圍，1994年5月作出判決停止侵權(quán)并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償12萬元。在拿到一審判決書后，兩被告只覺得官司輸?shù)糜悬c(diǎn)冤枉，但找不到上訴的理由。在這期間，鋁箔廠為所購買專利繳納年費(fèi)時(shí)與時(shí)在專利事務(wù)所做代理人的筆者談了此事。經(jīng)過將兩被告所生產(chǎn)汽車尾氣凈化器與原告獨(dú)家受讓的專利權(quán)利要求對比，確實(shí)落入了其保護(hù)范圍，法院判其侵權(quán)并無不妥。筆者通過專利公報(bào)檢索了該專利法律狀態(tài)，很快發(fā)現(xiàn)，1994年5月4日實(shí)用新型專利公報(bào)已經(jīng)公告該專利由于未按時(shí)繳納年費(fèi)導(dǎo)致專利權(quán)終止。由于該專利申請日為1989年6月13日，根據(jù)當(dāng)時(shí)的專利法實(shí)施細(xì)則88條，該專利權(quán)應(yīng)當(dāng)追溯至其應(yīng)當(dāng)繳納年費(fèi)的1993年6月12日專利權(quán)終止。

筆者以專利權(quán)終止后實(shí)施專利不構(gòu)成侵權(quán)為理由，以兩被告名義將上訴狀遞交到了陜西省高級人民法院。沒想到陜西省高院卻認(rèn)為專利權(quán)終止事項(xiàng)公告日為1994年5月4日，專利權(quán)終止日應(yīng)當(dāng)為1994年5月4日，兩被告實(shí)施專利的時(shí)間是在專利權(quán)終止前，侵權(quán)責(zé)任不能免除，只是改變了西安市中級法院停止侵權(quán)的判決，仍然維持了12萬元的經(jīng)濟(jì)賠償。

滿以為勝券在握的筆者沒有想到官司出現(xiàn)變化，而且在二審判決后，法院隨即強(qiáng)制執(zhí)行了判決，金屬材料廠帳上的12萬元被法院強(qiáng)行劃撥給了原告。筆者不服此種情況，準(zhǔn)備了長達(dá)14頁的申訴狀，直接遞交到了最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭，主要從法理、專利法實(shí)施細(xì)則的規(guī)定、公告日的來歷等多個(gè)方面論述了沒有繳納年費(fèi)導(dǎo)致專利權(quán)的終止的，應(yīng)當(dāng)追溯到專利申請日才公平合理。最終，最高人民法院以書面函方式通知陜西省高院，對于專利權(quán)終止的時(shí)間應(yīng)當(dāng)采納筆者的意見，即涉案專利權(quán)應(yīng)當(dāng)追溯至其應(yīng)當(dāng)繳納年費(fèi)的1993年6月12日專利權(quán)終止。在后來的再審程序中，法院合議庭闡明了該專利權(quán)應(yīng)當(dāng)于1993年6月13日終止，在此前提下，主持雙方當(dāng)事人和解達(dá)成原告返還已經(jīng)執(zhí)行的12萬元并承擔(dān)一審訴訟費(fèi)的協(xié)議。

該案自原告起訴到執(zhí)行返還終結(jié)歷時(shí)7年，歷經(jīng)三級法院，通過最高人民法院終于改變了當(dāng)時(shí)法院系統(tǒng)關(guān)于專利權(quán)終止應(yīng)該自公告日計(jì)算的主流看法。

2、主要爭議問題：專利權(quán)終止是以公告日還是自未交費(fèi)當(dāng)年申請日為準(zhǔn)？

在該案審理過程中，法院系統(tǒng)依據(jù)1984年版專利法第47條（有下列情形之一的，專利權(quán)在期限屆滿前終止：一、沒有按照規(guī)定繳納年費(fèi)的;二、專利權(quán)人以書面聲明放棄其專利權(quán)的。專利權(quán)的終止，由專利局登記和公告）中“專利權(quán)的終止，由專利局登記和公告”規(guī)定，堅(jiān)持認(rèn)為專利權(quán)終止事項(xiàng)未經(jīng)公告，社會(huì)公眾無法得知專利權(quán)法律狀態(tài)，因此，被告在未公告前實(shí)施專利以放任態(tài)度對待專利權(quán)由過錯(cuò)，需要承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。對筆者在代理意見中援引1984年版專利法實(shí)施細(xì)則88條（期滿未繳納專利年費(fèi)的，自應(yīng)當(dāng)繳納年費(fèi)期滿日起，其專利權(quán)終止）不繳費(fèi)即終止的理由，二審法院認(rèn)為專利法效力更高，未予以支持。

在最高院申訴中，筆者除了堅(jiān)持援引實(shí)施細(xì)則88條外，還通過檢索找了同樣是申請日為6月13日，而1993年未繳納年費(fèi)的幾個(gè)專利的終止公告，結(jié)果因未交費(fèi)而公告的時(shí)間差距很大，有些自該繳納年費(fèi)時(shí)間只差8個(gè)月（因?yàn)橛?個(gè)月滯納期），而最長的竟然有3年多。如果按照公告日終止專利權(quán)的邏輯，同樣是因?yàn)闆]有繳納年費(fèi)專利權(quán)終止，有些只多保護(hù)了8個(gè)月，而有些要多保護(hù)3年多，這樣及其不公平，這個(gè)時(shí)間長短完全取決于專利局內(nèi)部工作效率。而如果按照專利法實(shí)施細(xì)則88條，只要沒有繳納年費(fèi)，全部以申請日終止，非常公平。

3、結(jié)論：專利權(quán)終止以未交費(fèi)當(dāng)年申請日為準(zhǔn)

專利法規(guī)定專利權(quán)人有繳納年費(fèi)義務(wù)，專利保護(hù)的前提是專利權(quán)人盡了繳納年費(fèi)的義務(wù)。如果按照公告日終止，專利權(quán)人不繳納年費(fèi)，多保護(hù)幾個(gè)月到幾年不僅于法無據(jù)，而且是對社會(huì)公眾極大傷害。因此以未繳納年費(fèi)當(dāng)年申請日為專利權(quán)終止日公平合理。

后記   到2018年4月1日，我國專利法實(shí)施滿33周年了。同時(shí)筆者也從大學(xué)畢業(yè)進(jìn)入知識(shí)產(chǎn)權(quán)行業(yè)滿30年。期間筆者參與了很多難以忘懷的典型案件，今天分享給大家的兩個(gè)案例分別闡明了專利權(quán)的生效及終止時(shí)間。第二個(gè)案例是筆者考取專利代理人后代理的第一個(gè)專利侵權(quán)糾紛案件，歷時(shí)7年時(shí)間，歷經(jīng)三級法院最終實(shí)現(xiàn)大獲全勝，維護(hù)了當(dāng)事人的合法權(quán)益。當(dāng)時(shí)我國專利法實(shí)施不足十年，筆者在探究當(dāng)事人、律師和法官在一審中沒有太多人關(guān)注專利權(quán)是否繳費(fèi)有效這一基本問題時(shí)，都反映對專利流程太陌生。在筆者作為合議組成員處理第一個(gè)案例時(shí)，專利法實(shí)施已經(jīng)足足30年，權(quán)利人一方竟然認(rèn)為專利權(quán)應(yīng)該自申請日起保護(hù)，更讓人不解的是在口審中還反復(fù)強(qiáng)調(diào)他們產(chǎn)品在申請專利前已經(jīng)銷售多年，導(dǎo)致最后專利權(quán)被因提前公開而無效。后來還得知，當(dāng)事人是事前咨詢過熟悉法官后才決定請律師代理提起訴訟的。由此可見，我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理機(jī)關(guān)宣傳專利知識(shí)，普及專利戰(zhàn)略任重而道遠(yuǎn)。后續(xù)將有更多案例及點(diǎn)評分享給同行，希望能給有關(guān)企業(yè)或當(dāng)事人有所裨益，同時(shí)也希望能得到同行的支持和幫助。

案例1涉案專利（申請日：2015-02-16；授權(quán)公告日：2015-07-29

被請求人涉案產(chǎn)品合同履行完畢為2015年6月12日）

案例2涉案專利

（授權(quán)公告日：1990-12-05；1993年6月13日未繳納年費(fèi)，

專利權(quán)終止公告日：1994-05-04，）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：茍紅東  現(xiàn)任寶雞市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局副局長  高級工程師技術(shù)職稱

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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