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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）
作者：姚宇吉 浙江裕陽知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司
原標(biāo)題：從一個經(jīng)過四次審查意見一次復(fù)審的專利申請談起——結(jié)合啟示在創(chuàng)造性答復(fù)中的應(yīng)用
在答復(fù)審查意見時，當(dāng)出現(xiàn)多篇對比文件相結(jié)合來評價專利申請文件的創(chuàng)造性，需要需要從技術(shù)手段、技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問題和方案沖突四個維度依次進行判斷多篇對比文件是否具有相結(jié)合的技術(shù)啟示。由于這四個維度的判斷難度和所花費的精力逐級遞增，按照上述四個維度依次進行判斷既有利于在最短的時間內(nèi)找到答復(fù)的思路，又不至于漏掉任何一個答復(fù)角度，最大限度地提高答復(fù)的成功率。
一、引言
在專利的審查過程中，最難判斷且爭議最大的莫過于專利申請文件是否具有《專利法》規(guī)定的創(chuàng)造性?！秾＠麑彶橹改稀方o出了判斷發(fā)明專利申請是否具有創(chuàng)造性的指導(dǎo)性步驟，即“三步法”：要求審查員采用“確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)”、“確定發(fā)明申請與最接近現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征”、“判斷發(fā)明專利申請是否顯而易見”的方式判斷發(fā)明專利申請是否具有創(chuàng)造性。其中的“判斷發(fā)明專利申請是否顯而易見”的重要手段之一就是基于多個對比文件判斷其是否具有顯而易見性。但當(dāng)多個對比文件相組合時，不可避免會遇到是否具有“結(jié)合啟示”的問題。
因此，本文基于實務(wù)過程中遇到的一個案子，有感而發(fā)對于“結(jié)合啟示”有一些粗略的想法，未必正確，在此提出以供大家共討。
二、案例介紹
專利申請?zhí)枮?015100990059，該發(fā)明專利保護《一種人際關(guān)系管理方法、人際關(guān)系管理系統(tǒng)及對應(yīng)的智能終端》，本發(fā)明利用人際關(guān)系數(shù)據(jù)獲得人際關(guān)系分值，從而將人際交往對象分為多類，針對每一類的人際交往對象，分別向用戶推薦與對應(yīng)設(shè)定社交熱度相適應(yīng)的社交活動，能夠自動的推薦相應(yīng)熱度對應(yīng)的社交活動，既能防止用戶的人際關(guān)系在不知不覺中疏遠(yuǎn)，且通過系統(tǒng)的自動提醒，對于重要的人際關(guān)系，采用個性化、細(xì)致的互動，有助于用戶更好地維護人際關(guān)系。
其權(quán)利要求1為：
1、一種人際關(guān)系管理方法，其特征在于，包括：
基于人際關(guān)系數(shù)據(jù)獲得人際關(guān)系分值（A）；
利用人際關(guān)系分值將人際交往對象分為多類（B），
不同類的設(shè)定社交熱度不相同（C）；
針對不同的人際交往對象，分別向用戶推薦與對應(yīng)設(shè)定社交熱度相適應(yīng)的社交活動（D）。
在“第一次審查意見通知書”中，審查員檢索到一篇對比文件1（CN102769583A），公開了一種即時通訊服務(wù)器的用戶分配方法，并公開了以下技術(shù)特征：計算即時通訊系統(tǒng)內(nèi)的至少一個用戶與其關(guān)聯(lián)用戶的親密度，依據(jù)所述親密度將至少一個用戶添加到相應(yīng)的用戶分組中，基于所述用戶分組將所述至少一個用戶及相應(yīng)的用戶數(shù)據(jù)分配到相應(yīng)的技術(shù)通訊服務(wù)器（審查員認(rèn)為這一段相當(dāng)于權(quán)利要求1中利用人際關(guān)系分值將人際交往對象分為多類，即技術(shù)特征B）；其中所述親密度基于所述用戶預(yù)期關(guān)聯(lián)用戶在預(yù)設(shè)時間內(nèi)的通信量計算（審查員認(rèn)為相當(dāng)于權(quán)利要求1中根據(jù)人際關(guān)系數(shù)據(jù)獲得的人際關(guān)系分值，即技術(shù)特征A）。
因此審查員認(rèn)定區(qū)別技術(shù)特征為：
（1）不同類的設(shè)定社交熱度不相同（C）；
（2）針對不同的人際交往對象，分別向用戶推薦與對應(yīng)設(shè)定社交熱度相適應(yīng)的社交活動（D）。
針對上述區(qū)別技術(shù)特征，審查員又找到了一篇對比文件2，對比文件2（CN102255890A）公開了一種用戶推薦與信息交互的系統(tǒng)及方法，并公開了以下技術(shù)特征：用戶可自動以好友歡喜類型對好友進行分組（審查員認(rèn)為相當(dāng)于權(quán)利要求1將人際交往對象分為多類，即技術(shù)特征A），并為不同的好友分組設(shè)置一定周期的計劃聯(lián)系次數(shù)（審查員認(rèn)為相當(dāng)于權(quán)利要求1中不同類的設(shè)定社交熱度不相同，即技術(shù)特征C），在系統(tǒng)上自動提醒用戶聯(lián)系好友，并向用戶手機發(fā)送好友聯(lián)系的提醒短信（審查員認(rèn)為相當(dāng)于權(quán)利要求1中針對不同的人際交往對象設(shè)置相應(yīng)的社交活動，即技術(shù)特征D）。
其次審查員還認(rèn)為，雖然對比文件2對不同好友分組設(shè)置一定周期內(nèi)的計劃聯(lián)系次數(shù)是人工設(shè)置的，而權(quán)利要求1是系統(tǒng)推薦自動設(shè)置的，但對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說，通過系統(tǒng)推薦計劃和人為制定計劃都屬于制定計劃的常規(guī)方法，屬于公知常識。因此權(quán)利要求1不具有創(chuàng)造性。
三、答復(fù)介紹
上述“審查意見通知書”，采用“三步法”，初步看起來非常合理。對比文件1作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)公開了權(quán)利要求1的技術(shù)特征A和B，對比文件2公開了權(quán)利要求1的技術(shù)特征C和D，且兩篇專利涉及到的技術(shù)領(lǐng)域都是基于用戶親密度對通訊用戶進行管理，且對比文件2也涉及到了對相關(guān)的好友進行分類并定期提醒，以便用戶及時聯(lián)系好友以維持好友之間的關(guān)系，并不會存在沒有結(jié)合啟示的問題
但是申請人對兩篇對比文件進行仔細(xì)分析后，還是發(fā)現(xiàn)了一些蛛絲馬跡。對比文件1雖然是一種對即時通訊系統(tǒng)內(nèi)的用戶根據(jù)聯(lián)系頻次進行分類，但分類的目的是什么呢，對比文件1是出于將相互通信量大的用戶集中的存放在一個服務(wù)器上，使這些用戶在通信時消耗較少的資源這樣的角度出發(fā)來對用戶進行分類的。
但這會存在一個問題，例如上百個用戶最終會建立10個分組，每個分組中有7~10個不等的用戶，每一個分組中的用戶都與其中一個用戶的通信量比較大，這樣的分組建立起來以后，由于每個分組最終放在同一個即時通訊服務(wù)器，使得同一個分組內(nèi)的通訊可以消耗較少的資源。這個是對比文件1利用親密度的目的。
但是對比文件1的各個分組之間是沒有親密度的聯(lián)系的，也就是說，對比文件1是對用戶進行了分組并分成了多個組，但用戶的分組不是基于互相之間的親密度大小依次來進行分組的，而如果各個組之間互相沒有親密度的關(guān)系，那么各個組之間也就不可能有社交熱度的關(guān)系，也不會推薦社交活動，因此對比文件1與對比文件2之間就沒有相結(jié)合的技術(shù)啟示。
雖然該專利申請經(jīng)過兩次答復(fù)審查意見以后還是被駁回了，但申請人在復(fù)審請求的時候，對權(quán)利要求的保護范圍做了一些修改，并堅持了上述的答復(fù)思路，最終復(fù)審委撤回了審查員的駁回決定。
在第三次、第四次審查意見中，審查員雖然引入了新的對比文件3，將對比文件3和2相結(jié)合來評述權(quán)利要求1的創(chuàng)造性，雖然對比文件3公開了將人際交往對象分為多類，但其分類的標(biāo)準(zhǔn)不是根據(jù)利用人際關(guān)系分值來分的，因此對比文件1和2都沒有公開這個區(qū)別技術(shù)特征B，最終這個專利申請經(jīng)過四次審查意見答復(fù)和一次復(fù)審終于在2018年3月9號下發(fā)辦理登記手續(xù)通知書了。
四、答復(fù)思路分析
利用兩篇不同的對比文件相結(jié)合來評價專利申請文件的創(chuàng)造性的時候，首先需要注意的就是兩篇對比文件之間是否具有結(jié)合啟示。一旦發(fā)現(xiàn)沒有結(jié)合啟示，這篇專利申請文件授權(quán)的可能性就很大了，因此“結(jié)合啟示”的判斷是且應(yīng)該是整個 “非顯而易見”判斷步驟的第一步。
那怎么判斷是否具有“結(jié)合啟示”，一般從四個維度進行判斷：技術(shù)手段、技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問題和方案沖突。
（1）對于第一個維度——技術(shù)手段，基本上沒有太多的機會能夠突破。因為審查員就是通過分析相對于對比文件1的區(qū)別技術(shù)特征，根據(jù)這些區(qū)別技術(shù)特征找到的對比文件2，對比文件1+對比文件2基本上就能實現(xiàn)專利申請文件中權(quán)利要求1技術(shù)特征的全覆蓋了。因此除非是審查員犯下區(qū)別技術(shù)特征認(rèn)定錯誤這類比較嚴(yán)重的失誤，不然幾乎不可能從這個維度進行答復(fù)。
（2）對于第二個維度——技術(shù)領(lǐng)域，雖然理論上來說，對比文件1和2如果涉及的技術(shù)領(lǐng)域不同，雖然對比文件和專利申請文件涉及相同的技術(shù)特征（即技術(shù)手段），本領(lǐng)域技術(shù)人員通常來說難以將不同的領(lǐng)域的技術(shù)相結(jié)合。但是根據(jù)筆者現(xiàn)有的實務(wù)經(jīng)驗，純粹從技術(shù)領(lǐng)域不同爭辯還是比較難以說服審查員。雖然中國的審查指南沒有明確規(guī)定在判斷結(jié)合啟示時對另一份對比文件的技術(shù)領(lǐng)域的要求，僅僅明確提到針對技術(shù)手段和解決的技術(shù)問題，但是在歐洲專利局，決定T176/84（O J 1986，50）和T195/84（O J 1986，121）詳細(xì)陳述了相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的問題，即技術(shù)問題延伸到專利申請所屬領(lǐng)域以外的相近技術(shù)領(lǐng)域。
因此如果對比文件和專利申請文件的技術(shù)領(lǐng)域不同，專利申請人還需要闡述因為技術(shù)領(lǐng)域不同導(dǎo)致到技術(shù)特征或者技術(shù)問題不同，最終導(dǎo)致沒有結(jié)合啟示；如果專利申請人如果僅僅是爭辯對比文件和專利申請文件的技術(shù)領(lǐng)域不同，而沒有進一步地描述為什么本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動機將對比文件2公開的技術(shù)手段應(yīng)用到對比文件1中，這樣的爭辯往往不會被審查員接受。
（3）對于第三個維度——技術(shù)問題，其實很多專利申請人在答復(fù)時都會在腦子里過一下這個點，但很快覺得沒有答復(fù)思路就放過這個點了，但筆者覺得，答復(fù)是否具有“結(jié)合啟示”最重要且最容易突破的就是技術(shù)問題的判斷。
以上述案例舉例，審查員在評價兩個專利是否具有“結(jié)合啟示”提到過：兩篇對比文件都是為了解決更好地對用戶進行分組的問題，且大的領(lǐng)域都是屬于通訊領(lǐng)域用戶管理的問題，相結(jié)合的技術(shù)特征也覆蓋了專利申請文件權(quán)利要求1的全部技術(shù)特征，三個維度都符合了，沒有任何問題。但其實審查員提到的是一個上位的技術(shù)問題，并沒有涉及具體的下位問題，即：因為什么原因，導(dǎo)致需要更好地對用戶進行分組的問題。
當(dāng)發(fā)現(xiàn)這個下位問題的時候，在對照兩篇不同的對比文件，對比文件1是因為通訊量大的用戶之間耗費資源多，因此盡可能把互相通訊最多的人放在一個組內(nèi)，對比文件2是為了對通訊錄中的好友便于管理因此進行分組。當(dāng)發(fā)現(xiàn)兩個對比文件要解決的問題不一致時，再仔細(xì)分析對比文件的特征和專利申請文件的特征，就會發(fā)現(xiàn)還是存在些許不同，正是這些特征的些許不同，兩篇對比文件的分組方式就完全不同，自然兩篇對比文件不可能結(jié)合在一起，沒有結(jié)合啟示。
在整個答復(fù)思路中，當(dāng)我們沒有發(fā)現(xiàn)對比文件1和對比文件2要解決的問題不同的時候，對比文件和專利申請文件的些許不同其實很容易被忽略或被潛意識當(dāng)做是現(xiàn)有技術(shù)或慣用技術(shù)手段的直接替換，但當(dāng)我們發(fā)現(xiàn)對比文件1和對比文件2要解決的問題不同的時候，再仔細(xì)分析對比文件的特征和專利申請文件的特征，很多的不同點就順利成章的暴露出來了。
（4）其實眾所周知，對于第四個維度——方案沖突，才是兩篇對比文件不能結(jié)合的根本原因。例如對比文件1是需要高溫加熱，對比文件2需要低溫處理，兩者哪怕很多步驟都一致，也沒有相結(jié)合的技術(shù)啟示。那么，我們?yōu)槭裁催€需要花精力去尋找和分析其他三個維度的不同呢？
由于對比文件1和2是審查員根據(jù)專利申請文件的技術(shù)特征檢索獲取的，因此對比文件1和2發(fā)生技術(shù)沖突的可能性非常小。因此如果對比文件1和2真的具有技術(shù)沖突點，往往是說明書中一些很小的技術(shù)特征導(dǎo)致的，這些技術(shù)特征在對比文件的閱覽過程中很容易被忽視，從而不能發(fā)現(xiàn)對比文件1和2具有技術(shù)沖突點。
但如果申請人發(fā)現(xiàn)前面三個維度有一些不同，特別是不同的對比文件之間要解決的技術(shù)問題有一些不同，就能比較容易地發(fā)現(xiàn)兩篇對比文件之間的內(nèi)容差異點，從而更容易發(fā)現(xiàn)兩篇對比文件之間的技術(shù)沖突點，從而能直接得出兩篇對比文件沒有相結(jié)合的技術(shù)啟示的結(jié)論。
五、結(jié)論
由此可見，在答復(fù)審查意見時，當(dāng)出現(xiàn)多篇對比文件相結(jié)合來評價專利申請文件的創(chuàng)造性，需要首先考慮多篇對比文件是否具有相結(jié)合的技術(shù)啟示。
而考慮對比文件是否具有相結(jié)合的技術(shù)啟示時，需要從四個維度依次進行判斷：技術(shù)手段、技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問題和方案沖突，由于這四個維度的判斷難度和所花費的精力逐級遞增，按照上述四個維度依次進行判斷既有利于在最短的時間內(nèi)找到答復(fù)的思路，又不至于漏掉任何一個答復(fù)角度，最大限度地提高答復(fù)的成功率。
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）
作者：姚宇吉 浙江裕陽知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司
編輯：IPRdaily趙珍 校對：IPRdaily縱橫君
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