創(chuàng)造性的思考與困惑（下）

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：半夏    指導老師：房平木律師

原標題：關(guān)于創(chuàng)造性的思考與困惑（下）

2018年8月10日，IPRdaily發(fā)布了“創(chuàng)造性的思考與困惑（上）（點擊標題，查看全文）”。今日發(fā)布“創(chuàng)造性的思考與困惑（下）”，以供讀者朋友們參考交流。

一、可能是支持“新保護客體”的內(nèi)容。

1.1現(xiàn)在的多數(shù)專利撰寫步驟，可能支持“新保護客體”。

我們可以從現(xiàn)在撰寫專利的步驟來說明新保護客體的合理性。

現(xiàn)在多數(shù)專利的正常撰寫步驟，不都是定一個技術(shù)問題，然后寫一條解決這個技術(shù)問題的技術(shù)方案。只是，現(xiàn)在寫的技術(shù)方案放在了權(quán)利要求里面，技術(shù)問題沒有放入而已。如果用“新保護客體”，需要對應(yīng)把這個技術(shù)問題也帶入權(quán)利要求就可以?！捌涮卣髟谟凇焙竺娴膬?nèi)容，是申請人自認為對現(xiàn)有技術(shù)的改進，只要在“其特征在于”后面加上實際解決的技術(shù)問題應(yīng)該就可以了。

具體在權(quán)利要求中寫入技術(shù)問題的寫法，可以是“一種晶體管，……，其特征在于，為解決晶體管閾值電壓不穩(wěn)定的問題，……”?；蛘?，也可以是“一種電熔絲，……，其特征在于，……，以用于防止在電熔絲熔斷后，電熔絲結(jié)構(gòu)的陰陽極間重新導通”等等。

相應(yīng)的技術(shù)問題可以在審查過程中進行調(diào)整，特別是根據(jù)區(qū)別特征進行調(diào)整，但調(diào)整，通常是使問題更加細化，而不是整個地變成其它技術(shù)問題。

如果采用“新保護客體”，原本已經(jīng)是撰寫重點的技術(shù)問題，無疑將更加受到專利撰寫人員的重視。撰寫中，申請人需要為自認為有創(chuàng)造性的每一條權(quán)利要求增加所解決的技術(shù)問題。

1.2當前“以發(fā)明構(gòu)思為中心”的審查方式，可能是與“新保護客體”有共同的出發(fā)點。

也許，審查員應(yīng)該也是因為“三步法”不斷換對比文件，導致不斷更換區(qū)別特征，不斷更換發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，才覺得需要以“發(fā)明構(gòu)思”為中心進行審查，而不是機械使用“三步法”。

而“新保護客體”下，在申請人自己寫下技術(shù)問題之后，一般只會繼續(xù)細化或精確技術(shù)問題，技術(shù)問題會有一個明確的范圍，也避免了不斷換對比文件，確定新技術(shù)問題的情況。

可見，“新保護客體”與“以發(fā)明構(gòu)思為中心”的審查思想所持的出發(fā)點是相一致的。

在“新保護客體”下，如果采用三步法進行審查，確定出的區(qū)別特征后，如果申請文件中沒有記載其解決的技術(shù)問題（或者根據(jù)申請文件內(nèi)容無法確定所解決的技術(shù)問題），就可以直接認為，申請人自己已經(jīng)不認為這是他做出貢獻的地方，因此，可以直接認定方案沒有創(chuàng)造性。另外，需要提到的是，采用“新保護客體”時，很多時候可能可以不必再糾結(jié)于區(qū)別特征是否是公知技術(shù)，而是整體的看相應(yīng)的區(qū)別特征解決“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”。

在這種情況下，審查員審查的時候，只需要審查申請文件中，涉及解決自己提到的技術(shù)問題的技術(shù)方案及區(qū)別特征。這應(yīng)該與“以發(fā)明構(gòu)思為中心”的審查思路是一致的。

無論是本文提到的“新保護客體”，還是“以發(fā)明構(gòu)思為中心”的審查思路，都體現(xiàn)出今后的判斷是“順著”發(fā)明人的原意去看待發(fā)明，這也是為何筆者在上文中討論要將技術(shù)問題的確定范圍鎖定在申請文件記載的范圍內(nèi)。

1.3“功能性限定”可能是支持“新保護客體”的表現(xiàn)

筆者認為，認同功能性限定的寫法，就是支持筆者上述新保護客體的觀點。功能性限定的存在，其實是“新保護客體”的已有體現(xiàn)。

“用于……”的表述有時會被認為沒有限定作用，據(jù)說特別是在美國。筆者認為，這也是因為目前強調(diào)權(quán)利要求只保護方案的原因（是目前認為不應(yīng)該用技術(shù)問題對保護范圍進行限定的表現(xiàn)）。相反，少數(shù)案子在爭取授權(quán)時，申請人通過加入某個結(jié)構(gòu)或步驟是"用于……"（即相應(yīng)的功能性限定），也被一些審查員接受了（筆者知道這樣的真實例子），這樣的情況，筆者認為是新保護客體其實已經(jīng)潛在的在進行了。

為了更進一步討論，需要對功能性限定也進行分析。

筆者認為，功能性限定是對相應(yīng)結(jié)構(gòu)或者步驟的作用限定，或者說，是用作用來描述相應(yīng)的結(jié)構(gòu)或者步驟?？傊δ苄韵薅ㄊ且环N作用的表述。但，功能性限定又不是一種普通的作用。

這里，筆者討論兩個層次的作用。

第一個層次的作用，僅是原理說明（這一點有些類似科學發(fā)現(xiàn)一樣），不帶來所解決技術(shù)問題的不同，因此，只是人們對技術(shù)原理認識的進步。達到這個層次的作用限定不能作為技術(shù)特征（區(qū)別特征）的，應(yīng)該不能作為功能性限定。

第二個層次的作用，是達到了對所解決實際技術(shù)問題的決定性影響。這個層次的作用不同，達到了所解決的技術(shù)問題不同。這個層次隱含說明，相應(yīng)的結(jié)構(gòu)和步驟可以起到包括第一作用在內(nèi)的多個作用，但相應(yīng)申請中，相應(yīng)的結(jié)構(gòu)和步驟只是用了這個第一作用，以解決特定技術(shù)問題。功能性限定顯然是要達到第二個層次。

我們可以具體舉很多例子。

例如，在一個權(quán)利要求中放入一個放大器，進一步功能性限定，如果后續(xù)用這個限定爭辯創(chuàng)造性時，就是在爭辯技術(shù)問題對創(chuàng)造性的影響。此時，對這個放大器功能性限定的表示，就是在權(quán)利要求里面限定解決技術(shù)問題范圍的含義。

再例如，我們用彈性層來限定一層結(jié)構(gòu)的時候，必然是要用到這一層具有彈性的作用。如果最后判斷出來的區(qū)別特征（改進點）剛好就在于這一層彈性層，那么，我們勢必需要在爭辯創(chuàng)造性時，提到這一層的彈性能夠起到相應(yīng)的效果，解決相應(yīng)的問題。

1.4 采用“新保護客體”，估計不會排斥原來審查指南所規(guī)定的所有可授權(quán)情形。

“新保護客體”在審查過程中，同樣找對比文件，出現(xiàn)沒有新穎性的情況和現(xiàn)有情況完全相同，因為現(xiàn)在評價新穎性時，也是技術(shù)領(lǐng)域相同，技術(shù)方案相同，解決的技術(shù)問題相同。

那么，在有新穎性的情況下呢？

判斷創(chuàng)造性的過程，同樣找最接近的現(xiàn)有技術(shù)，找區(qū)別特征，但是，發(fā)明實際解決的技術(shù)問題就是發(fā)明人自己限定的技術(shù)問題。然后，同樣走第三步的“是否顯而易見”的判斷。

這里，其實也解答了多年前問另一個人的困惑，我就說，如果一開始發(fā)明人想保護的，卻得不到，卻因為對比文件的不同，加入了發(fā)明人根本不認為的“發(fā)明點”后授權(quán)了，合理嗎。

1.5“新保護客體”可能與另外一些觀點相契合

采用“新保護客體”時，可以看到，對權(quán)利要求的保護主題進行限定，是會對權(quán)利要求的保護范圍產(chǎn)生影響的。因為，通常所要解決的技術(shù)問題與權(quán)利要求的保護主題是有關(guān)聯(lián)的。

采用“新保護客體”時，與目前很多人支持的一種觀點契合。這種觀點是：當技術(shù)問題本身是非顯而易見時，有新穎性的技術(shù)方案應(yīng)該認為是有創(chuàng)造性的。

筆者在網(wǎng)上看到，這個觀點在專利審查操作規(guī)程 （2011修訂版） 實審分冊關(guān)于創(chuàng)造性的部分有記載——第4.1節(jié)“新的構(gòu)思或者尚未認識到的技術(shù)問題”：認識發(fā)明所要解決的技術(shù)問題已經(jīng)超出了本領(lǐng)域技術(shù)人員的能力或水平，但問題一經(jīng)提出其解決手段是顯而易見的，此時發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比是非顯而易見的具備創(chuàng)造性。

二、“新保護客體”可能帶來的改變

2.1“新保護客體”由于保護范圍受到相應(yīng)技術(shù)問題的限縮，使申請人的權(quán)利范圍縮小，但也使一些案件能夠被授權(quán)。

目前專利法保護的是不受技術(shù)問題限制的技術(shù)方案，因此，審查員可以理直氣壯的要求“技術(shù)方案無論從哪個角度考慮都應(yīng)該是非顯而易見的”。或者說，審查員可以理直氣壯的要求“技術(shù)方案不管是不是從解決申請文件所指出技術(shù)問題的出發(fā)，都應(yīng)該是非顯而易見的”。

但是，“新保護客體”會要求，審查員從技術(shù)方案解決申請文件中涉及的相應(yīng)技術(shù)問題來判斷創(chuàng)造性，而不能通過其它途徑。因此，很多案子可以授權(quán)。也就是說，采用“新保護客體”時，授權(quán)后的權(quán)利要求范圍可能更加準確合適，可以防止利用前述合金案的駁回觀點來駁回有價值的專利申請，促進技術(shù)人員的研發(fā)熱情。

再例如，筆者遇到的最真實的一種情況是，是有個朋友處理的一個案子。審查員找到了抵觸申請文件，權(quán)利要求記載的技術(shù)方案與抵觸申請文件技術(shù)方案是一樣的，但是從全文來看，兩個文件記載的技術(shù)效果是不一樣的，可以推出兩個案子解決不同技術(shù)問題。

如果按目前的觀點來看，由于技術(shù)方案已經(jīng)被抵觸申請文件公開，在后申請是肯定無法獲利授權(quán)的。目前可能的嘗試是，把技術(shù)效果作為一個“技術(shù)特征”，加入權(quán)利要求1中，以爭取權(quán)利要求1具有新穎性——即希望審查員能夠認為技術(shù)效果是一個“技術(shù)特征”。

但是，如果用“新保護客體”來看，相應(yīng)的技術(shù)問題應(yīng)該是直接能作為保護范圍的區(qū)別的，而不需要考慮作為技術(shù)特征，此時，應(yīng)該是可以爭取在后申請的授權(quán)的。

事實上，采用“新保護客體”，這種情況下，哪怕不是一個抵觸申請文件，而是一個現(xiàn)有技術(shù)，筆者都認為可以爭辯一下創(chuàng)造性。

另一種新的可授權(quán)情形可能是：申請人拿一個有權(quán)專利中的技術(shù)方案，結(jié)合新的技術(shù)問題，提出新的專利申請，并獲得授權(quán)。

即“新保護客體”不排除他人以相同技術(shù)方案和新的技術(shù)問題提出并重新要求授權(quán)。

對于上述新的可授權(quán)情形，筆者認為是合理的。因為，無論是天下間已有的“蕓蕓技術(shù)方案”，還是那些能夠從“簡單途徑合成”的非已有技術(shù)方案，當發(fā)明人指出：其中，這種技術(shù)方案能夠解決本領(lǐng)域技術(shù)人員很難認為能解決的技術(shù)問題時，這種技術(shù)方案重新變得特殊，本領(lǐng)域技術(shù)人員會重新認識這種技術(shù)方案，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以直接用這種技術(shù)方案解決對應(yīng)的這種技術(shù)問題，而不必再進行研發(fā)或者探索。

也就是說，這種新的可授權(quán)情形也是在促進科技進步，也對技術(shù)進步做出貢獻，因此也可以被授權(quán)保護。

另外，對于上述新的可授權(quán)情形，假如新的專利申請具備授權(quán)條件，則很可能需要進一步判斷：如果新的專利申請指出的技術(shù)問題未獨立于有權(quán)專利中解決的技術(shù)問題時，新的專利申請保護范圍是不是應(yīng)該落在有權(quán)專利的保護范圍內(nèi)（采用這種技術(shù)方案解決新的專利申請中指出的技術(shù)問題，是不是可以從有權(quán)專利中顯而易見的得出）；如果新的專利申請指出的技術(shù)問題完全獨立于有權(quán)專利中解決的技術(shù)問題，新的專利申請保護范圍是不是應(yīng)該獨立于有權(quán)專利的保護范圍。

由前面分析可知，采用“新保護客體”，可能可以出現(xiàn)“雖然技術(shù)方案相同，但是，由于技術(shù)問題不同，并且保護范圍不同”的兩個專利權(quán)。

這一部分內(nèi)容，與后續(xù)要繼續(xù)討論的“用途發(fā)明”相關(guān)。

在討論上述增加可授權(quán)情形時，需要討論編造技術(shù)問題的情形

新保護客體中，以申請文件記載的技術(shù)問題和技術(shù)效果作為“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”的確定基礎(chǔ)，那么，有人會認為，是不是可以通過編造難的技術(shù)問題，使得相應(yīng)的申請授權(quán)。

對此，筆者認為，胡編技術(shù)問題的情況，首先關(guān)乎的是誠信問題和造假問題，并不影響上述內(nèi)容的討論。

另外，編技術(shù)問題應(yīng)該也是容易被判斷出來，如果編出事實上無法解決的問題，想來是很難的。哪怕真的編出來并且蒙混過關(guān)，由于這個技術(shù)問題是用于限定保護范圍的，對公眾的傷害可能也比較小。這跟后續(xù)要討論的侵權(quán)問題相關(guān)。

事實上，現(xiàn)在制度下，化學領(lǐng)域如果通過編造技術(shù)效果來爭取授權(quán)的，而相比較前后兩種保護客體，“新保護客體”能夠減小這種情況對公眾的“危害”。

2.2“新保護客體”給“不同類型發(fā)明的創(chuàng)造性判斷”新的解釋

審查指南中提到的，以下十種發(fā)明中，審查指南均是具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，具備創(chuàng)造性的：

1.開拓性發(fā)明

2.非顯而易見的組合發(fā)明；

3.取得了預料不到的技術(shù)效果的選擇發(fā)明；

4.產(chǎn)生預料不到的技術(shù)效果的選擇發(fā)明；

5.克服了原技術(shù)領(lǐng)域中未曾遇到的困難的選擇發(fā)明；

6.將已知產(chǎn)品用于新的目的的用途發(fā)明；

7.產(chǎn)生了預料不到的技術(shù)效果的要素改變發(fā)明；

8.產(chǎn)生預料不到的技術(shù)效果的要素替代發(fā)明；

9.省略要素后依然保持原有的全部功能的要素省略發(fā)明；

10.帶來預料不到的技術(shù)效果的要素發(fā)明。

如果用“新保護客體”來看待，后面九種似乎這些不必特別強調(diào)的。

因為，后面九種的情況可以表達為“當本領(lǐng)域技術(shù)人員很難想到這種技術(shù)方案能夠解決相應(yīng)技術(shù)問題時，專利申請是具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，具備創(chuàng)造性的”。例如，對于“省略要素后依然保持原有的全部功能的要素省略發(fā)明”，可以認為是“省略要素后的相應(yīng)技術(shù)方案仍然能夠解決相應(yīng)技術(shù)問題”。

其中，對于用途發(fā)明，后續(xù)將進一步討論。

2.3“新保護客體”給 “判斷發(fā)明創(chuàng)造性時需考慮的其他因素”新的解釋

審查指南在“三步法”和“不同類型發(fā)明的創(chuàng)造性判斷”的內(nèi)容之后，又專門在第5節(jié)中列出了四個“判斷發(fā)明創(chuàng)造性時需考慮的其他因素”。這四個因素的內(nèi)容如下：

5.1發(fā)明解決了人們一直渴望解決但始終未能獲得成功的技術(shù)難題；

5.2發(fā)明克服了技術(shù)偏見；

5.3發(fā)明取得了預料不到的技術(shù)效果；

5.4發(fā)明在商業(yè)上獲得成功。

然而，如果用“新保護客體”的眼光看，這四個因素中的前面三個，也許也并不需要單獨列出來。

因為，第一個需考慮因素可以表述為“技術(shù)方案解決了一直無法解決的技術(shù)問題，專利申請是非顯而易見的”，上述需考慮的第二個和第三個因素（技術(shù)問題和技術(shù)效果是硬幣的兩面）可以統(tǒng)一表述為“當本領(lǐng)域技術(shù)人員很難想到這種技術(shù)方案能夠解決相應(yīng)技術(shù)問題時，專利申請是非顯而易見的”。這與“新保護客體”直接是對應(yīng)的，與本文前半部分的討論是一致的。

同時，由于技術(shù)問題和技術(shù)效果是硬幣的兩面，因此，還可以說明，在考慮用技術(shù)問題限定保護范圍之后，應(yīng)該就不需要考慮用技術(shù)效果限定保護范圍了，加入技術(shù)問題就可以了。

2.4“新保護客體”也許可以為“用途發(fā)明”提供新的解釋

我們先看采用目前的保護客體如何解釋“用途發(fā)明”，再考慮“新保護客體”下，如何解釋“用途發(fā)明”。

目前的專利法第九條規(guī)定：同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。由于本文不考慮外觀設(shè)計，可先將這個規(guī)定替換為：同樣的技術(shù)方案只能授予一項專利權(quán)。

那么，在目前的保護客體下，“用途發(fā)明”可以被授權(quán)，是不是否定掉了“同樣的技術(shù)方案只能授予一項專利權(quán)”。

然而，并不會這樣。因為，審查指南中，將“用途發(fā)明”解釋為方法發(fā)明，并且進一步解釋為使用方法發(fā)明。在這種情況下，“用途發(fā)明”可以歸納出“采用已有產(chǎn)品用于實現(xiàn)另一種新的用途”作為區(qū)別特征，因此，可以認為“用途發(fā)明”的技術(shù)方案具備新穎性。

具體的，審查指南關(guān)于化學產(chǎn)品用途發(fā)明的新穎性規(guī)定如下：

一種已知產(chǎn)品不能因為提出了某一新的應(yīng)用而被認為是一種新的產(chǎn)品。例如，產(chǎn)品Ｘ作為洗滌劑是已知的，那么一種用作增塑劑的產(chǎn)品Ｘ不具有新穎性。但是，如果一項已知產(chǎn)品的新用途本身是一項發(fā)明，則已知產(chǎn)品不能破壞該新用途的新穎性。這樣的用途發(fā)明屬于使用方法發(fā)明，因為發(fā)明的實質(zhì)不在于產(chǎn)品本身，而在于如何去使用它。

進一步的，審查指南中關(guān)于已知化合物“用途發(fā)明”的創(chuàng)造性有以下規(guī)定：

結(jié)構(gòu)上與已知化合物接近的化合物，必須要有預料不到的用途或者效果。此預料不到的用途或者效果可以是與該已知化合物的已知用途不同的用途；或者是對已知化合物的某一已知效果有實質(zhì)性的改進或提高；或者是在公知常識中沒有明確的或不能由常識推論得到的用途或效果。

歸納可知，在目前的保護客體下，授權(quán)“用途發(fā)明”之所以不與“同樣的技術(shù)方案只能授予一項專利權(quán)”沖突，是因為審查指南中將“使用已有產(chǎn)品用于新的用途”當成技術(shù)方案中的區(qū)別特征。

可知，在目前保護客體下，審查指南對“用途發(fā)明”的解釋應(yīng)該也沒有問題。

但是，采用“新保護客體”，能夠給“用途發(fā)明”提供一種新的解釋。

在“新保護客體”下，上面提到的專利法第九條規(guī)定就可以變成：“采用這種技術(shù)方案解決這種技術(shù)問題”只能授予一項專利權(quán)。

在這種情況下，可以不必將“用途發(fā)明”解釋為方法發(fā)明，而可以將相應(yīng)的“用途”歸納為是技術(shù)問題。

此時，對“用途發(fā)明”可被授權(quán)的解釋，與其它專利申請可被授權(quán)的解釋相同，并不需要特別區(qū)分開來，不需要特殊解釋。

如果采用“新保護客體”，或許以后可以不存在“用途發(fā)明”。正如前面所述，此時任何技術(shù)方案，不管是不是已有，如果發(fā)明人發(fā)現(xiàn)這種技術(shù)方案能夠解決“本領(lǐng)域技術(shù)人員難以認為其能夠解決的技術(shù)問題”時，都可以被重新授權(quán)。這與前面提到的“新的可授權(quán)情形”是相一致的。

事實上，前面2.1節(jié)中的內(nèi)容已經(jīng)提到，已有“用途發(fā)明”或許已經(jīng)屬于“新保護客體”能夠增加授權(quán)的情形。

這也證明，“新保護客體”能夠與目前審查指南對“用途發(fā)明”的解釋契合。

同時，讓我們思考，假設(shè)兩家公司同時研發(fā)出阿司匹林藥品，一家是以治療發(fā)熱、疼痛及類風濕關(guān)節(jié)炎研發(fā)出的，另一家公司是以治療心腦血管疾病研發(fā)出的，假設(shè)他們恰好同一天提交了申請。此時，按照目前的專利制度，阿司匹林的專利權(quán)應(yīng)該如何處理呢，是僅給其中一家公司嗎，這樣是否合理呢。

而如果采用“新保護客體”，或許能夠使兩家公司分別獲得各自對應(yīng)的專利權(quán)。

這樣的假設(shè)，也是對本文最初引源問題及其變形問題的另一種回復，即同樣的技術(shù)方案，可以因為“對不同技術(shù)問題的解決”，而具有“不同的創(chuàng)造性”，并且能夠結(jié)合不同的技術(shù)問題，形成不同的保護范圍，分別獲得授權(quán)。

此外，如果沿著目前審查指南將“用途發(fā)明”解釋為“使用方法”的思路，將“新保護客體”表述為“采用這種技術(shù)方案解決這種技術(shù)問題”，則可以認為：“新保護客體”是一種方法的表述。也就是說，在“新保護客體”下，全部權(quán)利要求都可以認為是方法權(quán)利要求。

最后稍稍提及，“用途發(fā)明”是不是一定要受限于原產(chǎn)品的保護范圍呢。

如果有人對已有藥物進行研究，是否可能可以申請到不落在原產(chǎn)品保護范圍內(nèi)的專利權(quán)呢。

這是個很荒謬的想法。或許，這應(yīng)該是難以成立的。因為，這對于首先制作出藥物的申請人也許是很不公平的，即使要求在后申請徹底不涉及原來藥物性質(zhì)和功能，都很難讓人認同。但筆者提及這個想法，是因為筆者曾經(jīng)想過，似乎可以申請到“不落入原產(chǎn)品保護范圍內(nèi)”的專利權(quán)，特別是在原產(chǎn)品結(jié)合它所解決的問題進行保護時。

然而，這反而可能是“新保護客體”存在問題的體現(xiàn)。（請參考后記）

三、“新保護客體”可能帶來需要考慮和解決的問題

3.1會不會使本應(yīng)得到的保護范圍被縮小。

以理應(yīng)得到最大保護范圍的開拓性發(fā)明為例，假如有人首次發(fā)明指南針的專利申請，此時，對指南針限定的技術(shù)問題可能就是“用于指引方向”這樣的技術(shù)問題。而這樣的技術(shù)問題對指南針專利申請的保護范圍的限定，應(yīng)該是恰當?shù)摹＜热婚_拓性發(fā)明能夠得到合適的保護范圍，其它類型的發(fā)明也許也可以得到恰當?shù)谋Ｗo范圍。

本文前半部分提到的晶體管發(fā)明，更加考驗究竟技術(shù)問題是否需要用來限定。

因為這種情況是，技術(shù)問題是大家所共知的多個問題（電子管存在的不足，且當初大家都已經(jīng)知道，并且大家知道，如果能夠發(fā)明出固體晶體管結(jié)構(gòu)，就能夠克服電子管的相應(yīng)問題），如果進行限定，會不會使申請人獲利的保護范圍太小，使申請人受到損失。

筆者認為，雖然相應(yīng)解決的技術(shù)問題可能較多，但是，相應(yīng)問題并列寫進去，應(yīng)該也不會使當初晶體管申請的申請人獲利的保護范圍縮?。榇耍P者還專門去下了鍺基晶體管的專利，發(fā)現(xiàn)專利申請說明書一開始寫的就是發(fā)明目的及要解決的技術(shù)問題）。

另外，即使有些技術(shù)問題沒能夠全部寫入，這個技術(shù)問題如果本領(lǐng)域技術(shù)人員都能夠得到是可以通過相應(yīng)技術(shù)方案解決了的話，一方面，可以采用類似侵權(quán)判斷時的“等同原則”那樣，默認將侵權(quán)產(chǎn)品的范圍擴大（同時，還請參考后續(xù)侵權(quán)判斷的內(nèi)容，討論將技術(shù)問題作為默認成立的侵權(quán)條件，也保護申請人利益），另一方面，其它申請人去申請相應(yīng)的技術(shù)問題結(jié)合相應(yīng)的技術(shù)方案時，相應(yīng)的申請通常會被認為是顯而易見的，無法被授權(quán)，因此，對申請人也許也不會有太大影響。

3.2“新保護客體”會不會不適用于沒有記載技術(shù)問題的申請

筆者認為，“新保護客體”不適用于沒有記載技術(shù)問題的申請。以上全部想法和討論，適合于有技術(shù)問題（技術(shù)效果）的專利申請。對于不寫相應(yīng)技術(shù)問題，不寫相應(yīng)技術(shù)效果的申請，上述討論是沒有意義的。

也就是說，上述討論內(nèi)容，對于問題-解決這樣的審查思想也許是有意義，但對于只寫方案，不寫效果的案子，是不適用的。

那專利申請不記載任何技術(shù)問題和效果，還會被授權(quán)嗎。

如果申請人就等著審查員找到最接近現(xiàn)有技術(shù)并確定區(qū)別特征之后，爭辯創(chuàng)造性。這種專利申請文件，對于公眾而言，做出了什么技術(shù)貢獻呢。技術(shù)人員看了這種申請文件的方案之后，會運用這個方案嗎。

看一個合金的申請，只寫了合金的組成。這樣的公開能夠促進技術(shù)的進步，能夠?qū)π袠I(yè)有作用嗎。再例如藥品，不公開藥品的作用，此作用達到技術(shù)問題的層次，只說合成了一種新藥品，可能沒人能知道它能做什么。

這些問題，導致筆者認為從公開換角度的原理看，每一個專利申請，是有必要說明其解決的問題或者效果的。否則公眾看到你的方案有什么用呢。

究竟是什么促進科學技術(shù)進步。筆者認為，相比于提出技術(shù)方案而言，解決技術(shù)問題是更加直接的促進科學技術(shù)進步。

筆者認為，將技術(shù)問題與技術(shù)方案結(jié)合起來進行保護，也更加準確地保護到發(fā)明人實際對技術(shù)做出的貢獻。因為，這種保護客體使得“被保護”的，是真正“所公開”的。

3.3 “新保護客體”可能導致在無效過程中出現(xiàn)保護范圍的變化

剛開始時，筆者認為“新保護客體”可能導致在無效過程中出現(xiàn)需要調(diào)整保護范圍，并且，相應(yīng)的保護范圍與原來保護范圍沒有關(guān)系。

即，剛開始時，筆者認為，由于“新保護客體”在無效過程中，可能出現(xiàn)同時重新確定技術(shù)問題和技術(shù)方案的情況，造成原來的保護范圍和無效過程中的保護范圍是完全沒有重疊部分的，而這對于權(quán)利要求應(yīng)該具有的公示性和確定性是一種打擊，這成為一個問題。

但后來發(fā)現(xiàn)，上面的情況并不會成立。

“新保護客體”下，應(yīng)該還是只能允許在授權(quán)范圍內(nèi)，進行保護范圍的縮小，并不會出現(xiàn)無效后的保護范圍不在原授權(quán)護范圍內(nèi)的情況。

反過來，剛開始時，筆者以為，現(xiàn)在的無效案件中，由于基本上總是還可以限縮范圍，恰好是現(xiàn)有保護客體保護范圍太大的體現(xiàn)。

也就是說，剛開始筆者以為，現(xiàn)在不受技術(shù)問題限制的保護范圍，是一個過大的保護范圍。這個過大的保護范圍總是會包含著申請人理應(yīng)得到的保護范圍，才導致現(xiàn)在的情況下——無效過程中，只要進行范圍的收縮就可以。因為如果保護范圍沒有太大，應(yīng)該是更多出現(xiàn)保護不準的情況才對。從這樣的觀點來看，也許之前授權(quán)的專利都可能都存在保護范圍過大的問題。這顯然是駭人聽聞的。

然而，后來筆者發(fā)現(xiàn)，事實可能并不是這樣。

“新保護客體”與原來的保護客體一樣。都可能出現(xiàn)保護范圍過大，或者保護范圍不準確，并沒有差別。

非得說差別，可能是：原保護客體出現(xiàn)保護范圍不準確的情況，只是會技術(shù)特征定錯；但“新保護客體”下，由于限定技術(shù)問題，還可能是由于技術(shù)問題造成保護范圍不準。

3.4“新保護客體”可能導致在侵權(quán)判斷過程中增加難度

采用“新保護客體”時，侵權(quán)判斷需要增加一個要素，即要判斷是否是“采用這種技術(shù)方案去解決這種技術(shù)問題”。這增加了被控侵權(quán)方的“狡辯”理由，增加判定侵權(quán)成立的難度。

可以預見，很多被控侵權(quán)方都會辯稱，其實施相應(yīng)的技術(shù)方案，是用于解決不同于起述專利中的技術(shù)問題。

然而，筆者認為，可以將技術(shù)問題當成一個默認成立的條件（即默認被訴方使用了相應(yīng)技術(shù)方案就是為了解決相應(yīng)技術(shù)問題），除非被訴方提供反證，從而防止專利權(quán)人增加維權(quán)難度。

如果能夠確定被控侵權(quán)方實施相應(yīng)技術(shù)方案，仍然解決了起述專利中的技術(shù)問題，不影響侵權(quán)成立的判斷。反之，如果被訴方真的能夠證明，其采用相應(yīng)技術(shù)方案完全是用于解決其它技術(shù)問題，與起訴專利的技術(shù)問題毫無關(guān)系，那么，或許被控侵權(quán)方是不該認定為是侵權(quán)的。當然，這種可能性應(yīng)該很小。但這與審查過程中是完全對應(yīng)的。筆者能夠假想的情形，對應(yīng)的是本文最開始提到的棕色啤酒瓶申請：如果，采用“新保護客體”時，棕色啤酒瓶結(jié)合給啤酒保鮮得到授權(quán)，那么，如果有人用棕色啤酒瓶盛放本來就已經(jīng)不新鮮的酒（筆者當然也不知道這樣有什么用），這樣或許就不侵權(quán)了（這個地方其實與用途發(fā)明究竟可不可以脫離原產(chǎn)品保護范圍一樣，應(yīng)該比較不好判斷的）。

總結(jié)

筆者每次從正面考慮這些想法時，會覺得：從只有說明書沒有權(quán)利要求書，到有權(quán)利要求書花了很長時間，從沒有創(chuàng)造性的要求到提出創(chuàng)造性要求花了很長時間，從沒有實質(zhì)審查到建立實質(zhì)審查制度花了很長時間，或許，在保護范圍中用技術(shù)問題進行限制，也許會是在此之后的發(fā)展趨勢，也許符合專利的發(fā)展規(guī)律，符合專利朝著更加專業(yè)化、細致化發(fā)展的趨勢，還符合各個技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)向更加精細化發(fā)展的趨勢。

但筆者每次從反面考慮全文的上述討論時，會覺得：筆者是不是在犯傻，把技術(shù)問題加入保護范圍難道不是一種“倒行逆施”，是一種倒退行為，是弄不清楚概念的胡思亂想，很多情況中都不考慮技術(shù)問題，筆者還在想把技術(shù)問題確定出來并限定到保護范圍中。

另外，作為一個激勵創(chuàng)新的制度，專利制度需要著重考慮各方面的權(quán)衡。如果將技術(shù)問題或者發(fā)明實際解決的技術(shù)問題限定到保護范圍內(nèi)，造成申請人認為保護范圍過小，阻礙專利申請熱情，阻礙創(chuàng)新，則這樣情況估計也不是大家所希望。所以，本文雖然覺得通過縮小范圍使得一些案子能夠授權(quán)，但是，也不見得這種想法是進步的。

但總之，筆者將這些想法全部寫出，希望大家批評和斧正，也許至少省去其它人面對同樣的苦惱。

附：

《關(guān)于創(chuàng)造性的思考與困惑》的筆者自評

筆者將《關(guān)于創(chuàng)造性的思考與困惑》的內(nèi)容請朋友閱讀分析后，筆者的朋友推薦了《技術(shù)貢獻視角下的專利創(chuàng)造性判斷》一文（石必勝著），里面提到：

從技術(shù)貢獻的視角來看，同一個技術(shù)方案可能因為不同的發(fā)明思路而獲得，不同發(fā)明思路需要的技術(shù)貢獻程度可能并不相同，是否具備創(chuàng)造性應(yīng)當根據(jù)技術(shù)貢獻程度最低的發(fā)明思路來判斷。專利創(chuàng)造性具有“短板效應(yīng)”。只要到達要求保護的技術(shù)方案中的任何一個發(fā)明思路對本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是顯而易見的，或者說不需要付出創(chuàng)造性勞動的，那么這個技術(shù)方案相對于現(xiàn)有技術(shù)就沒有創(chuàng)造性。

由上面內(nèi)容分析可知，三步法正是尋找最容易得到相應(yīng)技術(shù)方案的路徑。目前的觀點是，如果最容易得到相應(yīng)技術(shù)方案的路徑顯而易見，則相應(yīng)技術(shù)方案不具有創(chuàng)造性。

但是，筆者認為，哪怕最容易得到技術(shù)方案的路徑（要找到這個路徑，也總是帶著相應(yīng)技術(shù)問題的）是顯而易見的，也不見得技術(shù)方案用于解決其它技術(shù)問題是顯而易見的。這正是《關(guān)于創(chuàng)造性的思考與困惑》一文最重要的觀點。

上面的情況可以具體舉這樣的例子：

發(fā)明人為了解決技術(shù)問題甲，提出了在技術(shù)方案“A+B” （A和B表示技術(shù)特征）的基礎(chǔ)上，增加技術(shù)特征C，形成技術(shù)方案“A+B+C”；

而審查員找到了最接近的現(xiàn)有技術(shù)，為技術(shù)方案“A+C”，并且找到了公開技術(shù)特征B的對比文件；

假如，從技術(shù)特征B在對比文件中的作用（解決技術(shù)問題乙）來看，在技術(shù)方案“A+C”中，增加技術(shù)特征B確實是容易想到的，也就是說，從技術(shù)方案“A+C”進一步解決技術(shù)問題乙的角度上看，得到技術(shù)方案“A+B+C”確實是顯而易見的，那么，按目前的方法判斷，發(fā)明人的申請是不滿足創(chuàng)造性要求，無法獲得授權(quán)的。

而筆者認為，應(yīng)該要分兩種情況分別討論。

第一種情況下，最接近的現(xiàn)有技術(shù)中，根據(jù)全文內(nèi)容，已經(jīng)公開了對技術(shù)問題甲的解決，或者結(jié)合最接近的現(xiàn)有技術(shù)和公開技術(shù)特征B的對比文件，能夠得到相應(yīng)方案“A+B+C”是可以解決技術(shù)問題甲，那么，發(fā)明人的申請是無法滿足創(chuàng)造性；甚至，不需要評價“在技術(shù)方案‘A+C’中，增加技術(shù)特征“B”容易不容易得到，直接可以得到發(fā)明人的申請不滿足創(chuàng)造性（因為，發(fā)明人不認為自己作出了貢獻的內(nèi)容，相信通常是正確的，不需要再審查討論；而只有發(fā)明人認為自己作出貢獻的地方，才是需要審查核實的，這也對應(yīng)于《關(guān)于創(chuàng)造性的思考與困惑》一文中“確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題僅以申請文件作為基礎(chǔ)”的內(nèi)容）。

第二種情況下，最接近的現(xiàn)有技術(shù)中，根據(jù)全文內(nèi)容，無法得到關(guān)于技術(shù)問題甲的相關(guān)內(nèi)容，本領(lǐng)域技術(shù)人員通過現(xiàn)有技術(shù)（包括最接近的現(xiàn)有技術(shù)）和公開技術(shù)特征B的對比文件，仍然無法認為，采用技術(shù)方案“A+B+C”解決技術(shù)問題甲是顯而易見的，即采用技術(shù)方案“A+B+C”解決技術(shù)問題甲是預料不到的；此時 ，即使按其它途徑容易得到技術(shù)方案“A+B+C”，但仍然應(yīng)該認為發(fā)明人的發(fā)明有創(chuàng)造性，此時，可以考慮將技術(shù)方案“A+B+C”和技術(shù)問題甲限定在一起，作為保護。

對于第二種情況的進一步思考可以發(fā)現(xiàn)，哪怕一開始發(fā)明人就已經(jīng)知道存在著一種產(chǎn)品，這種產(chǎn)品正是技術(shù)方案“A+B+C”，發(fā)明人都可以因為發(fā)現(xiàn)這種產(chǎn)品的新用途，而申請用途發(fā)明，獲得授權(quán)。而在沒有存在技術(shù)方案“A+B+C”的情況下，卻因為技術(shù)方案“A+B+C”容易從另一個途徑獲得，使發(fā)明人的申請不能得到授權(quán)，這不是矛盾的嗎？比用途發(fā)明更應(yīng)該獲得保護的情況，卻沒能得到保護——這正是因為，現(xiàn)在保護的是技術(shù)方案本身，給發(fā)明人授權(quán)就是直接授權(quán)技術(shù)方案“A+B+C”，這樣的范圍顯然也是不合適的（而對于用途發(fā)明，筆者正是認為它是帶著技術(shù)問題的），所以，通過將技術(shù)問題甲限定到相應(yīng)權(quán)利要求中，則發(fā)明人可以得到合適的保護范圍，解決上述矛盾，這種情況與用途發(fā)明獲得保護的情況，應(yīng)該是一樣的道理。

在這個時候也會發(fā)現(xiàn)，為何三步法比較不適用于化學藥品等領(lǐng)域。因為，三步法這種拆解方式是不合適于成分間會相互影響的方案的評價?；瘜W藥品這類組分類的專利申請，多數(shù)時候，是判斷相應(yīng)的組分是否有預料不到的技術(shù)效果。

然而，經(jīng)過對化學藥品這類組分類專利的思考，還會發(fā)現(xiàn)，目前對化學藥品的授權(quán)，確實可能會存在保護范圍過大的問題。筆者進一步分析如下。

假如，第一個公司為了治療甲病，研發(fā)出A藥品。后來，第二個公司，因為各種原因，發(fā)現(xiàn)A藥品能夠治療乙病。在現(xiàn)有專利制度下，第一個公司享有A藥品的專利權(quán)，不受限于A藥品用于治療任何疾病的限制。因此，第二個公司只能申請A藥品的用途發(fā)明專利，并且，這個專利權(quán)一定是在第一個公司A藥品的專利權(quán)范圍內(nèi)的。

起初，筆者也認為樣很合理，畢竟A藥品是第一個公司研發(fā)出來的，第二個公司發(fā)現(xiàn)A藥品能夠治療乙病，很可能是得益于已經(jīng)有A藥品的存在。甚至，第二個公司正是對A藥品直接進行研究，才得到相應(yīng)的發(fā)現(xiàn)。

但這樣就與筆者的觀點有出入。因為，筆者的觀點不應(yīng)該是認為“第一個公司為了治療甲病，研發(fā)出A藥品，A藥品的保護范圍需要限定用于治療甲病”嗎。如果A藥品的保護范圍限定用于治療甲病，那么，第二個公司的用途發(fā)明專利權(quán)就不落入這個保護范圍了，這看起來是十分不可思議的，在《關(guān)于創(chuàng)造性的思考與困惑》筆者自己已經(jīng)對此深表懷疑。

但是，經(jīng)過再三思考，筆者發(fā)現(xiàn)，這或許才是正確的。

因為，我們不防假設(shè)，第二個公司是為了治療乙病獨自進行研究，而同樣研發(fā)出A藥品的。這種情況下，為什么需要限定第二個公司的保護范圍受限于在前的申請呢。

這里，會出現(xiàn)一個十分重要的討論：只有第一個公司的申請在客觀上（也就是說，不管第二個公司是否去獲?。?，能夠?qū)Φ诙€公司解決相應(yīng)技術(shù)問題有促進作用，才應(yīng)該認為，第二個公司的保護范圍受限于在前的申請，這才符合公開換保護原理。然而，第一個公司的申請在客觀上講，是無法對第二個公司（或者其它公眾）解決相應(yīng)技術(shù)問題有任何幫助作用的。

因此，筆者認為，第二個公司的用途發(fā)明專利權(quán)，不落入“采用A藥品治療甲病”的范圍，反而是更正確的。（當然，如果可以得出，第二個公司的用途發(fā)明是得益于在前的A藥品申請，則應(yīng)該考慮第二個公司的用途發(fā)明保護范圍落入A藥品的相應(yīng)專利權(quán)，A藥品用于治療甲病可能會需要一些等同范圍作為彌補）

至此，回到看筆者朋友推薦的《技術(shù)貢獻視角下的專利創(chuàng)造性判斷》一文，里面提到：

本案可以這樣解讀，使用藥典記載的配方、制藥方法，無論是否取得預料不到的技術(shù)效果，都不應(yīng)當授予專利權(quán)，因為這樣的技術(shù)方案如何給予排他性權(quán)利，實質(zhì)上就排除了不需要付出創(chuàng)造性勞動即可以轉(zhuǎn)換中成藥劑型的本領(lǐng)域技術(shù)人員使用該技術(shù)方案的機會，顯然不具有正當性，也不符合專利制度的本意。對于顯而易見的技術(shù)方案，無論其在技術(shù)效果上如何，都不應(yīng)當授予專利權(quán)。

而筆者的觀點是：如果這個預料不到的技術(shù)效果是申請人發(fā)現(xiàn)的，無論是如何發(fā)現(xiàn)（因為，存在一種可能是：申請人自己重新研發(fā)而發(fā)現(xiàn)的，并且已有藥典對相應(yīng)技術(shù)問題解決，在客觀上是不可能有任何幫助的），其實都可能是有技術(shù)貢獻的；可以通過把“預料不到的技術(shù)效果”歸納為相應(yīng)的技術(shù)問題，然后，把技術(shù)問題限定到相應(yīng)的權(quán)利要求保護范圍中，從而使保護范圍縮小，進而，給予申請人合適的范圍；這樣，并不影響“本領(lǐng)域技術(shù)人員以解決其它技術(shù)問題（例如藥典本來記載的技術(shù)問題）的角度使用該技術(shù)方案的機會”，但同時，申請人的貢獻也得到相應(yīng)保護。

筆者的朋友還提出：對于同樣的技術(shù)方案，假設(shè)塑造思路一使得技術(shù)效果一顯而易見而不具有專利性；而塑造思路二和三都使得技術(shù)效果非顯而意見而具有專利性。如果塑造思路一申請在先而不能授權(quán)，而塑造思路二三在后而能授權(quán)，那明顯對塑造思路一申請人不公平。

筆者對此認為，上述情況對塑造思路一申請人是公平的。因為，塑造思路二三要想獲得授權(quán)，基本上是因為確實看到了這個技術(shù)方案獨特的功能（能夠解決相應(yīng)特定技術(shù)問題），并且還要克服掉在先申請的公開作用，這是非常難的，如果能做到，通常說明有新的內(nèi)容在。

而塑造思路一的申請人，恐怕是因為自己確實沒能表達好或者理解清楚技術(shù)方案的功用，因為，根據(jù)他的申請文件，審查員都不認為有足夠的技術(shù)貢獻。

另外，筆者朋友認為，一個技術(shù)方案只可能顯而易見或非顯而意見。

而筆者認為，單獨看技術(shù)方案，并不容易判斷是否顯而易見，根據(jù)審查指南或者其它內(nèi)容，感覺總是結(jié)合相應(yīng)技術(shù)問題判斷的。因此，正如前面所述，筆者認為，創(chuàng)造性判斷的，是“技術(shù)方案解決相應(yīng)技術(shù)問題”這樣一個整體。

本文上半部分內(nèi)容中，筆者發(fā)現(xiàn)了一個錯誤，是關(guān)于發(fā)明晶體管的部分，原文如下：

但是，讓我們再想一下，在這個申請專利的技術(shù)方案之前，三位科學家難道不是已經(jīng)試驗了許多其它更加非顯而易見的技術(shù)方案了嗎。那為什么這些技術(shù)方案就沒有用來申請專利呢？

所述錯誤在于，根據(jù)技術(shù)方案的定義，那些不成功的“方案”應(yīng)該不能叫技術(shù)方案。

由這個錯誤，筆者認為，本文上半部分內(nèi)容中，關(guān)于技術(shù)方案與技術(shù)問題的關(guān)系討論是十分重要而關(guān)鍵的，只有這些討論（即技術(shù)方案與技術(shù)問題并不是互為充分必要條件等內(nèi)容）是正確的，本文的另外一些觀點才可能有討論的基礎(chǔ)。

例如，與上述錯誤相關(guān)的，在另兩個部分內(nèi)容時，筆者認為相應(yīng)的方案還是技術(shù)方案，即：愛迪生試驗的其它材料的“方案”時，雖然無法使電燈使用期限達到預期，但只要相應(yīng)“方案”能夠制作出能亮的電燈，它仍然是技術(shù)方案；在輪胎案例中，加入30%碳黑的“方案”，根據(jù)假設(shè)，哪怕沒有出現(xiàn)預料不到的耐磨效果，但只要相應(yīng)“方案”還能制作出一般的輪胎，它也仍然是技術(shù)方案。

更多內(nèi)容，請大家參看《關(guān)于創(chuàng)造性的思考與困惑》原文。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：半夏    指導老師：房平木律師

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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