具有方法特征的專利侵權(quán)案件的證明問(wèn)題

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原標(biāo)題：果林微案丨具有方法特征的專利侵權(quán)案件的證明問(wèn)題

案號(hào)：（2017）蘇民終1099號(hào)

關(guān)鍵詞：方法特征、專利侵權(quán)、舉證責(zé)任

案情簡(jiǎn)介

南通明興公司系專利號(hào)為ZL200610011949.7，名稱為“智能物料配送的監(jiān)控方法及系統(tǒng)”的發(fā)明專利（即涉案專利）的共同專利權(quán)人之一。因認(rèn)為寧波圣瑞思公司制造并銷售給南通泰爾佳公司的“智能服裝懸掛系統(tǒng)”侵犯了其專利權(quán)，故南通明興公司向一審法院提起訴訟，引發(fā)本案。

裁判結(jié)果

原審一審認(rèn)為被控侵權(quán)產(chǎn)品沒(méi)有落入涉案專利的保護(hù)范圍，駁回南通明興公司的全部訴訟請(qǐng)求。南通明興公司不服提出上訴。原審二審裁定發(fā)回重審。

一審再次認(rèn)為被控侵權(quán)產(chǎn)品沒(méi)有落入涉案專利的保護(hù)范圍，再次駁回南通明興公司的全部訴訟請(qǐng)求。南通明興公司不服，再次提出上訴。二審駁回南通明興公司上訴，維持原判。

法律評(píng)析

涉案專利有兩項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求，分別為權(quán)利要求1和權(quán)利要求4，其中權(quán)利要求1要求保護(hù)一種智能物料配送的監(jiān)控方法，其步驟包括：“（1）在軌道上運(yùn)行的每個(gè)吊架上均設(shè)有一個(gè)無(wú)線電射頻識(shí)別RFID標(biāo)簽，當(dāng)一個(gè)吊架經(jīng)過(guò)某個(gè)工作站進(jìn)站口前的RFID讀卡器時(shí)，此讀卡器會(huì)讀到吊架標(biāo)簽上的信息，經(jīng)由工作站終端設(shè)備發(fā)送給上位機(jī)；（2）上位機(jī)接收到吊架檢測(cè)信號(hào)后，會(huì)判斷此吊架是否應(yīng)該進(jìn)入這個(gè)工作站進(jìn)行加工，如果不應(yīng)進(jìn)入這個(gè)工作站，則上位機(jī)不發(fā)生送任何信號(hào)，吊架繼續(xù)在主軌道上運(yùn)行；如果應(yīng)該進(jìn)入這個(gè)工作站，則上位機(jī)向可編程邏輯控制器PLC發(fā)送一個(gè)支軌接通信號(hào)，可編程邏輯控制器PLC在接收到這個(gè)信號(hào)后控制相應(yīng)工作站點(diǎn)的進(jìn)站開關(guān)合上，使吊架得以進(jìn)入工作站；（3）吊架上的衣料在某個(gè)工作站完成相應(yīng)工序的加工后，工作站終端設(shè)備向上位機(jī)發(fā)送一個(gè)加工完成信號(hào)，同時(shí)通過(guò)電器開關(guān)將這個(gè)吊架送入出站緩沖區(qū)?！?br/>

而權(quán)利要求4則要求保護(hù)一種智能物料配送的監(jiān)控系統(tǒng)，包括：（1）上位機(jī)，整個(gè)智能物料配送裝置的控制中心；（2）工作站終端設(shè)備，與上位機(jī)通訊；（3）RFID標(biāo)簽，在每個(gè)吊架上均貼有一RFID標(biāo)簽，用于唯一標(biāo)識(shí)此吊架；（4）RFID讀卡器，讀取RFID標(biāo)簽上的電子信息，并通過(guò)終端設(shè)備傳送給上位機(jī)；（5）可編程邏輯控制器PLC，接受上位機(jī)的通訊信號(hào)，控制相應(yīng)站點(diǎn)的進(jìn)、出站開關(guān)的閉合，使吊架進(jìn)入工作站或進(jìn)入主軌道。

由以上權(quán)利要求可知，權(quán)利要求1和權(quán)利要求4是相互對(duì)應(yīng)的方法和系統(tǒng)。在本案的原審一審和二審階段，南通明興公司先主張被控侵權(quán)產(chǎn)品同時(shí)落入了權(quán)利要求1和權(quán)利要求4的保護(hù)范圍。后本案發(fā)回重審后，南通明興公司撤回了基于權(quán)利要求1的侵權(quán)主張，只保留了以權(quán)利要求4主張權(quán)利。

根據(jù)我國(guó)專利法的規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品、方法或者其改進(jìn)可以申請(qǐng)發(fā)明專利。據(jù)此，權(quán)利要求可以劃分為兩種基本類型，即產(chǎn)品權(quán)利要求和方法權(quán)利要求。產(chǎn)品權(quán)利要求包括物品、物質(zhì)、材料、工具、裝置、設(shè)備等，方法權(quán)利要求包括制造方法、使用方法、通訊方法、處理方法以及將產(chǎn)品用于特定用途的方法等。從權(quán)利要求類型看，權(quán)利要求4無(wú)疑是產(chǎn)品權(quán)利要求。

然而產(chǎn)品權(quán)利要求并不一定全用產(chǎn)品技術(shù)特征（形狀、構(gòu)成、結(jié)構(gòu)、參數(shù)等）限定。當(dāng)產(chǎn)品權(quán)利要求無(wú)法用產(chǎn)品技術(shù)特征予以清楚地表征時(shí)，允許借助于方法特征表征，如通訊關(guān)系、控制方式、實(shí)現(xiàn)過(guò)程等。此時(shí)，產(chǎn)品權(quán)利要求的保護(hù)范圍亦受方法特征限定作用的影響。

具體到權(quán)利要求4，從其權(quán)利要求的文字內(nèi)容可以清楚的看出，權(quán)利要求4不僅對(duì)組成智能物料配送系統(tǒng)的物理構(gòu)件的類型作出了限定，即其要求保護(hù)的智能配送監(jiān)控系統(tǒng)由上位機(jī)、工作站終端設(shè)備、RFID標(biāo)簽、RFID讀卡器、可編程邏輯控制器等物理構(gòu)件組成，還限定了各物理構(gòu)件之間的通訊和控制關(guān)系。在涉案專利之前的無(wú)效宣告程序中，無(wú)論是南通明興公司自己的陳述還是專利復(fù)審委員會(huì)的認(rèn)定，均認(rèn)為權(quán)利要求4系統(tǒng)的信息傳送和控制方式未被對(duì)比文件公開，因而具有創(chuàng)造性。因此，權(quán)利要求4中各物理構(gòu)件相互之間的通訊和控制關(guān)系是權(quán)利要求4的關(guān)鍵技術(shù)特征之一，對(duì)其保護(hù)范圍產(chǎn)生重要影響。若要判定被控侵權(quán)產(chǎn)品是否落入權(quán)利要求4的保護(hù)范圍，就必須查明被控侵權(quán)產(chǎn)品相關(guān)部件之間的信息傳送和控制方式，即查明被控侵權(quán)產(chǎn)品是否具有相關(guān)方法特征。

關(guān)于被控侵權(quán)產(chǎn)品是否具有相關(guān)方法特征的查明，屬于事實(shí)認(rèn)定的范圍。對(duì)于這樣的事實(shí)認(rèn)定，一般仍要遵循民事訴訟法及專利法等相關(guān)規(guī)定，明確各當(dāng)事人的舉證責(zé)任?！爱?dāng)事人對(duì)自己提出的主張，有責(zé)任提供證據(jù)”，這是民事訴訟法的一般規(guī)定。而專利法只在涉及新產(chǎn)品制造方法的發(fā)明專利的糾紛中，規(guī)定制造同樣產(chǎn)品的被控侵權(quán)者負(fù)有證明其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法的舉證責(zé)任。換言之，在不涉及新產(chǎn)品制造方法的情況下，一般仍應(yīng)由原告進(jìn)行舉證。對(duì)于含方法特征的專利侵權(quán)糾紛，一般亦應(yīng)按此處理。

本案中，為了方便法院進(jìn)行侵權(quán)對(duì)比，寧波圣瑞思公司主動(dòng)向法院提供了被控侵權(quán)產(chǎn)品的工作原理及工作過(guò)程，南通明興公司對(duì)寧波圣瑞思公司提供的被控侵權(quán)產(chǎn)品的工作原理及工作過(guò)程予以認(rèn)可。根據(jù)寧波圣瑞思公司的陳述，被控侵權(quán)產(chǎn)品相關(guān)部件之間的通訊、控制關(guān)系為“站點(diǎn)控制中心與進(jìn)站執(zhí)行機(jī)構(gòu)電連結(jié)，讀卡器讀取的RFID吊架標(biāo)簽信息發(fā)送給站點(diǎn)控制中心，站點(diǎn)控制中心可以發(fā)送支軌接通信號(hào)，使吊架得以進(jìn)入工作站。”顯然，寧波圣瑞思公司陳述的被控侵權(quán)產(chǎn)品各部件之間的通訊和控制關(guān)系與權(quán)利要求4不同。對(duì)此，南通明興公司主張，寧波圣瑞思公司陳述的被控侵權(quán)產(chǎn)品相關(guān)部件之間的通訊、控制關(guān)系與權(quán)利要求4中相關(guān)技術(shù)特征構(gòu)成等同。

根據(jù)相關(guān)司法解釋，要判斷相關(guān)技術(shù)特征之間是否構(gòu)成等同，要從手段、功能、效果等方法進(jìn)行判斷，而判斷的前提，更是要對(duì)被控侵權(quán)產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)特征進(jìn)行查明。本案中，被控侵權(quán)產(chǎn)品的信息傳送和控制方式是一種客觀存在，可通過(guò)科學(xué)技術(shù)手段予以查明。在寧波圣瑞思已詳細(xì)說(shuō)明被控侵權(quán)產(chǎn)品的工作原理及工作過(guò)程且被南通明興公司認(rèn)可的情況下，南通明興公司仍主張被控侵權(quán)產(chǎn)品的信息傳送和控制方式與權(quán)利要求4中相關(guān)技術(shù)特征構(gòu)成等同，其應(yīng)負(fù)有舉證責(zé)任，應(yīng)主動(dòng)申請(qǐng)技術(shù)鑒定查明事實(shí)情況。而南通明興公司在原審二審過(guò)程中，也多次主張要對(duì)被控侵權(quán)產(chǎn)品的信息傳送和控制方式進(jìn)行鑒定。但本案發(fā)回重審后，南通明興公司雖然提出了鑒定申請(qǐng)，但在鑒定過(guò)程中拒絕繳納鑒定費(fèi)用，導(dǎo)致無(wú)法通過(guò)技術(shù)鑒定的方式查明被控侵權(quán)產(chǎn)品相關(guān)部件之間的信息傳送與控制方式。對(duì)此，南通明興公司只能承擔(dān)證明責(zé)任方面的不利后果，致使其最終敗訴。

律師點(diǎn)晴

“誰(shuí)主張，誰(shuí)舉證”，是民事訴訟中舉證責(zé)任的一般原理。在法律法規(guī)沒(méi)有特別規(guī)定的情況下，專利侵權(quán)訴訟亦應(yīng)遵循該原理。但是由于方法特征不像產(chǎn)品特征那樣直觀可見(jiàn)，特別是一些通訊關(guān)系、控制方式等較隱蔽的特征，更難以通過(guò)一般的手段舉證，而是往往要借助于技術(shù)手段方可查明，這對(duì)主張專利權(quán)保護(hù)的原告提出了較高的要求。建議從以下幾個(gè)方面進(jìn)行考慮：

一、在申請(qǐng)專利時(shí)，應(yīng)盡量避免在產(chǎn)品權(quán)利要求中使用方法特征，而是采用較直觀的產(chǎn)品特征對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行表征。如要采用方法特征，也應(yīng)當(dāng)盡量采用具有外部可視特點(diǎn)的方法特征，如將內(nèi)部隱蔽的通訊關(guān)系、控制方式外部可視化，為以后侵權(quán)訴訟時(shí)查明被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案提供便利。

二、如產(chǎn)品權(quán)利要求已具有方法特征，則應(yīng)當(dāng)考慮方法特征對(duì)產(chǎn)品權(quán)利要求保護(hù)范圍的限定作用，謹(jǐn)慎確定被控侵權(quán)產(chǎn)品，不可僅在疑似被控侵權(quán)產(chǎn)品在產(chǎn)品特征上有類似就將其確定為被控侵權(quán)產(chǎn)品。如本案中的被控侵權(quán)產(chǎn)品，雖然在部件方面與涉案專利權(quán)利要求4具有一些相似，但是權(quán)利要求4具有特定的信息傳送和控制方式，而在信息控制技術(shù)領(lǐng)域，即使是相同的部件，所實(shí)現(xiàn)信息傳送和控制方式亦可千差萬(wàn)別，從而構(gòu)成實(shí)質(zhì)性差異，故無(wú)法僅從部件方面的類似確定被控侵權(quán)產(chǎn)品是否構(gòu)成侵權(quán)。南通明興公司僅由部件方面的類似就貿(mào)然提出起訴，其訴訟策略明顯失當(dāng)。

三、如果已進(jìn)入訴訟程序，權(quán)利主張人應(yīng)積極就被控侵權(quán)產(chǎn)品具有相關(guān)方法特征進(jìn)行舉證，特別是必須通過(guò)技術(shù)手段才能查明的技術(shù)特征，應(yīng)主動(dòng)申請(qǐng)技術(shù)鑒定或者通過(guò)技術(shù)輔助人等方式進(jìn)行證明。萬(wàn)不可因錯(cuò)失機(jī)會(huì)而使得技術(shù)事實(shí)無(wú)法查明，從而導(dǎo)致較高的敗訴風(fēng)險(xiǎn)。

來(lái)源：江蘇專利信息服務(wù)中心

作者：劉豐

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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