詳解企業(yè)IP作業(yè)流程！7大步驟，教你如何提出公眾意見？

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發(fā)布：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：不知名人士

供稿：智慧芽微信平臺

原標題：牛人詳解企業(yè)IP作業(yè)流程，7大步驟教你如何提出公眾意見

筆者在提交眾多公眾意見的過程中，遇到了形形色色的問題：有的在發(fā)明專利公開尚未進入實審階段便提交了公眾意見，但審查員從未閱讀過公眾意見，筆者也未曾持續(xù)跟蹤案件進展，導致授權的；有的在發(fā)明專利發(fā)出OA之后提交了公眾意見，但中途更換審查員，后一審查員對之前的溝通并不了解，導致授權的……但，筆者認為在對比文件很相關的情況下，也需要與審查員及時溝通，以免任何環(huán)節(jié)的疏忽導致大范圍授權后進入無效程序。

筆者所在領域屬于新興領域，大面積專利申請也是從2010年才開始。

海外行業(yè)巨頭的專利作為戰(zhàn)略規(guī)劃之一，專利布局意識非常強，其大范圍專利申請呈現兩個特點：

一，將本領域與其他領域的公知常識結合；

二，他人解決某一技術問題必然采用的技術方案。

筆者與行業(yè)巨頭的斗爭，也正式拉開了帷幕。之前也發(fā)表過一篇文章《手把手教你搞定發(fā)明專利無效》，文中說到提出發(fā)明專利無效，耗時耗力，證據也必須符合法定形式，相比之下，提出公眾意見幸福太多，對證據的要求沒有那么嚴格，可以直接遞交外文證據，無需翻譯。

但周期相對來說很長，需伴隨專利申請的完全生命周期。筆者提交公眾意見的目的在于他人專利申請不影響企業(yè)的商業(yè)進程，原則上須使得專利申請被駁回/視撤或專利即使授權范圍也不包括企業(yè)自身的商業(yè)進程。

筆者在提交眾多公眾意見的過程中，遇到了形形色色的問題：有的在發(fā)明專利公開尚未進入實審階段便提交了公眾意見，但審查員從未閱讀過公眾意見，筆者也未曾持續(xù)跟蹤案件進展，導致授權的；有的在發(fā)明專利發(fā)出OA之后提交了公眾意見，但中途更換審查員，后一審查員對之前的溝通并不了解，導致授權的；有的在OA中已經有權限符合授權條件之后提交公眾意見，并及時挽回，專利申請又被駁回的……

筆者認為在對比文件很相關的情況下，也需要與審查員及時溝通，以免任何環(huán)節(jié)的疏忽導致大范圍授權后進入無效程序。

同樣的，我們先來看看法律法規(guī)當中的規(guī)定，后續(xù)再來考慮實務操作流程。

基礎篇

可以將提出公眾意見理解成一次小型的提出專利無效，不論無效還是公眾意見，其核心都在于證據的證明力。但是公眾意見對證明的要求明顯低于無效，不需要證據的認證和外文的翻譯，證據方面盡量采用專利文獻和科技文獻，使得公開日期和公開內容比較明確，網絡證據盡量避免。

1、《專利法實施細則》

《專利法實施細則》的第四十八條給出了法律依據，任何人在專利申請公開到授權期限內，均可以提出意見并說明理由。實際上，筆者采用了官方的意見陳述書作為模板撰寫公眾意見。

2、《審查指南》

《審查指南》第二部分第八章4.9強調在發(fā)出授權通知之前公眾意見供審查員實審時考慮，審查員對公眾意見的處理，不必通知公眾。

雖然法律法規(guī)中的描述很少，但實際過程中，筆者為了避免專利大范圍授權，當得知案件審查員之后均會主動與審查員溝通，闡明公眾意見的事實，告知授權的不利因素等等，避免有些審查員根本不知道有公眾意見，同時也增加審查員對該案件的主觀厭惡情緒。并且在每一次OA過程中均積極主動與審查員溝通，主動檢索相關對比文件，協(xié)助審查。

實務篇

▲公眾意見作業(yè)流程

參照上圖進入實踐環(huán)節(jié)。

1、跟蹤檢索搜集新公開專利申請

筆者團隊每月進行跟蹤檢索以情報搜集，并與研發(fā)解讀專利申請/專利解決的技術問題、達到的技術效果、實現的技術方案及保護范圍。因此，能夠及時發(fā)現保護范圍大的競爭對手相關專利申請/專利。

需要提出公眾意見的專利申請，通常都是保護范圍過大，與研發(fā)商討之后，沒發(fā)現規(guī)避設計的方案。為避免影響未來的商業(yè)進程，針對行業(yè)巨頭采取的主動攻擊措施。

2、研發(fā)根據經驗提供對比文件

筆者所在行業(yè)以外文科技文獻居多，研發(fā)團隊對于行業(yè)內的大部分文獻都較為熟悉，因此當研發(fā)熟悉專利申請的保護范圍后，往往在跟蹤檢索會議之后能夠快速的告知筆者一些相關的對比文件，這給后續(xù)的公眾意見帶來很大的便利。

3、熟悉案件審查歷史

基于研發(fā)提出的對比文件，筆者團隊進一步熟悉案件的審查歷史，因為是新公開的專利申請，國內的審查歷史基本一片空白，但是該行業(yè)巨頭通常都是PCT進入國家階段的，PCT檢索報告及其他國家的審查歷史一般情況下都能看到。當然，有些時候該行業(yè)巨頭也通過非同族（INPADOC中顯示無同族）的方式在不同的國家申請，這種伎倆通常在跟蹤檢索時能夠發(fā)現。

4、基于已知信息尋找不授權理由

▲不授權理由

基于以上的研發(fā)提供的對比文件及審查歷史引用的對比文件，尋找不授權理由。不授權理由可以參照審查意見中列出的，具體如上圖所示。但是對于行業(yè)巨頭來說，筆者尋找其不授權理由通常都是新穎性、創(chuàng)造性和單一性。如果基于以上信息，足以針對所有大范圍權利要求提出不授權理由，那么可以直接進行公眾意見，而不進入下一步，進一步的證據搜集。但是，基于對比文件檢索的全面性以及秉著盡可能將其所有權利要求均提出不授權理由的前提下，筆者通常會針對權利要求記載的所有技術方案，全面檢索，尤其是針對各國審查員容易忽略的非英文科技文獻及行業(yè)內一些研究團體的公開文獻。

5、證據搜集（核心步驟）

具體可參照《手把手教你搞定發(fā)明專利無效》中的描述。

6、公眾意見陳述

基于所有對比文件，列出所有可能的不授權理由和證據，撰寫意見陳述。采用官方的意見陳述書及附頁，將證據全部打印列在后面，郵寄至受理處。

掛號信/EMS郵寄信息如下：

收件人：國家知識產權局專利局受理處

郵寄地址：北京市海淀區(qū)薊門橋西土城路6號

電話：010-62085500

郵政編碼：100088

信封上需注明：***申請?zhí)柕墓娨庖?br/>

7、每次OA及答復OA后與審查員溝通

不管在授權通知前的什么時間節(jié)點介入，為了盡量避免筆者一開始提及的各種問題，建議在每次OA及申請人答復OA后及時與審查員溝通案件情況，協(xié)助其專利申請。筆者在此劃分幾個主要時間節(jié)點，展開跟大家分享一下。

7.1 公開到第一次OA之前

在研發(fā)及其他國家審查歷史中的對比文件仍不足夠時，仍需進一步檢索相關對比文件。該階段的好處在于，審查員有可能直接引用公眾意見列出的對比文件，這樣在后續(xù)的審查過程中，跟公眾的思路比較一致。一旦法律狀態(tài)跟蹤發(fā)現第一次OA已經公開，去判斷審查思路是否與公眾思路一致，如果一致，通常情況下，審查員已經閱讀公眾意見。如果不一致，很大情況下，審查員并未閱讀公眾意見，除非公眾意見的不授權理由根本不相關。這時，就需主動與審查員溝通，告知其公眾意見的客觀事實及證據的相關性，請審查員務必仔細閱讀并盡可能采納公眾意見。

7.2 第一次OA至第n次無大范圍授權意向OA之前

如果從該階段介入審查員通常已經列出了相關的對比文件，公眾需要做的則是在審查的基礎上進一步尋找對比文件，尤其是審查意見中的對比文件相關度不足，很容易導致大范圍授權的情況。通常審查員會基于公知常識及慣用技術手段來駁，但是經驗豐富的專利代理人一般能尋找與現有技術的差異并且說服審查員，即使說服不了，在后續(xù)的復審程序中，復審委在無充分證據的前提下，也大概率會撤銷駁回決定。因此，在審查員引用的對比文件及審查意見的基礎上，補充這樣的公知常識及慣用技術手段的證據給審查員，是非常有必要的。

7.3 大范圍授權意向OA之后

如果審查員已經明示某些大范圍權利要求已經具有授權前景，克服一下形式缺陷就能獲得授權的話。該階段已經非常緊急，一旦發(fā)出授權通知，公眾就非常被動，只能啟動后續(xù)的無效程序，因此公眾需盡快與審查員取得聯系，可以先告知審查員不授權的理由及授權后對公眾利益的損害，后續(xù)立刻補充相關的對比文件及公眾意見遞交至受理處。

通過以上的溝通避免當前/未來設計落入每次修改后的權利要求范圍內，如筆者一開始所述，確保其專利申請不影響公眾的商業(yè)進程。當然，需注意是否仍有大范圍分案，如有的話，持續(xù)上述過程。

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