技術領域對「創(chuàng)造性判斷」的影響

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作者：鄧超   超凡知識產權服務股份有限公司

原標題：淺談技術領域對創(chuàng)造性判斷的影響

在專利代理實踐中，評價發(fā)明專利是否具有創(chuàng)造性，代理人往往會面臨如何考慮技術領域的差異對發(fā)明專利創(chuàng)造性的影響這一難題。

筆者首先通過一件侵權判決的分析，引入技術領域的問題。去年，上海知識產權法院對被告摩拜（北京）信息技術有限公司（以下簡稱摩拜公司）侵害原告胡某的發(fā)明專利權糾紛案進行了宣判。

關于本案的其中一個審理難點便在于“技術領域的問題”。涉案專利（CN103318299B）的主題名稱為“一種電動車控制系統”及“一種電動車控制系統的操作方法”，其是否只能應用于電動車？用于自行車是否不構成侵權？如何看待主題名稱對專利保護范圍的限定作用？

上海知識產權法院對本案的判決部分記載如下：“原告主張，自行車和電動車在專利國際分類表上均屬于B類作業(yè)、運輸類，在行政管理上均屬于非機動車類，二者屬于同一技術領域，摩拜共享單車帶有電機、控制器、電池、GPS報警裝置、自充電系統，剎車方式與摩托車相同，并非傳統的自行車。被告辯稱，摩拜單車為自行車，與電動車不屬于同一技術領域。雙方均認同，涉案專利實施時需帶電運行。

雙方的爭議點在于：涉案專利獨立權利要求1主題名稱“一種電動車控制系統”中記載的“電動車”對于涉案專利權的實際限定作用，涉案專利可否在自行車技術領域受我國專利法保護。

法院認為，在確定權利要求的保護范圍時，權利要求中記載的主題名稱應當予以考慮，其實際限定作用應取決于該主題名稱對權利要求所要保護的對象產生了何種影響。就本案而言，“電動車”為涉案專利主題名稱的組成部分，描述了涉案專利的使用方式，對涉案專利權的保護范圍具有限定作用，但實際的限定作用應結合“電動車”對于涉案專利產生的影響進行判斷。

首先，涉案“一種電動車控制系統”是一種鎖裝置的產品專利，“電動車”并非該鎖裝置的組成部分。其次，“電動車”不是涉案專利技術方案的前提和基礎，涉案專利技術方案可以完全脫離電動車實施。再次，涉案專利在申請時并未將限定在電動車技術領域作為獲得新穎性或者創(chuàng)造性的理由。最后，涉案專利文本將一項自行車技術領域的發(fā)明專利申請列為對比文件。因此，就涉案專利應用方式而言，將涉案專利應用于自行車技術領域，是本領域普通技術人員無需創(chuàng)造性的勞動就能夠聯想到的，被告關于被控侵權產品摩拜單車與涉案專利保護的電動車屬于不同技術領域而不構成侵權的抗辯意見，法院不予采納。”

筆者對此持贊同意見，上海知識產權法院對專利權人采取了較為寬松的態(tài)度，并未因專利權人在主題名稱中限定了“電動車”而限縮專利的保護范圍。事實上，涉案專利的技術依賴于電動車領域的程度并不高，本領域普通技術人員無需創(chuàng)造性的勞動就能夠聯想到將電動車領域的技術應用到自行車領域。

目前，對于技術領域跨度的判斷還存在諸多爭議，特別是主題名稱的限定。另外，我們不妨從審查指南關于創(chuàng)造性的審查規(guī)定中推敲一二。審查指南第二部分第四章第3.2節(jié)針對“突出的實質性特點的判斷”給出了三步法的判斷：

（1）確定最接近的現有技術。最接近的現有技術，例如可以是，與要求保護的發(fā)明技術領域相同，所要解決的技術問題、技術效果或者用途最接近和／或公開了發(fā)明的技術特征最多的現有技術，或者雖然與要求保護的發(fā)明技術領域不同，但能夠實現發(fā)明的功能，并且公開發(fā)明技術特征最多的現有技術。應當注意的是，在確定最接近的現有技術時，應首先考慮技術領域相同或相近的現有技術。

（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術問題；

（3）判斷要求保護的發(fā)明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。

在該步驟中，要從最接近的現有技術和發(fā)明實際解決的技術問題出發(fā)，判斷要求保護的發(fā)明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。在判斷過程中，要確定的是現有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現有技術中是否給出將上述區(qū)別特征應用到該最接近的現有技術以解決其存在的技術問題（即發(fā)明實際解決的技術問題）的啟示，這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現有技術并獲得要求保護的發(fā)明。而現有技術中存在技術啟示的情況中第（ⅲ）種情況是：所述區(qū)別特征為另一份對比文件中披露的相關技術手段，該技術手段在該對比文件中所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中為解決該重新確定的技術問題所起的作用相同。

顯然，在“三步法”的判斷中，對最接近的現有技術需要考慮技術領域相同或相近的現有技術，而對另一份對比文件的技術領域沒有要求，更關注的是另一份對比文件有無公開對應的區(qū)別技術特征以及作用。那能否這么理解，在創(chuàng)造性的判斷中，對另一份對比文件的技術領域的要求并不高。我們來看第一個案例：

本案：公開一種醫(yī)用的注射液態(tài)物質的設備，與對比文件1的區(qū)別在于：傳感器是磁阻傳感器，用來感測一轉軸的角度位置。由此確定的權利要求實際所要解決的技術是：為測量提供更好的測量信號。對比文件2涉及汽車工業(yè)，其使用磁阻傳感器來感測引擎轉軸的角度位置，為測量提供更好的測量信號。也就是說，權利要求1相對于對比文件1的區(qū)別特征已被對比文件2公開，而且該技術手段在該對比文件中所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中為解決該重新確定的技術問題所起的作用相同。那么，按照審查指南的判斷方法，技術手段和技術問題均相同，應當認為對比文件1和對比文件2是有結合啟示的。

筆者認為，此時需要考慮技術領域是否會妨礙本領域技術人員產生動機。如果不妨礙，則認為存在結合啟示；如果妨礙，則認為不存在結合啟示。例如，磁阻傳感器是否嚴重依賴于汽車工業(yè)，而在其他領域上無法實施？雖然“醫(yī)療器械”和“汽車工業(yè)”是兩個不同也不相近的領域，但是，如果，所要解決的技術問題是兩個領域共有的，即都是為了“提供更可靠的信號”，雖然該技術手段使用在了汽車工業(yè)領域，但本領域技術人員能夠判斷，該技術手段依附于汽車工業(yè)領域的程度并不大，可以從中得到啟示而不需付出創(chuàng)造性的勞動。

在上面的案例中，講的是本案和另一份對比文件的技術領域不同。我們再來看一個案例，本案公開一種屏蔽罩結構，與對比文件1的區(qū)別在于：屏蔽罩的蓋體和屏蔽罩的底座是滑動卡合的。由此確定的權利要求實際所要解決的技術是：便于蓋體和底座拆卸。然，審查意見以為：在其他機械領域中采用滑動卡合是常規(guī)手段，因此在對比文件的基礎上結合該常規(guī)手段可以得到本案的技術方案。

筆者認為，在某些技術領域中，因為其所屬領域的技術內容所限，使得在該領域內的技術方案改變只能是在具體結構上產生局部改變，屏蔽罩的卡合結構即是如此。因為屏蔽罩的蓋體與其下部的底座卡盒方式的種類受到限制，且由于在屏蔽罩技術領域的發(fā)展已經非常成熟，在其上的改進也相當有限，本案正是在現有技術的基礎上創(chuàng)造性的利用蓋體和底座相滑動配合以達到可拆卸地卡合的目的。這樣的區(qū)別技術特征不是屏蔽罩領域的常規(guī)的技術實現方式（屏蔽罩通常是通過在蓋體上開設卡孔，在底座上設置凸柱，利用卡孔和凸柱過盈配合實現蓋體和底座的卡合）。也就是說，雖說滑動卡合是機械領域的常規(guī)手段，但將該常規(guī)手段與特定的技術領域結合時會構成妨礙而不會讓本領域技術人員產生這種改進動機。故，本領域技術人員無法從其他領域獲得啟示而與對比文件1結合以得到本案的技術方案。

上述的兩個判斷結果相反，但二者都遵循技術領域是否會妨礙本領域技術人員產生動機的原則。當由于技術領域的不同妨礙了本領域技術人員產生這種結合動機時，或者說如果所要解決的技術問題不能夠促使本領域的技術人員在其他技術領域尋找技術手段時，即本領域技術人員在獲知相關技術領域的相關現有技術、普通技術知識和常規(guī)實驗手段時需要付出創(chuàng)造性的勞動時，我們就不能輕易得出沒有創(chuàng)造性的結論，反之亦然。以上觀點僅供大家交流和討論，由于筆者能力有限，疏漏之處還請各位批評指正。

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作者：鄧超   超凡知識產權服務股份有限公司

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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