知識產權惡意訴訟與“專利進攻性布局”

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作者：馬德剛
供稿：四惠知產
原標題：知識產權惡意訴訟與“專利進攻性布局”

2018年是知識產權改革措施出臺較多、法律環(huán)境變化較大的一個年份。筆者最感興趣的話題就是“專利的挖掘和布局”中的“進攻性布局”。

根據筆者的理解，進攻性布局的“基本原理”包括：將專利申請到競爭對手生產方法和產品比較密集的領域去，以本自己的“有專利”，制約對方的“有市場”，以提起知識是產權侵權訴訟向威脅，最終達到“無中生有”的目的。我國專利制度中包括實用新型和外觀設計。這兩種類型的專利，通常不需要經過實質審查，特別是無須經過新穎性和創(chuàng)造性的審查就可以授權。這個制度給進攻性布局提供了一種可能性，即：將他人已經投入市場的技術和產品，申請為實用新型和外觀設計，“擇機”針對競爭對手提起侵權訴訟，或可擾亂其上市、融資、評先創(chuàng)優(yōu)、享受政府優(yōu)惠政策等“大計”。

讀者看到這種無中生有式的“進攻性布局”，第一感覺是威力無窮，還是后患無窮呢？《最高人民法院民事案由規(guī)定》中包括“因惡意提起知識產權訴訟損害賠償糾紛”。無中生有式的進攻性布局是否會引發(fā)知識產權惡意訴訟賠償糾紛呢？古語云：桃李無言，下自成蹊。筆者引用幾個涉及知識產權惡意訴訟的生效案例，來說明上述“無中生有”式的“進攻性布局”后患無窮。

最新案例

今日，山東省高級人民法院（以下簡稱山東高院）審結、宣判了上訴人（一審原告，以下簡稱被告）無錫國威陶瓷電器有限公司與被上訴人（一審被告，以下簡稱被告）常熟市林芝電熱器件有限公司惡意提起知識產權訴訟損害責任糾紛一案（案號：魯民終1089號）。二審查明的事實可以歸納為：原告和被告都是海信（山東）空調有限公司（以下簡稱海信）的供應商。被告曾向海信提供過一張圖紙（以下簡稱現有設計）并沒有要求海信保密。海信把現有設計圖紙發(fā)送給了包括原告被告在內的多個投標人。后來提供圖紙的被告沒有中標，反而是原告中了標。被告不愿意接受原告中標的事實，利用外觀設計不做實質審查的規(guī)定，將其提供給海信的圖紙（現有設計）申請為外觀設計專利，在得到授權后將其用于起訴原告和海信侵權。但是原告在訴訟中行使了專利無效抗辯，涉案外觀設計被專利復審委員會宣告無效，被告撤回在先訴訟。此后，原告針對被告提起知識產權惡意訴訟，要求被告賠償15萬元。山東高院認為：被告在向海信提供圖紙的時候，沒有要求海信承擔保密義務，當海信將上述圖紙發(fā)送給投標人后，該圖紙即成為公知領域中的現有設計。被告在明知該圖紙屬于現有設計、不符合專利授予條件的情況下，還將其申請為外觀設計專利，并將其用于起訴原告和海信侵權，其目的不在于救濟法律賦予其的合法權利，而在于損害競爭對手，符合惡意提起知識產權侵權訴訟的要件，應當賠償原告的損失8萬余元。

由此可見，判斷知識產權惡意侵權訴訟的關鍵點，在于識別侵權行為人是否具有“惡意”。極端的情況是：如果行為人提起知識產權侵權訴訟的目的，完全不在于救濟其合法權利被損害的目的，而目的主要在于損害競爭對手。

據業(yè)內人士統(tǒng)計[i]：2011年－2018年，雖然因惡意提起知識產權訴訟損害賠償責任糾紛數量不高（僅為69件），但是基本保持增長趨勢。其中，最高人民法院2件、高級人民法院17件、中級人民法院39件、基層人民法院10件。

知識產權惡意訴訟的主要包括哪幾個類型呢？筆者檢索了相關案例，將上述“惡意訴訟”歸納為如下幾個類型。被控侵權行為人在明知或應知的情況下，通過如下手段針對他人提起知識產權侵權訴訟或采取保全措施：

1.將現有技術申請為實用新型；

2.將現有設計申請為外觀設計；

3.將他人在先權利申請為外觀設計；

4.利用明知失效的專利權提起訴訟；

5.違反禁止反悔原則，利用放棄的專利權利要求提起訴訟；

6.在缺乏事實和法律基礎的知識產權侵權訴訟中申請了財產保全；

7.在缺乏事實和法律基礎的知識產權侵權訴訟中申請了證據保全；

8.在缺乏事實和法律基礎的知識產權侵權訴訟中申請了行為保全。

其中第8類尚未檢索到相關案例支持，從第1類證據保全案件中分析、推導出來的結果。

此外，針對行為人惡意提起的知識產權侵權訴訟，當事人在提起賠償訴訟之前，也可以在侵權訴訟中提起“濫用專利權抗辯”。

北京市高級人民法院《專利侵權判定指南（2017）》（二）濫用專利權抗辯規(guī)定：被訴侵權人提供證據證明涉案專利為專利權人惡意取得的，可以判決駁回原告的訴訟請求。在侵犯專利權訴訟中，專利權被宣告無效的，不宜輕易認定為濫用專利權。

惡意取得專利權，是指將明知不應當獲得專利保護的發(fā)明創(chuàng)造申請專利并獲得了專利權的行為，包括下述情形：

（1）將申請日前專利權人明確知悉的國家標準、行業(yè)標準等技術標準中的技術方案申請專利并取得專利權的；

（2）國家標準、行業(yè)標準等技術標準的制定參與人，將在上述標準的起草、制定等過程中明確知悉的他人技術方案申請專利并取得專利權的；

（3）將明知為某一地區(qū)廣為制造或使用的產品申請專利并取得專利權的；

（4）采用編造實驗數據、虛構技術效果等手段使涉案專利滿足專利法的授權條件并取得專利權的；

（5）將域外公開的專利申請文件所披露的技術方案在中國申請并獲得專利權的。

更需指出的是，《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問題的解釋》規(guī)定：采取偽造證據、虛假陳述等手段，實施下列行為之一，捏造民事法律關系，虛構民事糾紛，向人民法院提起民事訴訟的，應當認定為刑法第三百零七條之一第一款規(guī)定的“以捏造的事實提起民事訴訟”：（四）捏造知識產權侵權關系或者不正當競爭關系的。惡意提起的知識產權侵權訴訟，如果被認定為“虛假訴訟”，符合上述規(guī)定的，還需要承擔形式責任。

結論：在嚴格保護知識產權的環(huán)境下，行為人也不能鉆制度的漏洞以濫用知識產權。無中生有式的進攻性布局，雖能解決眼前利益、圖一時痛快，實則是后患無窮、可以休矣。

[i]張鵬，《以案說法：惡意知識產權訴訟損害責任的賠與償》（上）

http://www.zhonglun.com/content/2018/10-31/1330064513.html

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作者：馬德剛
供稿：四惠知產
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