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淺談“撰前檢索”對專利質(zhì)量的重要性

機(jī)構(gòu)
知識產(chǎn)權(quán)界6年前
淺談“撰前檢索”對專利質(zhì)量的重要性

淺談“撰前檢索”對專利質(zhì)量的重要性

#本文僅代表作者觀點,未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載,不代表IPRdaily立場#


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:北京匯思誠業(yè)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司
原標(biāo)題:淺談“撰前檢索”對專利質(zhì)量的重要性


專利質(zhì)量包括發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)質(zhì)量和專利申請文件的代理質(zhì)量,從技術(shù)質(zhì)量上提高專利質(zhì)量,已得到申請人的普遍認(rèn)同,但從專利申請文件的代理質(zhì)量方面提高專利質(zhì)量并沒有得到申請人的普遍認(rèn)同和足夠重視。本文筆者重點對技術(shù)方案在申請階段(尤其是撰前階段)如何提高專利質(zhì)量進(jìn)行闡述,即重點突出申請人將技術(shù)交底書交付到代理人后,代理人應(yīng)當(dāng)如何提高專利質(zhì)量。


前沿


我國專利數(shù)量連續(xù)三年位居世界首位,但我們要客觀冷靜的對待這一事實。龐大的專利申請數(shù)量背后,隱藏著巨大的專利質(zhì)量危機(jī)。關(guān)于如何從技術(shù)方案的研發(fā)、申請、審查、授權(quán)和維權(quán)等角度考量對專利質(zhì)量的把控和提高,已有一些前輩做過深入探討。在此,筆者重點對技術(shù)方案在申請階段(尤其是撰前階段)如何提高專利質(zhì)量進(jìn)行闡述,即重點突出申請人將技術(shù)交底書交付到代理人后,代理人應(yīng)當(dāng)如何提高專利質(zhì)量。


關(guān)鍵詞


撰前階段 代理人 提高 專利質(zhì)量


問題分析


當(dāng)代理人拿到技術(shù)交底書之后,通常存在三種處理方式:一、理解技術(shù)交底書的方案后,直接和發(fā)明人溝通;二、經(jīng)過簡單的專利檢索后再和發(fā)明人溝通,這樣做的好處是既能輔助代理人理解技術(shù)方案,又能大致了解現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明創(chuàng)造的聯(lián)系與區(qū)別;三、在第二種處理方式的基礎(chǔ)上,代理人將主觀上認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明創(chuàng)造的聯(lián)系與區(qū)別向發(fā)明人進(jìn)行提問(以更好地理解發(fā)明創(chuàng)造的創(chuàng)造性高度),然后根據(jù)提問結(jié)果再次進(jìn)行較為詳盡的撰前檢索(以方便進(jìn)行權(quán)利要求布局和說明書公開充分,進(jìn)而為代理人后期答復(fù)審查意見提供充分說理依據(jù))。


一般來講,第一種類型的代理人可能在發(fā)明人眼中是處理問題高效和理解問題快速的人群,但在筆者看來,該類型代理人愧為代理界的成員(此處省略若干貶低詞語,因為該類型代理人忽視了撰前檢索對提高專利質(zhì)量的重要性,僅將交付的任務(wù)完成作為最終目的);第二種類型的代理人最起碼對得起良心,屬于中立人群;第三種類型的代理人才是現(xiàn)階段專利行業(yè)需求的目標(biāo)工種,也是筆者日益追求的目標(biāo),只有做到該類型的代理人之后,才能繼續(xù)討論后續(xù)申請文件撰寫的好壞。


值得一提的是,筆者認(rèn)為形成上述三種不同類型的直接原因在于:代理機(jī)構(gòu)給到實際操作人員(即代理人或檢索師)的報酬不高甚至沒有;根本原因在于:實際操作人員的責(zé)任心不強(qiáng),萬事向“錢”看。說到這,結(jié)合筆者的工作經(jīng)驗,有幾點心得與大家分享,若有描述不當(dāng)之處,敬請諒解。


心得一、專利檢索不僅僅是審查員的工作,更是代理人的工作


很多代理人認(rèn)為,進(jìn)行專利檢索是審查員的事情,并非代理人的職責(zé)。的確,審查員的工作就是通過檢索現(xiàn)有技術(shù)來評判專利申請文件的新創(chuàng)性,但這是發(fā)生在申請文件交局之后的事。而在申請文件交局之前,粗略判斷技術(shù)方案的新創(chuàng)性高低則是不可忽視的一環(huán)。而“粗略”一詞在筆者看來可以理解為:檢索時間不需花太多(如0.5h~1h),檢索要素盡量全且精(以更快速鎖定現(xiàn)有技術(shù),特別地,檢索“發(fā)明人或申請人”的關(guān)鍵詞會更有幫助),檢索庫大致鎖定中國專利(感覺這一條會受到同行的鄙視,更有責(zé)任心的代理人檢索一下外文庫也是極好的)。


目前的代理行業(yè),代理機(jī)構(gòu)和大多數(shù)申請人之間沒有一項撰前檢索的服務(wù),其原因在于:一、本身大多數(shù)申請人不是十分專業(yè),再向他們索要撰前檢索費,可能令他們產(chǎn)生代理機(jī)構(gòu)是江湖騙子的印象;二、優(yōu)質(zhì)客戶的案源量較大,再加上每個案子的撰前檢索費,那也是一筆很大的開支,因此不少客戶將撰前檢索與撰寫服務(wù)合二為一。


如前所述,進(jìn)行撰前檢索的代理人是否真的用心去進(jìn)行撰前檢索和自己拿到的報酬是有關(guān)聯(lián)的。如果一味地要求代理人每個案子都要進(jìn)行較為詳盡的撰前檢索,久而久之,這份責(zé)任心也會受到考驗。綜上,筆者認(rèn)為要想真正意義上在撰前環(huán)節(jié)就將專利的授權(quán)前景抓在自己手里,那么應(yīng)當(dāng)將撰前檢索和撰寫服務(wù)分開,這樣代理人檢索的也更加用心,客戶的用戶體驗也得到提高。至于撰前檢索費,從長遠(yuǎn)角度考慮,筆者建議優(yōu)質(zhì)客戶應(yīng)當(dāng)好好考慮一下是否值得去付出,切勿因小失大。


從另一方面來講,當(dāng)客戶付出了撰前檢索費后,代理人也應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)任地進(jìn)行詳盡檢索,檢索時間、檢索要素和檢索庫等都要得到全面升華,不能再像筆者前述“粗略”檢索應(yīng)付了事,不然可能會使客戶體驗不到代理機(jī)構(gòu)的責(zé)任心,造成客戶的流失,如此對代理機(jī)構(gòu)而言反而是偷雞不成蝕把米。至于如何進(jìn)行詳盡檢索,筆者在此不進(jìn)行贅述,相信大多數(shù)代理人或代理機(jī)構(gòu)都有自己的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。


心得二、撰前檢索不僅不會浪費撰寫時間,反而有助于提高撰寫效率


很多代理人認(rèn)為,進(jìn)行撰前檢索是浪費自己處理案件的時間,不利于提高撰寫效率。其實恰恰相反,依據(jù)筆者平時的工作經(jīng)驗,進(jìn)行一定程度上的檢索會利于自身對權(quán)利要求的布局、說明書的公開充分以及在說明書中詳盡陳述發(fā)明創(chuàng)造與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別性,從而幫助代理人寫出價值度更高的申請文件(直接作用是幫助代理人答復(fù)審查意見,間接作用是提高授權(quán)后專利的穩(wěn)定性),進(jìn)而使得代理人在撰寫效率和撰寫質(zhì)量等方面得到全面提高。


心得三、技術(shù)方案的創(chuàng)造性不僅和發(fā)明人有關(guān),還和代理人有關(guān)


很多代理人認(rèn)為,技術(shù)方案的創(chuàng)造性和發(fā)明人有關(guān),和代理人無關(guān)。其實不是這樣的,我們常說專利代理人是第二發(fā)明人,這句話總結(jié)了專利代理人在專利申請過程中對專利的重要性,但這句話通常是指專利代理人在為發(fā)明創(chuàng)造確定一個合理的保護(hù)范圍方面具有不可忽視的作用。通過撰前檢索確定發(fā)明創(chuàng)造與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別,并基于該區(qū)別確定出發(fā)明創(chuàng)造對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn),從而確定出發(fā)明創(chuàng)造的類型。然后代理人根據(jù)確定的發(fā)明創(chuàng)造的類型(如組合發(fā)明、選擇發(fā)明、轉(zhuǎn)用發(fā)明、已知產(chǎn)品的新用途發(fā)明和要素變更的發(fā)明)和對該類型的要求和發(fā)明人進(jìn)一步溝通,并將溝通的內(nèi)容整理后寫入說明書,在說明書中詳盡闡述發(fā)明創(chuàng)造的區(qū)別性,從而增加發(fā)明創(chuàng)造的創(chuàng)造性。


問題總結(jié)


專利質(zhì)量包括發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)質(zhì)量和專利申請文件的代理質(zhì)量,從技術(shù)質(zhì)量上提高專利質(zhì)量,已得到申請人的普遍認(rèn)同,但從專利申請文件的代理質(zhì)量方面提高專利質(zhì)量并沒有得到申請人的普遍認(rèn)同和足夠重視。通過以上闡述可知,影響專利代理質(zhì)量的一個先決因素是代理人是否進(jìn)行較為詳盡的撰前檢索,這不僅會增強(qiáng)權(quán)利要求布局的準(zhǔn)確性和合理性,而且也直接利于專利的授權(quán)和確權(quán)。



來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:北京匯思誠業(yè)專利代理有限公司
編輯:IPRdaily趙珍          校對:IPRdaily縱橫君


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