淺談“撰前檢索”對專利質(zhì)量的重要性

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作者：北京匯思誠業(yè)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司
原標(biāo)題：淺談“撰前檢索”對專利質(zhì)量的重要性

專利質(zhì)量包括發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)質(zhì)量和專利申請文件的代理質(zhì)量，從技術(shù)質(zhì)量上提高專利質(zhì)量，已得到申請人的普遍認(rèn)同，但從專利申請文件的代理質(zhì)量方面提高專利質(zhì)量并沒有得到申請人的普遍認(rèn)同和足夠重視。本文筆者重點對技術(shù)方案在申請階段（尤其是撰前階段）如何提高專利質(zhì)量進(jìn)行闡述，即重點突出申請人將技術(shù)交底書交付到代理人后，代理人應(yīng)當(dāng)如何提高專利質(zhì)量。

前沿

我國專利數(shù)量連續(xù)三年位居世界首位，但我們要客觀冷靜的對待這一事實。龐大的專利申請數(shù)量背后，隱藏著巨大的專利質(zhì)量危機(jī)。關(guān)于如何從技術(shù)方案的研發(fā)、申請、審查、授權(quán)和維權(quán)等角度考量對專利質(zhì)量的把控和提高，已有一些前輩做過深入探討。在此，筆者重點對技術(shù)方案在申請階段（尤其是撰前階段）如何提高專利質(zhì)量進(jìn)行闡述，即重點突出申請人將技術(shù)交底書交付到代理人后，代理人應(yīng)當(dāng)如何提高專利質(zhì)量。

關(guān)鍵詞

撰前階段 代理人 提高 專利質(zhì)量

問題分析

當(dāng)代理人拿到技術(shù)交底書之后，通常存在三種處理方式：一、理解技術(shù)交底書的方案后，直接和發(fā)明人溝通；二、經(jīng)過簡單的專利檢索后再和發(fā)明人溝通，這樣做的好處是既能輔助代理人理解技術(shù)方案，又能大致了解現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明創(chuàng)造的聯(lián)系與區(qū)別；三、在第二種處理方式的基礎(chǔ)上，代理人將主觀上認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明創(chuàng)造的聯(lián)系與區(qū)別向發(fā)明人進(jìn)行提問（以更好地理解發(fā)明創(chuàng)造的創(chuàng)造性高度），然后根據(jù)提問結(jié)果再次進(jìn)行較為詳盡的撰前檢索（以方便進(jìn)行權(quán)利要求布局和說明書公開充分，進(jìn)而為代理人后期答復(fù)審查意見提供充分說理依據(jù)）。

一般來講，第一種類型的代理人可能在發(fā)明人眼中是處理問題高效和理解問題快速的人群，但在筆者看來，該類型代理人愧為代理界的成員（此處省略若干貶低詞語，因為該類型代理人忽視了撰前檢索對提高專利質(zhì)量的重要性，僅將交付的任務(wù)完成作為最終目的）；第二種類型的代理人最起碼對得起良心，屬于中立人群；第三種類型的代理人才是現(xiàn)階段專利行業(yè)需求的目標(biāo)工種，也是筆者日益追求的目標(biāo)，只有做到該類型的代理人之后，才能繼續(xù)討論后續(xù)申請文件撰寫的好壞。

值得一提的是，筆者認(rèn)為形成上述三種不同類型的直接原因在于：代理機(jī)構(gòu)給到實際操作人員（即代理人或檢索師）的報酬不高甚至沒有；根本原因在于：實際操作人員的責(zé)任心不強(qiáng)，萬事向“錢”看。說到這，結(jié)合筆者的工作經(jīng)驗，有幾點心得與大家分享，若有描述不當(dāng)之處，敬請諒解。

心得一、專利檢索不僅僅是審查員的工作，更是代理人的工作

很多代理人認(rèn)為，進(jìn)行專利檢索是審查員的事情，并非代理人的職責(zé)。的確，審查員的工作就是通過檢索現(xiàn)有技術(shù)來評判專利申請文件的新創(chuàng)性，但這是發(fā)生在申請文件交局之后的事。而在申請文件交局之前，粗略判斷技術(shù)方案的新創(chuàng)性高低則是不可忽視的一環(huán)。而“粗略”一詞在筆者看來可以理解為：檢索時間不需花太多（如0.5h~1h），檢索要素盡量全且精（以更快速鎖定現(xiàn)有技術(shù)，特別地，檢索“發(fā)明人或申請人”的關(guān)鍵詞會更有幫助），檢索庫大致鎖定中國專利（感覺這一條會受到同行的鄙視，更有責(zé)任心的代理人檢索一下外文庫也是極好的）。

目前的代理行業(yè)，代理機(jī)構(gòu)和大多數(shù)申請人之間沒有一項撰前檢索的服務(wù)，其原因在于：一、本身大多數(shù)申請人不是十分專業(yè)，再向他們索要撰前檢索費，可能令他們產(chǎn)生代理機(jī)構(gòu)是江湖騙子的印象；二、優(yōu)質(zhì)客戶的案源量較大，再加上每個案子的撰前檢索費，那也是一筆很大的開支，因此不少客戶將撰前檢索與撰寫服務(wù)合二為一。

如前所述，進(jìn)行撰前檢索的代理人是否真的用心去進(jìn)行撰前檢索和自己拿到的報酬是有關(guān)聯(lián)的。如果一味地要求代理人每個案子都要進(jìn)行較為詳盡的撰前檢索，久而久之，這份責(zé)任心也會受到考驗。綜上，筆者認(rèn)為要想真正意義上在撰前環(huán)節(jié)就將專利的授權(quán)前景抓在自己手里，那么應(yīng)當(dāng)將撰前檢索和撰寫服務(wù)分開，這樣代理人檢索的也更加用心，客戶的用戶體驗也得到提高。至于撰前檢索費，從長遠(yuǎn)角度考慮，筆者建議優(yōu)質(zhì)客戶應(yīng)當(dāng)好好考慮一下是否值得去付出，切勿因小失大。

從另一方面來講，當(dāng)客戶付出了撰前檢索費后，代理人也應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)任地進(jìn)行詳盡檢索，檢索時間、檢索要素和檢索庫等都要得到全面升華，不能再像筆者前述“粗略”檢索應(yīng)付了事，不然可能會使客戶體驗不到代理機(jī)構(gòu)的責(zé)任心，造成客戶的流失，如此對代理機(jī)構(gòu)而言反而是偷雞不成蝕把米。至于如何進(jìn)行詳盡檢索，筆者在此不進(jìn)行贅述，相信大多數(shù)代理人或代理機(jī)構(gòu)都有自己的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

心得二、撰前檢索不僅不會浪費撰寫時間，反而有助于提高撰寫效率

很多代理人認(rèn)為，進(jìn)行撰前檢索是浪費自己處理案件的時間，不利于提高撰寫效率。其實恰恰相反，依據(jù)筆者平時的工作經(jīng)驗，進(jìn)行一定程度上的檢索會利于自身對權(quán)利要求的布局、說明書的公開充分以及在說明書中詳盡陳述發(fā)明創(chuàng)造與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別性，從而幫助代理人寫出價值度更高的申請文件（直接作用是幫助代理人答復(fù)審查意見，間接作用是提高授權(quán)后專利的穩(wěn)定性），進(jìn)而使得代理人在撰寫效率和撰寫質(zhì)量等方面得到全面提高。

心得三、技術(shù)方案的創(chuàng)造性不僅和發(fā)明人有關(guān)，還和代理人有關(guān)

很多代理人認(rèn)為，技術(shù)方案的創(chuàng)造性和發(fā)明人有關(guān)，和代理人無關(guān)。其實不是這樣的，我們常說專利代理人是第二發(fā)明人，這句話總結(jié)了專利代理人在專利申請過程中對專利的重要性，但這句話通常是指專利代理人在為發(fā)明創(chuàng)造確定一個合理的保護(hù)范圍方面具有不可忽視的作用。通過撰前檢索確定發(fā)明創(chuàng)造與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別，并基于該區(qū)別確定出發(fā)明創(chuàng)造對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)，從而確定出發(fā)明創(chuàng)造的類型。然后代理人根據(jù)確定的發(fā)明創(chuàng)造的類型（如組合發(fā)明、選擇發(fā)明、轉(zhuǎn)用發(fā)明、已知產(chǎn)品的新用途發(fā)明和要素變更的發(fā)明）和對該類型的要求和發(fā)明人進(jìn)一步溝通，并將溝通的內(nèi)容整理后寫入說明書，在說明書中詳盡闡述發(fā)明創(chuàng)造的區(qū)別性，從而增加發(fā)明創(chuàng)造的創(chuàng)造性。

問題總結(jié)

專利質(zhì)量包括發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)質(zhì)量和專利申請文件的代理質(zhì)量，從技術(shù)質(zhì)量上提高專利質(zhì)量，已得到申請人的普遍認(rèn)同，但從專利申請文件的代理質(zhì)量方面提高專利質(zhì)量并沒有得到申請人的普遍認(rèn)同和足夠重視。通過以上闡述可知，影響專利代理質(zhì)量的一個先決因素是代理人是否進(jìn)行較為詳盡的撰前檢索，這不僅會增強(qiáng)權(quán)利要求布局的準(zhǔn)確性和合理性，而且也直接利于專利的授權(quán)和確權(quán)。

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作者：北京匯思誠業(yè)專利代理有限公司
編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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