中歐之專利部分修改方式的探討

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原標(biāo)題：中歐之部分修改方式的探討

中國的部分修改方式

在中國，對專利申請文件的修改不能超出原說明書與權(quán)利要求要求書的記載范圍，這規(guī)定在《專利法》第33條。曾有一段時間，中國審查員對于發(fā)明申請修改的審查非常嚴(yán)格，動輒指出修改超范圍。在與審查員的博弈中，申請人常常被迫將說明書中的某些語句一字不落地補(bǔ)入權(quán)利要求中。

但是，在最近幾年，中國審查員對部分修改的審查標(biāo)準(zhǔn)開始逐漸寬松，可參見以下示例。

例1

修改依據(jù)：

特征A、B、C出現(xiàn)在原申請文件（說明書或權(quán)利要求書）的同一個句子。

修改方式：

將特征A補(bǔ)入權(quán)利要求1中，不補(bǔ)充特征B、C。

結(jié)果：

存在被審查員接受的可能性。可能會有審查員指出該修改超范圍，理由是沒有將與特征A關(guān)聯(lián)的特征B、C補(bǔ)入權(quán)利要求1中。但是，這種被指出超范圍的可能性要低于過去。

例2

修改依據(jù)：

說明書的具體實(shí)施例中公開了特征A，并且還公開了對特征A進(jìn)一步限定的特征a1、a2和a3。

修改方式：

將特征A補(bǔ)入權(quán)利要求1中，而不補(bǔ)入特征a1、a2和a3。

結(jié)果：

該修改被審查員接受的可能性較大。

例3

修改依據(jù)：

某個權(quán)利要求中限定了特征A、B和C。原申請文件（說明書或權(quán)利要求書）中公開了A的下位特征選自a1、a2和a3，B的下位特征選自b1、b2和b3，C的下位特征選自c1、c2和c3。

修改方式：

在權(quán)利要求進(jìn)一步限定A、B與C，由此形成A、B與C的下位特征的具體組合方式。例如，在權(quán)利要求中補(bǔ)入組合后的特征（a1、b1、c1）或（a2、b3、c1）等。

結(jié)果：

在特征A、B、C及其具體下位特征為機(jī)械或電學(xué)特征時，下位特征的具體組合方式通常會被審查員接受。在特征A、B、C及其具體下位特征為化學(xué)物質(zhì)時，以上修改被審查員接受的可能性也較大。這也適用于A、B、C是同一馬庫什通式的3個要素的情形。

以上提及了一些可能被審查員接受的修改方式，筆者認(rèn)為申請人在申請過程中可以嘗試用該些方式挑戰(zhàn)修改。但是不能保證以上修改方式必然會被所有審查員接受。畢竟，中國審查員對于修改超范圍的把握標(biāo)準(zhǔn)存在一定的自由裁量權(quán)，部分審查員可能會對上述修改方式持謹(jǐn)慎的態(tài)度。

另外，需要注意，以下修改方式仍然較難被中國審查員允許。

例4

修改依據(jù)：

原有特征a。

修改方式：

將特征a修改為其上位概念的特征A。例，a為信號的相位差，替代的特征A為誤差，A為a的上位概念。

結(jié)果：

該增加的特征A容易被指出超范圍。

例5

修改依據(jù)：

具體實(shí)施例1中有特征A、B，具體實(shí)施例2中有特征C、D，原申請文件并沒有指出實(shí)施例1與2的特征如何組合的明確記載。

修改方式：

將不同的實(shí)施例中的特征進(jìn)行組合，增加了組合的特征（A+D）、（A+C+D）或（B+C）。

結(jié)果：

容易被指出超范圍的問題。

需要注意的是，在說明書中提及“本申請的方案可以是不同實(shí)施方式/技術(shù)方案的任意組合”等類似的語句，其通常不會被審查員認(rèn)可為修改的依據(jù)。要應(yīng)應(yīng)對上述情況，需要在申請文件中明確記載不同實(shí)施例的特征的具體組合方式。

歐洲的部分修改方式

對于中國《專利法》第33條，歐洲專利局審查修改超范圍的條款為 Article 123（2）EPC，其要求修改不能超出原申請記載的范圍。從法條規(guī)定上，難以得出中歐對于修改超范圍審查標(biāo)準(zhǔn)上的差異。通常，申請人容易認(rèn)為中國的超范圍審查是世界上最嚴(yán)格的。但實(shí)際上，歐洲專利局目前在某些方面的超范圍審查標(biāo)準(zhǔn)已高于中國專利局。

例如，相對例3的涉及選擇組合的修改情形、特別是其中的化學(xué)物質(zhì)類（包括馬庫什權(quán)利要求）的修改方式，不容易被歐洲專利局接受。

另外，相對例1的修改情形，在不能充分說明補(bǔ)入的特征A與其他特征B、C不存在關(guān)聯(lián)性時，單獨(dú)補(bǔ)入特征A容易被歐洲專利局指出超范圍的問題。相對例2的修改情形，單獨(dú)補(bǔ)入特征A，而不補(bǔ)入特征a1、a2和a3，也容易被歐洲專利局被指出超范圍。

針對歐專局修改審查嚴(yán)格的情況，建議申請人提前在申請文件中將具體的下位特征進(jìn)行記載。

例如，對于例3，建議在申請文件中明確記載具體的組合特征（a1、b1、c1）、（a2、b3、c1）等。

對于例1，建議在申請文件中說明特征A與B、C不存在緊密的關(guān)聯(lián)性，增加對涉及特征A的技術(shù)單獨(dú)記載的部分。

對于例2，將僅涉及特征A與（A、a1、a2和a3）的兩組方案分別單獨(dú)記載。

但對于前述提及的例4、5，歐洲專局與中國的審查標(biāo)準(zhǔn)基本一致，均不容易被認(rèn)可。注意到在歐洲申請文件中，常采用前后多引多的權(quán)利要求撰寫方式，這一方面是為了節(jié)省費(fèi)用，另一方面實(shí)現(xiàn)不同特征的盡量多的組合。

結(jié)語

綜上，以上對中國與歐洲的部分修改情形是否被審查認(rèn)可，進(jìn)行了初步的探討。對于既進(jìn)入中國、又要進(jìn)入歐洲的專利申請，可按照中歐的專利局中最嚴(yán)格的修改審查標(biāo)準(zhǔn)來要求撰寫內(nèi)容，從而為今后申請階段可能的修改做好充分的準(zhǔn)備。

來源：林達(dá)劉知識產(chǎn)權(quán)

作者：沈顯華 機(jī)械部

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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