撤三程序中非規(guī)范商品上的使用可否視為核定商品上的使用探討

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作者：馮建坤 超凡知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

原標(biāo)題：撤三程序中非規(guī)范商品上的使用可否視為核定商品上的使用探討

引言：

根據(jù)最高院、北京高院目前確定的意見，商標(biāo)撤銷三年不使用程序中，只有在核定商品上的使用，才是對注冊商標(biāo)的使用，相關(guān)證據(jù)才能作為注冊商標(biāo)的使用證據(jù)，在與核定商品類似的非核定商品上的使用不能視為核定商品上的使用。但對于非規(guī)范商品的使用人來說，其之所以在非規(guī)范商品上使用被申請撤銷的注冊商標(biāo)，是因?yàn)槠湓谏暾埳虡?biāo)注冊時沒有對應(yīng)的規(guī)范商品名稱，同時以非規(guī)范商品申請注冊的成功率又很低導(dǎo)致，注冊人在申請注冊時并沒有注冊失誤等主觀過錯，這種情況下，仍認(rèn)定非規(guī)范商品的使用不能視為類似核定商品使用是否有違法律的公平、合理？針對以上該問題，本文將進(jìn)行初步的探討。

要討論上述問題，我們有必要了解撤三程序中類似商品上的使用是否可以視為核定商品上的使用認(rèn)定的演化過程。在早些年，商標(biāo)撤三程序的目的在于盤活商標(biāo)資源，敦促注冊人使用商標(biāo)，并非是一種處罰措施，部分法院特別是商標(biāo)局對于撤三程序中的使用證據(jù)，無論是證據(jù)的形式還是使用證據(jù)的遞交時間都采取相對寬松的態(tài)度。例如在“三得利SDL及圖”案中，人民法院就認(rèn)為，某公司“銷售‘三得利’飲用水，而飲用水商品與涉案商標(biāo)核定使用的可樂、液體飲料、保健飲料、固體飲料屬于類似商品，故可以視為涉案商標(biāo)在其核定使用商品上進(jìn)行了使用”。該案中，商標(biāo)實(shí)際使用的“飲用水”商品并非“三得利SDL及圖”商標(biāo)核定商品，但與核定的“液體飲料”等商品均屬于類似商品，商標(biāo)獲得維持。

然而，這種認(rèn)定在法理上存在明顯的邏輯困境，因?yàn)樵诜呛硕ǖ念愃粕唐飞鲜褂米陨虡?biāo)的行為如果使用注冊商標(biāo)標(biāo)識“?”，則屬于冒充注冊商標(biāo)的違法行為，如果未使用“?”，則屬于使用未注冊商標(biāo)的行為，這兩種情況無論哪種情況都不能作為該注冊商標(biāo)的合法使用證據(jù)。最高人民法院在2015年公布的“B及圖”商標(biāo)典型案例【（2015）知行字第255號】的摘要中就明確指出“在注冊商標(biāo)連續(xù)三年停止使用予以撤銷制度中，復(fù)審商標(biāo)的使用行為應(yīng)以核定使用的商品為限?！?016年5月初，北京市高級人民法院發(fā)布的《當(dāng)前知識產(chǎn)權(quán)審判中需要注意的若干法律問題》中也明確“對于使用注冊商標(biāo)的商品范圍應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持長期以來已經(jīng)形成的標(biāo)準(zhǔn)，即只有在核定商品上的使用，才是對注冊商標(biāo)的使用，在與核定使用商品類似的商品上的使用，并非對注冊商標(biāo)的使用，不能據(jù)此維持注冊商標(biāo)有效；商標(biāo)注冊人在核定使用的一種商品上使用注冊商標(biāo)的，在與該商品相類似的其他核定商品上的注冊可予以維持?！敝链耍?jīng)過最高院和北京高院明確，司法實(shí)踐中，已經(jīng)確定只有在核定商品上的使用才能視為該商品相類似的其他核定商品上的使用，在與核定商品類似的非核定商品上的使用不能視為該核定商品上的使用。

（一）一概否決非規(guī)范商品上的使用效力有違公平、合理原則

商標(biāo)撤三程序中，如果以非規(guī)范商品不屬于核定的商品，一概否認(rèn)其使用行為的效力，將有違法律規(guī)定的公平、合理原則，理由如下：

1.對于與規(guī)范商品類似的非規(guī)范商品，注冊人通過指定類似規(guī)范商品來保護(hù)非規(guī)范商品系商標(biāo)注冊制度缺陷造成，注冊商標(biāo)人主觀上不存在過錯。因?yàn)楝F(xiàn)實(shí)社會的復(fù)雜性和變化性，作為商標(biāo)注冊依據(jù)的《商標(biāo)注冊用商品和服務(wù)國際分類表》、《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》不可避免地存在局限性和滯后性，無法包含現(xiàn)實(shí)存在的全部商品。雖然《商標(biāo)法實(shí)施條例(2014修訂)》第15條規(guī)定，非規(guī)范商品可以通過隨附說明的方式申請注冊，但由于非規(guī)范商品本身屬性并不確定，注冊人在申請注冊時實(shí)際無法準(zhǔn)確判斷該非規(guī)范商品是屬于類似規(guī)范商品的下位概念還是平行概念，即便注冊人認(rèn)為屬于平行概念，由于行政行為謹(jǐn)慎性，實(shí)踐中以非規(guī)范商品申請注冊的成功率很低，注冊人即使嘗試了以非規(guī)范商品注冊商標(biāo)，但也會大概率地被駁回。因此，對于與規(guī)范商品類似的非規(guī)范商品，注冊人通過指定類似規(guī)范商品來保護(hù)非規(guī)范商品很多時候?qū)崒贌o奈。

2.考慮到注冊人在商標(biāo)使用過程中投入的成本，注冊商標(biāo)形成的商譽(yù)，一概否定非規(guī)范商標(biāo)的使用效力，將直接導(dǎo)致注冊人喪失注冊商標(biāo)權(quán)利并丟失已有市場，造成巨大損失。撤三程序中的被申請撤銷商標(biāo)的注冊時間至少都經(jīng)過三年，在真實(shí)的使用意圖下，注冊商標(biāo)經(jīng)過多年的使用，商標(biāo)注冊人基本都會投入大量的成本，注冊商標(biāo)也會形成一定的商譽(yù)，如果直接否定非規(guī)范商品的使用效力，實(shí)際是要求注冊人為商標(biāo)注冊制度本身的缺陷承擔(dān)法律后果，這顯然有違法律規(guī)定的公平、合理原則。在“偉迪捷”案中，商標(biāo)核定商品為“印刷機(jī)器”等，而注冊人一直將“偉迪捷”商標(biāo)使用在“噴碼機(jī)”這一非規(guī)范商品上。審理法院認(rèn)為若將商標(biāo)使用商品嚴(yán)格限定在核定的“印刷機(jī)器”上，對“噴碼機(jī)”上的商品不予采納，將會致使注冊人喪失商標(biāo)權(quán)利并丟失已有市場，導(dǎo)致不公，該判決未否定非規(guī)范商品使用的效力顯然更為公平、合理。

（二）并非所有在非規(guī)范商品上的使用行為都可以視為類似核定商品上的使用

如前文所述，將與核定商品類似的非規(guī)范商品上的使用行為視為在該核定商品上的使用，重要原因是注冊人在注冊商標(biāo)時不存在注冊失誤等主觀過錯。若注冊人在注冊商標(biāo)時，雖然非規(guī)范商品在分類表中仍不存在規(guī)范的商品名稱，但實(shí)際中已經(jīng)存在多個非規(guī)范商品在同一群組注冊成功的案例，且撤銷申請人能夠證明注冊人知曉這些成功的案例，那可以證明注冊人知曉商標(biāo)局實(shí)際已基本確認(rèn)該非規(guī)范商品屬于這一商品群組，若此時注冊人仍未選擇直接以非規(guī)范商品作為核定商品申請注冊，甚至選擇在其他群組上注冊商標(biāo)，注冊人應(yīng)當(dāng)是存在注冊上的失誤的，此時在非規(guī)范商品上的使用行為不能視為類似核定商品的使用。另外，若注冊人注冊商標(biāo)在先，使用非規(guī)范商品在后，實(shí)際屬于在新商品上使用商標(biāo)的行為，按照《商標(biāo)法》規(guī)定不同的商品應(yīng)該分別注冊商標(biāo)，若此時注冊人知曉這一非規(guī)范商品已經(jīng)存在多個與注冊商標(biāo)核準(zhǔn)商品不同群組注冊成功的案例，使用人仍然堅(jiān)持使用此前已注冊的商標(biāo)，而不另行申請商標(biāo)，則同樣存在注冊失誤，其在與核準(zhǔn)商品類似的非規(guī)范商品上的使用行為同樣不能視為核定商品上的使用。

（三）將在與核定商品類似的非規(guī)范商品上使用視為在該核定商品上使用的條件

綜上所述，筆者認(rèn)為，將在與核定商品類似的非規(guī)范商品上的使用視為在該核定商品上的使用需滿足以下條件：

1.非規(guī)范商品使用人在注冊商標(biāo)時尚不存在該非規(guī)范商品在同一商品群組注冊成功的多個案例，若已存在且有證據(jù)證明使用人知曉這些成功案例，使用人申請注冊時應(yīng)當(dāng)嘗試直接以非規(guī)范商品作為核定商品申請。之所以限定為同一群組的多個成功的案例是商標(biāo)注冊實(shí)踐中存在某個非規(guī)范商品在不同的商品類別同時注冊成功情況，一兩個非規(guī)范商品的成功案例并不能讓注冊人完全確定需要注冊的商品內(nèi)容，也不足以促使注冊人選擇程序更為繁瑣、成本更高、時間更長的非規(guī)范商品上申請注冊。同理，對于先注冊商標(biāo)后在類似非規(guī)范商品上使用注冊商標(biāo)的行為，若使用人知曉存在了多個非規(guī)范商品注冊成功的案例，且成功注冊的商品群組均與已注冊商標(biāo)核準(zhǔn)商品的群組不同，此時使用人未嘗試非規(guī)范商品上申請注冊商標(biāo)，而是直接使用已注冊商標(biāo)，則在該非規(guī)范商品上使用注冊商標(biāo)的行為不能視為類似核定商品上的使用。

2.非規(guī)范商品應(yīng)當(dāng)達(dá)到司法認(rèn)定構(gòu)成類似商品的程度，但不要求屬于最為接近的商品。對于此條件，筆者與北京知產(chǎn)法院“佳捷時JAGAS及圖”案（2016京73行初2035號）審理法官有不同看法。該案中法官認(rèn)為非規(guī)范商品“即便考慮到商標(biāo)申請時關(guān)于商品名稱的規(guī)范,其使用僅可以作為與其最接近的商品的使用?！惫P者認(rèn)為，非規(guī)范商品使用不能僅局限在“最接近的商品”，而應(yīng)擴(kuò)大到類似商品。首先，非規(guī)范商品之所以非規(guī)范，很大一部分原因是因?yàn)槠渖唐返膶傩圆⒉幻鞔_（對于商品屬性明確的商品實(shí)際可以歸入規(guī)范商品的下位概念），在屬性并不明確的情況下，“最接近”的概念實(shí)際是無法明確的；其次，對于注冊人來說，要求注冊人在申請注冊時就準(zhǔn)確判斷“最接近”的規(guī)范商品，實(shí)際是無法完成的任務(wù)，一方面注冊人并不具備相應(yīng)的專業(yè)知識，另一方面，商品的類似概念實(shí)際也是處于變化過程中，當(dāng)初認(rèn)為是“最接近”的規(guī)范商品，撤三程序時并不一定還是“最接近”。因此，筆者認(rèn)為，只要非規(guī)范商品構(gòu)成司法實(shí)踐認(rèn)定的類似商品（即以相關(guān)公眾對商品或者服務(wù)的一般認(rèn)識綜合判斷），就可以認(rèn)為注冊人在注冊時不存在注冊的失誤，未能直接在非規(guī)范商品上注冊商標(biāo)實(shí)際是由于商標(biāo)注冊制度的缺陷造成，其在與核定商品類似的非規(guī)范商品上使用可以視為在該核定商品上使用。

3. 沒有證據(jù)證明使用人知曉第1點(diǎn)條件所述的成功案例。目前國家商標(biāo)局的官方查詢系統(tǒng)并不能直接查詢非規(guī)范商品的注冊情況，基于行政機(jī)關(guān)的公信力和權(quán)威性，一般情況下可以直接推定使用人并不知曉該非規(guī)范商品的成功注冊案例。但是，若撤銷申請人能夠提供明確的證據(jù)證明使用人知曉這些案例的，例如注冊非規(guī)范商品使用人在注冊時曾收到代理機(jī)構(gòu)或者經(jīng)營同類產(chǎn)品經(jīng)營者提供的非規(guī)范商品注冊情況的報告等，使用人在與核定商品類似的非規(guī)范商品上的使用不能視為在該核定商品上的使用。

目前司法實(shí)踐商標(biāo)撤三程序中只有在核定商品上的使用才能視為該商品相類似的其他核定商品的使用，在與核定商品類似的非核定商品的使用不能視為該核定商品的使用。但對于非規(guī)范商品，因?yàn)樽匀穗y以準(zhǔn)確判斷與非規(guī)范商品最近似的規(guī)范商品，而直接以非規(guī)范商品進(jìn)行注冊的成本較高、成功率較低，許多非規(guī)范商品上使用注冊商標(biāo)的注冊人申請注冊時主觀上并無過錯，若嚴(yán)格按照在核定商品上的使用才能構(gòu)成使用的規(guī)則，并不符合公平合理原則。因此，筆者認(rèn)為，若只有沒有明確的證據(jù)可以證明非規(guī)范商品的使用人在申請注冊時明知該非規(guī)范商品已經(jīng)基本確定應(yīng)注冊在某個規(guī)范商品的群組，否則，對于通過在類似的規(guī)范商品上獲得注冊的非規(guī)范商品使用人，只要該非規(guī)范商品與核定的規(guī)范商品類似，就應(yīng)當(dāng)將其在該非規(guī)范商品上使用注冊商標(biāo)視為是該規(guī)范商品上的使用，從而維持注冊商標(biāo)的效力，而不應(yīng)當(dāng)苛求該非規(guī)范商品與核準(zhǔn)的規(guī)范商品是最類似的商品。

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作者：馮建坤 超凡知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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