小議商標(biāo)在非注冊(cè)類別上的“使用”

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作者：袁博

原標(biāo)題：小議商標(biāo)在非注冊(cè)類別上的“使用”

現(xiàn)行《商標(biāo)法》第四十九條第二款規(guī)定，“注冊(cè)商標(biāo)成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個(gè)人可以向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷該注冊(cè)商標(biāo)”。那么，如何判斷注冊(cè)商標(biāo)在三年內(nèi)是否“使用”呢？《商標(biāo)法》第四十八條定義了何為“商標(biāo)的使用”，即指將商標(biāo)“用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來源的行為”。

根據(jù)《商標(biāo)法》第四十九條的規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)在使用過程中不得改變注冊(cè)商標(biāo)、注冊(cè)人名義、地址或者其他注冊(cè)事項(xiàng)。因此，嚴(yán)重違反注冊(cè)事項(xiàng)的，就不能稱之為商標(biāo)的“實(shí)際使用”。例如，改變注冊(cè)商標(biāo)而使用的，不構(gòu)成“實(shí)際使用”。根據(jù)商標(biāo)法第四十九條的規(guī)定，改變注冊(cè)商標(biāo)的，管理部門會(huì)責(zé)令改正或撤銷。但是，筆者認(rèn)為，對(duì)于在實(shí)際使用中對(duì)商標(biāo)的非顯著性元素的視覺效果上的微小“改變”，仍然應(yīng)當(dāng)予以寬容。事實(shí)上，對(duì)于此種情形，《巴黎公約》以及英國(guó)、日本等國(guó)家均堅(jiān)持了“微小改變不影響相同認(rèn)定”的規(guī)定。其次，在非注冊(cè)類別的商品上使用，不構(gòu)成“實(shí)際使用”。司法實(shí)踐中，司法機(jī)關(guān)對(duì)于核定商品類別上的使用采取嚴(yán)格解釋的立場(chǎng)，即使是在與核定類別相近的商品上使用，一般也不認(rèn)定為相同意義上的“實(shí)際使用”。

以下重點(diǎn)談?wù)勗诜亲?cè)類別的商品上使用。

在商評(píng)委2018年公布的“2017年商標(biāo)評(píng)審20個(gè)典型案例”中的“第9369681號(hào)‘ARTE COLL及圖’商標(biāo)撤銷復(fù)審案”中，被申請(qǐng)人的第9369681號(hào)“ARTE COLL及圖”商標(biāo)（以下稱復(fù)審商標(biāo)）于2012年5月獲準(zhǔn)注冊(cè)，指定使用在第3類“洗發(fā)液、化妝品”等商品上。申請(qǐng)人于2015年6月以復(fù)審商標(biāo)連續(xù)三年停止使用為由向商標(biāo)局提出撤銷申請(qǐng)，商標(biāo)局作出維持復(fù)審商標(biāo)注冊(cè)的決定。申請(qǐng)人不服，提出撤銷復(fù)審申請(qǐng)。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)經(jīng)審理認(rèn)為，被申請(qǐng)人雖提交了合作協(xié)議、產(chǎn)品購(gòu)銷合同等證據(jù)，但僅可證明復(fù)審商標(biāo)一直使用在“面膜”商品上，而非本案復(fù)審商標(biāo)所核定使用的“化妝品”等商品。因此，復(fù)審商標(biāo)應(yīng)予撤銷注冊(cè)。由此可以看出，盡管“面膜”在一般觀念中與“化妝品、口紅、指甲油”構(gòu)成相近類別的商品，但仍然無法被認(rèn)可構(gòu)成實(shí)際“使用”。

與之相對(duì)，在一些特殊情形中，則存在例外。例如，同樣在前述商評(píng)委公布的“2017年商標(biāo)評(píng)審20個(gè)典型案例”中的“第6621955號(hào)‘AFIELD’商標(biāo)撤銷復(fù)審案中，該案申請(qǐng)人以無正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用為由，于2015年12月對(duì)本案被申請(qǐng)人注冊(cè)的第6621955號(hào)“AFIELD”商標(biāo)（以下稱復(fù)審商標(biāo)）向商標(biāo)局提出撤銷申請(qǐng)，請(qǐng)求撤銷復(fù)審商標(biāo)在第42類“計(jì)算機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)”部分核定使用服務(wù)上的注冊(cè)。商標(biāo)局經(jīng)審查認(rèn)為，被申請(qǐng)人提供的商標(biāo)使用證據(jù)有效，復(fù)審商標(biāo)在“計(jì)算機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)”服務(wù)上的注冊(cè)不予撤銷。申請(qǐng)人不服商標(biāo)局決定，提出復(fù)審。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)經(jīng)審理認(rèn)為，被申請(qǐng)人提交的證據(jù)材料等足以形成完整證據(jù)鏈證明被申請(qǐng)人在指定期間內(nèi)在“建筑智能化工程設(shè)計(jì)施工”服務(wù)上對(duì)“AFIELD”商標(biāo)進(jìn)行了實(shí)際使用?！敖ㄖ悄芑こ淘O(shè)計(jì)施工”服務(wù)的具體內(nèi)容和方式存在復(fù)合性和多樣性，難以納入《類似商品與服務(wù)區(qū)分表》中某一項(xiàng)特定服務(wù)的外延中。根據(jù)我國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部制定的《建筑智能化工程設(shè)計(jì)與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定以及在案證據(jù)顯示的被申請(qǐng)人實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況可以認(rèn)定，被申請(qǐng)人從事的建筑智能化設(shè)計(jì)與施工經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中包含了“計(jì)算機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)”服務(wù)。因此，復(fù)審商標(biāo)在“計(jì)算機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)”服務(wù)上的注冊(cè)應(yīng)予以維持。由此可見，在一些特殊的新興行業(yè)中，對(duì)于其商品或者服務(wù)類別的判定，應(yīng)當(dāng)結(jié)合技術(shù)發(fā)展的實(shí)際情況，才能作出符合實(shí)際的判斷。

 
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作者：袁博

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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