《商標(biāo)法》第三十二條對在先姓名權(quán)的保護是否以商品相同或類似為前提？

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原標(biāo)題：《商標(biāo)法》第三十二條對在先姓名權(quán)的保護是否以商品相同或類似為前提？——評“Brunello Cucinelli”商標(biāo)無效宣告案件

1. 案件簡介

“Brunello Cucinelli”品牌是意大利的世界頂級服裝品牌。該品牌源自創(chuàng)始人Brunello Cucinelli先生的姓名，在世界時裝行業(yè)享有盛譽，被稱為“山羊絨之王”。

一家中國臺州公司在第9類“眼鏡；眼鏡盒；太陽鏡”等商品上注冊申請了“Brunello Cucinelli”商標(biāo)。受權(quán)利人Brunello Cucinelli公司及Brunello Cucinelli先生共同委托，某代理機構(gòu)對該商標(biāo)提交了無效宣告申請。在無效宣告申請中，某代理機構(gòu)提出了以下主張：爭議商標(biāo)的注冊和使用損害了時裝界知名傳奇品牌的創(chuàng)始人“Brunello Cucinelli”先生的姓名權(quán)和“Brunello Cucinelli”商標(biāo)的聲譽；爭議商標(biāo)與權(quán)利人在其他類別上已在先注冊的商標(biāo)構(gòu)成類似商品上的近似商標(biāo)；爭議商標(biāo)注冊人大量抄襲他人商標(biāo)，擾亂了正常的商標(biāo)注冊管理秩序；爭議商標(biāo)屬于以“其他不正常手段取得注冊”的情形。

最終商標(biāo)評審委員會依據(jù)《商標(biāo)法》第44條1款宣告爭議商標(biāo)無效。在無效宣告請求的裁定書中，商評委認(rèn)定：“提交的在案證據(jù)可以證明‘Brunello Cucinelli’系同名品牌創(chuàng)始人姓名，具有較強的獨創(chuàng)性。爭議商標(biāo)與申請人具有較強獨創(chuàng)性的商標(biāo)完全相同，難謂巧合。同時，除本案爭議商標(biāo)以外，被申請人在第9類上申請注冊多枚‘H&M’、‘Teeniv Weeniv’、‘cosme decorte’等與他人具有較強顯著性的商標(biāo)構(gòu)成相同或近似的商標(biāo)。且被申請人未對上述相關(guān)商標(biāo)的設(shè)計創(chuàng)作來源作出合理解釋說明。由此，可以認(rèn)定被申請人申請注冊爭議商標(biāo)的行為具有明顯的復(fù)制、抄襲他人高知名度商標(biāo)的故意，其行為擾亂了正常的商標(biāo)注冊管理秩序，有損于公平競爭的市場環(huán)境，故被申請人申請注冊爭議商標(biāo)的行為已構(gòu)成了《商標(biāo)法》第四十四條第一款所指的以‘其他不正當(dāng)手段’取得注冊的情形。”

2. 要點評析

本案中，商評委雖然認(rèn)可了爭議商標(biāo)“Brunello Cucinelli”系申請人創(chuàng)始人的姓名，具有較強的獨創(chuàng)性。但是并未支持我方依據(jù)《商標(biāo)法》第32條所提出的“爭議商標(biāo)侵犯了Brunello Cucinelli先生的姓名權(quán)”的主張，理由是：“提交的證據(jù)尚不足以證明申請人的姓名權(quán)已在爭議商標(biāo)核定使用的眼鏡等商品上在先使用并具有一定知名度，故難以認(rèn)定爭議商標(biāo)在其核定使用商品上的注冊會給申請人主張的姓名權(quán)造成或者可能造成損害。因此，爭議商標(biāo)的注冊申請未違反《商標(biāo)法》第三十二條所指的‘損害他人在先權(quán)利’之商號權(quán)、姓名權(quán)的情形?！?/p>

對商評委以上認(rèn)定，筆者存在不同觀點?！渡虡?biāo)法》第三十二條規(guī)定“申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。”《商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》在關(guān)于“損害他人姓名權(quán)”的適用要件中規(guī)定“認(rèn)定系爭商標(biāo)是否損害他人姓名權(quán)，應(yīng)當(dāng)以相關(guān)公眾容易將系爭商標(biāo)在其注冊使用的商品上指向姓名權(quán)人或者與姓名權(quán)人建立對應(yīng)聯(lián)系為前提?！倍诮衲觐C布的《北京市高級人民法院商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》中第16.12條規(guī)定“相關(guān)公眾容易認(rèn)為標(biāo)有訴爭商標(biāo)的商品與該自然人存在許可等特定聯(lián)系的，可以認(rèn)定屬于商標(biāo)法第三十二條規(guī)定的情形?！庇缮峡芍渡虡?biāo)法》、《商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》以及法院司法政策均沒有將“商品相同或者類似”作為認(rèn)定損害他人姓名權(quán)的前提，而是將“產(chǎn)生特定聯(lián)系”作為認(rèn)定損害姓名權(quán)與否的標(biāo)準(zhǔn)。本案中，爭議商標(biāo)所包含的文字“Brunello Cucinelli”并非常用英文單詞，而是在時裝行業(yè)享有很高知名度的設(shè)計師的姓名。該姓名很難讓中國消費者將之與申請人之外的主體產(chǎn)生聯(lián)系。而且“眼鏡、太陽鏡”等產(chǎn)品屬于常見的時尚服飾商品，為很多服裝品牌同時經(jīng)營，對此，商評委和法院曾經(jīng)在很多案例中認(rèn)定了第9類“眼鏡”和第25類“服裝”構(gòu)成類似商品。例如在“GAP”商標(biāo)異議復(fù)審案件的再審判決中，最高院就認(rèn)定：“‘太陽鏡、眼鏡框’和‘服裝’商品的功能用途、銷售渠道、消費群體具有較大的關(guān)聯(lián)性，尤其對于時尚品牌而言，公司經(jīng)營同一品牌的服裝和眼鏡等配飾是普遍現(xiàn)象?！?span style="color: rgb(0, 112, 192);">【1】由此可見，“眼鏡”和“服裝”在現(xiàn)實生活中不可謂沒有關(guān)聯(lián)。因此，相關(guān)中國公眾很容易把和“服裝”相關(guān)聯(lián)的商品“眼鏡”上使用的、由在“服裝”上享有較高知名度的申請人創(chuàng)始人的姓名構(gòu)成的品牌和申請人聯(lián)系起來，從而損害了申請人的姓名權(quán)。因此商評委關(guān)于本案爭議商標(biāo)未損害申請人的姓名權(quán)的認(rèn)定部分有待商榷。

不過，盡管如此，商評委在認(rèn)定爭議商標(biāo)違反《商標(biāo)法》第44條1款的時候，酌情考慮了爭議商標(biāo)和申請人具有較高獨創(chuàng)性的姓名和商標(biāo)雷同的事實，并最終認(rèn)定“被申請人申請注冊爭議商標(biāo)的行為具有明顯的復(fù)制、抄襲他人高知名度商標(biāo)的故意，其行為擾亂了正常的商標(biāo)注冊管理秩序，有損于公平競爭的市場環(huán)境。” 由此可見，對于被申請人搶注他人商標(biāo)的惡意比較明顯的情況下，即便在對于《商標(biāo)法》第32條不予認(rèn)可的情況下，商評委在使用第44條1款這一“兜底條款”的時候，仍然會將被申請人注冊申請爭議商標(biāo)的惡意作為考量要素，這也反映了商標(biāo)主管機關(guān)目前對于打擊商標(biāo)惡意注冊的強勢態(tài)度，令人拍手稱快。

注釋：

【1】 最高人民法院（2012）行提字第10號判決書

來源：林達劉知識產(chǎn)權(quán)

作者：郜宇 商標(biāo)部

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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