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被國家知識產(chǎn)權(quán)局無效的專利,還能用于維權(quán)嗎?

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灣區(qū)知識產(chǎn)權(quán)6年前
被國家知識產(chǎn)權(quán)局無效的專利,還能用于維權(quán)嗎?

被國家知識產(chǎn)權(quán)局無效的專利,還能用于維權(quán)嗎?

#本文僅代表作者觀點,未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載,不代表IPRdaily立場#

 

來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:盧佳 永新智財律師事務所

          苗征 永新智財律師事務所

原標題:被國家知識產(chǎn)權(quán)局無效的專利,還能用于維權(quán)嗎——淺談無效決定尚在行政訴訟中的專利之有效性 

 

對于被國家知識產(chǎn)權(quán)局宣告無效,但是權(quán)利人已經(jīng)起訴,法院尚未做出生效判決的專利來說,權(quán)利人從程序上暫時是無法有效維權(quán)的。但是未經(jīng)許可實施專利的侵權(quán)者,也必須意識到其頭上的達摩克里斯之劍,一旦最終無效決定被撤銷,專利有效性被維持,則侵權(quán)者將要面臨賠償,賠償?shù)挠嬎惆ㄔ诖似陂g給權(quán)利人造成的損失或其所獲利潤,以及維權(quán)合理開支,甚至將來還可能面臨懲罰性賠償。

 

目前和日本、德國等大陸法系的國家一樣,我國也采用“民行二元程序”,即授權(quán)確權(quán)的行政程序和判斷侵權(quán)的司法程序是二元的,相互獨立。【1】

 

同時,我國也遵循著TRIPS協(xié)定的司法審查原則【2】,即對于行政機關(guān)的裁決,提供給當事方司法審查機會。當事方如果對于國家知識產(chǎn)權(quán)局所做出的決定不服,可以起訴至法院,申請撤銷國家知識產(chǎn)權(quán)局做出的無效決定。

 

由此可知,對于國家知識產(chǎn)權(quán)局已經(jīng)做出無效決定的專利,其并不必然完全無法用于維權(quán)。

 

對于國家知識產(chǎn)權(quán)局已經(jīng)做出無效決定的專利,可以分為如下兩種情況。其一、如果在國家知識產(chǎn)權(quán)局宣布專利無效的決定書記載的決定之日起三個月內(nèi),專利權(quán)人沒有向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟,在這種情況下國家知識產(chǎn)權(quán)局做出的無效決定生效,專利自始無效,無法用于維權(quán)。然而,事實上,專利權(quán)人可能對決定不服,在規(guī)定時間內(nèi),向北京知產(chǎn)法院提起訴訟,這就是第二種情況,那么此時專利有效性如何,是否還可以用于維權(quán)呢?對于專利權(quán)人,或者未經(jīng)許可的技術(shù)實施者,應該如何看待這種情況下的專利有效性呢?

 

首先,從權(quán)利人的角度來看:

 

雖然由于已經(jīng)提起了訴訟,被訴決定尚未生效,專利權(quán)此時并非無效。但由于此時專利效力處于一種不確定的狀態(tài),基于這樣的專利的維權(quán)存在程序障礙。

 

實踐中,無論是司法程序(如啟動民事侵權(quán)訴),還是行政查處(如專利行政投訴),如果專利已經(jīng)被無效,在無效決定被生效的判決撤銷前,基本都無法拿到有利的裁決。

 

具體來說,對于司法程序,根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》(以下簡稱“專利法解釋二”)的第2條的規(guī)定:“權(quán)利人在專利侵權(quán)訴訟中主張的權(quán)利要求被專利復審委員會宣告無效的,審理侵犯專利權(quán)糾紛案件的人民法院可以裁定駁回權(quán)利人基于該無效權(quán)利要求的起訴。有證據(jù)證明宣告上述權(quán)利要求無效的決定被生效的行政判決撤銷的,權(quán)利人可以另行起訴。專利權(quán)人另行起訴的,訴訟時效期間從本條第二款所稱行政判決書送達之日起計算?!庇纱耍绻趯@謾?quán)訴訟過程中國家知識產(chǎn)權(quán)局做出了無效決定,權(quán)利人往往也只能以駁回起訴收場,幾乎不可能拿到有利的裁判。因此,在專利已經(jīng)被國家知識產(chǎn)權(quán)局無效了的情況下,即使權(quán)利人提起行政訴訟,也無法在收到撤銷決定的生效判決前,通過民事訴訟進行維權(quán)。

 

這種“先行裁駁、另行起訴”的制度設(shè)計,旨在克服現(xiàn)行法律框架上存在的專利訴訟周期長的問題【3】。這是因為無效決定的行政訴訟審理程序,平均耗時可達一年半之久【4】。另外,由于二審終審制,當事方還可以提起上訴,案件經(jīng)歷二審,拿到最終生效判決的耗時因此會更久。這就導致在較長的時間內(nèi)專利的有效性處于一種不確定的狀態(tài),并非完全無效,卻又存在極高的可能性是無效的。因此,為了解決在這個特定的時間段內(nèi),專利有效性的不確定所導致的難以裁判,拖長民事訴訟審理周期的問題,最高院通過司法解釋在程序上設(shè)置了駁回起訴這一機制。但這一駁回起訴的機制,有別于實體上的駁回全部訴訟請求,權(quán)利人仍然擁有另行起訴的機會。

 

值得注意的是,雖然條文中采用了“可以”裁定駁回起訴而非“應當”裁定駁回起訴,給裁判者留有了一定的空間,理論上裁判者并不必然做出駁回起訴的決定。但是實際上,考慮到無效決定一旦被撤銷,權(quán)利人還可以另行起訴,且無效決定在后續(xù)司法審查過程中被維持的可能性也比較高【5】,所以基本上法院都會做出駁回起訴的裁定。

 

雖然,這一規(guī)則僅僅規(guī)定了在專利侵權(quán)訴訟中專利被國家知識產(chǎn)權(quán)局無效的情形,并沒有直接規(guī)定被國家知識產(chǎn)權(quán)局無效的專利,如果其無效決定尚未生效,是否可以作為權(quán)利基礎(chǔ),提起侵權(quán)訴訟。但可以想見,即使基于這樣的專利,可以提起訴訟,在訴訟過程中,被控侵權(quán)方也必然會提出專利已經(jīng)被國家知識產(chǎn)權(quán)局無效的問題,這樣一來,權(quán)利人還是無法獲得一個有利的裁決。更何況在實踐中,處于這種狀態(tài)下的專利,在案件受理階段,就會出現(xiàn)問題。

 

再來看,專利侵權(quán)的行政投訴程序,根據(jù)《專利行政執(zhí)法操作指南(試行)》2.3.4.3的規(guī)定【6】,專利被宣告無效后,管理專利工作的部門可以告知請求人撤回處理請求;請求人不撤回的情況下,管理專利工作的部門應當作出駁回處理請求的決定。該規(guī)定與專利法解釋二的第2條規(guī)定基本一致。也就是說,專利行政投訴程序的情況與民事訴訟程序類似。一旦專利被無效,即使決定仍然處于行政訴訟,尚未生效,在行政投訴程序中,也同樣是無法進行維權(quán)的。

 

綜上,對于權(quán)利人來說,一旦專利被國家知識產(chǎn)權(quán)局無效后,即使提起行政訴訟,在生效判決撤銷原決定之前的這段時間,專利基本上也是很難用于維權(quán)了。

 

接下來,再從未經(jīng)許可的技術(shù)實施者,或者說可能的侵權(quán)人的角度來看,在專利已經(jīng)被無效,但權(quán)利人已經(jīng)提起行政訴訟,無效決定尚在司法審查程序中的情況下,上文已經(jīng)討論了權(quán)利人在一定時間內(nèi)囿于專利有效性的不確定,難以主動出擊用其進行維權(quán)。那么此時,是否意味著專利技術(shù)可以未經(jīng)許可,自由實施呢?

 

答案也是否定的。如前述討論,此時專利權(quán)只是處于有效性不確定,并非無效,一旦國家知識產(chǎn)權(quán)局的無效決定被法院生效判決撤銷后,專利有效性得到維持,則意味著自授權(quán)之日起【7】,他人未經(jīng)許可就不得實施專利,否則就構(gòu)成侵權(quán)。

 

也就是說,一旦人民法院做出了撤銷無效決定的行政判決且判決生效,專利權(quán)最終被維持有效,則權(quán)利人仍然可以通過民事訴訟或行政投訴等手段進行專利維權(quán)。對于未經(jīng)許可實施專利的侵權(quán)人,其依然要為在此期間的侵權(quán)行為承擔停止侵權(quán),賠償損失等法律責任,并不受被撤銷的無效決定的影響。

 

綜上,對于被國家知識產(chǎn)權(quán)局宣告無效,但是權(quán)利人已經(jīng)起訴,法院尚未做出生效判決的專利來說,權(quán)利人從程序上暫時是無法有效維權(quán)的。但是未經(jīng)許可實施專利的侵權(quán)者,也必須意識到其頭上的達摩克里斯之劍,一旦最終無效決定被撤銷,專利有效性被維持,則侵權(quán)者將要面臨賠償,賠償?shù)挠嬎惆ㄔ诖似陂g給權(quán)利人造成的損失或其所獲利潤,以及維權(quán)合理開支,甚至將來還可能面臨懲罰性賠償。

 

在無效決定尚在司法審查的這一特殊時間段,專利的有效性處于特殊的狀態(tài)。這個狀態(tài)像是交通燈的黃燈狀態(tài),無論是哪個方向的通行者,都應該注意觀望,等待通行的綠燈或是禁行的紅燈,再做判斷。也就是說,在此期間,無論是權(quán)利人還是未經(jīng)許可實施專利的侵權(quán)人,都應該持審慎態(tài)度,等待生效的判決和行政決定對于專利權(quán)的有效性做出判斷。

 


注釋:

【1】 最高院李劍審判長對《專利法》司法解釋二的重點解讀(一)法官視角,http://www.chinaiprlaw.cn/index.php?id=3900%27

【2】《AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS(與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議)》https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_05_e.htm

【3】 最高法發(fā)布侵犯專利權(quán)糾紛案司法解釋(二)https://www.chinacourt.org/article/detail/2016/03/id/1826424.shtml

【4】 根據(jù)《知產(chǎn)寶——北京知識產(chǎn)權(quán)法院司法保護數(shù)據(jù)分析報告(2017)》,專利案件平均審理時長,在有第三人參審的案件為552天,在無第三人參審的案件為592天。

【5】 北京知產(chǎn)法院行政案撤銷率:商標31.8%,專利13.8%;涉外判賠平均136萬https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNDE3MjA5NA==&mid=2677363121&idx=1&sn=7d397802b4b8b50e2ad9317472496930&chksm=814e01e0b63988f6c45b33471be84f2a0fc4482a6ed87482885d4225b8355670285aab5147a9&mpshare=1&scene=1&srcid=&sharer_sharetime=1573628856130&sharer_shareid=4155d49261ee63dfbd29614ab76c634f&exportkey=A7OorfeoyqTliFeygPBoeEI%3D&pass_ticket=FUcxR6yZaVFUmZU%2Bg9V6W4QBv5tNPhZwLLn8gKRlcot3RcmCVDQDZfz8wI9LTTvU#rd

【6】 專利行政執(zhí)法操作指南(試行)http://www.sipo.gov.cn/zfwq/wqyzgzyq/1075031.htm

【7】 此處未討論《專利法》第13條所規(guī)定的臨時保護問題

 

來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:盧佳 永新智財律師事務所

          苗征 永新智財律師事務所

編輯:IPRdaily王穎          校對:IPRdaily縱橫君

 

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