名人題詞并非知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的“擋箭牌”

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作者：蔡偉 福建省高級人民法院 知識產(chǎn)權(quán)那點(diǎn)事

原標(biāo)題：名人題詞并非知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的“擋箭牌”——評貴州茅臺酒股份有限公司訴貴州海航懷酒酒業(yè)有限公司、廈門市萬事鑫進(jìn)出品有限公司等侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案

文化名人為某類產(chǎn)品或某個商業(yè)經(jīng)營主體所作的題詞僅僅屬于特定環(huán)境下特定個體的用戶體驗(yàn)，不代表產(chǎn)品的實(shí)際情況，生產(chǎn)商對題詞進(jìn)行突出的商業(yè)使用并不屬于商標(biāo)法所規(guī)定的描述性正當(dāng)使用，不能成為不侵權(quán)的抗辯理由。商標(biāo)中雖然含有地名等描述性元素，但該地名元素經(jīng)過商標(biāo)權(quán)利人的長期使用及推廣，已經(jīng)實(shí)際發(fā)揮了“第二含義”作用，和商標(biāo)權(quán)利人之間建立起固定聯(lián)系，能夠發(fā)揮區(qū)別商品來源的作用，且商標(biāo)整體已經(jīng)具有較高的知名度。其他經(jīng)營者無合理理由，超出正當(dāng)使用的范疇對該地名元素進(jìn)行商標(biāo)性使用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

裁判要旨

由于名人題詞內(nèi)容與權(quán)利人的在先注冊商標(biāo)存在近似，生產(chǎn)商在產(chǎn)品包裝上和商業(yè)宣傳中對該題詞進(jìn)行突出使用，客觀上易造成消費(fèi)者的混淆誤認(rèn)，可以認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭。文化名人為某類產(chǎn)品或某個商業(yè)經(jīng)營主體所作的題詞僅僅屬于特定環(huán)境下特定個體的用戶體驗(yàn)，不代表產(chǎn)品的實(shí)際情況，生產(chǎn)商對題詞進(jìn)行突出的商業(yè)使用并不屬于商標(biāo)法所規(guī)定的描述性正當(dāng)使用，不能成為不侵權(quán)的抗辯理由。

商標(biāo)中雖然含有地名等描述性元素，但該地名元素經(jīng)過商標(biāo)權(quán)利人的長期使用及推廣，已經(jīng)實(shí)際發(fā)揮了“第二含義”作用，和商標(biāo)權(quán)利人之間建立起固定聯(lián)系，能夠發(fā)揮區(qū)別商品來源的作用，且商標(biāo)整體已經(jīng)具有較高的知名度。則其他經(jīng)營者無合理理由，超出正當(dāng)使用的范疇對該地名元素進(jìn)行商標(biāo)性使用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

案情

原告貴州茅臺酒股份有限公司（下稱茅臺酒公司）系第284519號“”注冊商標(biāo)的許可權(quán)人。原告通過公證購買的方式取得被訴侵權(quán)產(chǎn)品白酒一瓶。

經(jīng)庭審查看，公證購買被訴侵權(quán)白酒的包裝盒正面、背面的上部印有“”標(biāo)識，中部印有“赤水河畔二茅臺”字樣，其中“二茅臺”三字明顯大于“赤水河畔”四字，包裝盒的頂蓋印有“赤水河畔二茅臺” 字樣，包裝盒的左側(cè)印有“貴州海航懷酒酒業(yè)有限公司生產(chǎn)（下稱海航公司）”、“廈門市萬事鑫進(jìn)出口有限公司監(jiān)制（下稱萬事鑫公司）”，右側(cè)印有該酒所獲榮譽(yù)，包裝盒兩側(cè)均印有“同宗同源 一脈相承”。

原告起訴認(rèn)為二被告在其生產(chǎn)的白酒產(chǎn)品的外包裝上突出標(biāo)注“赤水河畔二茅臺”字樣和“同宗同源、一脈相承”字樣，并且在其官方網(wǎng)站上進(jìn)行了上述使用。其行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭，要求承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償損失的法律責(zé)任。

被告則辯稱其使用并不構(gòu)成侵權(quán)，主要理由是1998年相聲大師侯寶林先生為海航公司的前身貴州懷酒廠題詞“赤水河畔二茅臺”，被告在產(chǎn)品及宣傳上使用題詞具有合法使用的歷史淵源。另外，茅臺為行政區(qū)劃的地理名稱，“貴州茅臺酒”為地理標(biāo)志產(chǎn)品,任何一家企業(yè)都無權(quán)獨(dú)占“茅臺”這一文字元素，被告對茅臺地名的使用屬于正當(dāng)使用，不構(gòu)成侵權(quán)。被告在包裝上使用“同宗同源 一脈相承”的內(nèi)容是基于這一款白酒與貴州懷酒之間的關(guān)系進(jìn)行的說明，不屬于引人誤解的虛假宣傳。

（涉案商標(biāo)）

裁判

廈門市中級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為：本案被訴侵權(quán)產(chǎn)品在包裝盒正面突出標(biāo)注“赤水河畔二茅臺”字樣，容易使相關(guān)公眾對商品來源產(chǎn)生誤認(rèn)，構(gòu)成對原告“茅臺”商標(biāo)的侵害。被訴侵權(quán)產(chǎn)品包裝上標(biāo)注“同宗同源、一脈相承”以及被告在網(wǎng)站上使用“赤水河畔二茅臺”字樣屬于引人誤解的虛假宣傳，構(gòu)成不正當(dāng)競爭。遂判令二被告承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償原告經(jīng)濟(jì)損失30萬元的法律責(zé)任。海航公司不服一審判決向福建省高級人民法院提起上訴。二審法院經(jīng)審理維持一審判決。

評析

本案的爭議焦點(diǎn)為被告將名人題詞突出標(biāo)注在產(chǎn)品包裝上和使用在網(wǎng)站宣傳中是否屬于正當(dāng)使用以及對商標(biāo)中含有的地名元素如何使用才屬于描述性的正當(dāng)使用。
　　

1.描述性正當(dāng)使用的法律概念和法定要件。《中華人民共和國商標(biāo)法》第五十九條規(guī)定：“注冊商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有的地名，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。”上述規(guī)定即商標(biāo)法上的描述性使用，由于含有描述性元素的商標(biāo)在作為商標(biāo)注冊之前，已經(jīng)具備形容某種商品特點(diǎn)的含義，即“第一含義”，任何人無權(quán)對該商標(biāo)所具備的“第一含義”進(jìn)行壟斷，否則這無疑是對公共領(lǐng)域共同享有的權(quán)利或資源的掠奪，也使得其他經(jīng)營者喪失了使用該詞匯準(zhǔn)確描述商品特點(diǎn)的權(quán)利，進(jìn)而剝奪了其應(yīng)當(dāng)享有的同等的競爭機(jī)會或優(yōu)勢。【1】因此，任何人基于正當(dāng)目的，均可以對商標(biāo)中包含的上述描述性成分進(jìn)行合理使用。商標(biāo)權(quán)人對此無權(quán)進(jìn)行干預(yù)。描述性使用屬于正當(dāng)使用抗辯的一種，屬于對商標(biāo)專用權(quán)的限制。

這里有一個問題需要特別注意。商標(biāo)中含有描述性元素，是否就意味著其他經(jīng)營者可以對該描述性元素進(jìn)行任意的，不加限制的使用呢。這就涉及到含有描述性元素的商標(biāo)在“第一含義”的基礎(chǔ)上已經(jīng)發(fā)揮“第二含義”作用的時候，應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行保護(hù)的問題。

所謂“第二含義”，也就是商標(biāo)權(quán)人通過對商標(biāo)的具體使用和宣傳推廣，使得含有描述性元素的商標(biāo)，在固有顯著性比較弱的情況下，獲得一定知名度及后天的顯著性，和商標(biāo)權(quán)人之間建立起較為固定的聯(lián)系，能夠發(fā)揮區(qū)別商品和服務(wù)來源的作用，則使該商標(biāo)的“第二含義”得到了彰顯。除非該商標(biāo)被宣告無效，具有“第二含義”的描述性商標(biāo)依法也應(yīng)受到保護(hù)。那么其他經(jīng)營者在使用該商標(biāo)的描述性元素時應(yīng)當(dāng)盡到合理的避讓義務(wù)，防止對消費(fèi)者造成混淆誤導(dǎo)。

判斷經(jīng)營者對描述性元素的使用是否正當(dāng)，審查的重點(diǎn)在于被告對被控標(biāo)識的使用方式，是用于標(biāo)識商品來源的商標(biāo)性使用，還是用于表達(dá)商品特點(diǎn)的描述性使用。關(guān)于對描述性正當(dāng)使用，相關(guān)法律及司法解釋沒有作出針對性規(guī)定，從審判實(shí)踐來看，認(rèn)定被告的使用行為是否屬于正當(dāng)使用，應(yīng)主要圍繞使用意圖、使用方式和使用效果等三方面進(jìn)行審查。

除此之外，在有些個案中，還需要結(jié)合歷史傳承等特定因素進(jìn)行綜合考慮，并根據(jù)案件具體情況進(jìn)行判斷。第一，關(guān)于使用意圖，需要審查行為人是出于描述、說明產(chǎn)品的目的而善意使用相關(guān)標(biāo)識，還是出于攀附他人商譽(yù)的不正當(dāng)競爭意圖而使用他人商標(biāo)，是判斷是否構(gòu)成正當(dāng)使用的重要因素；第二，關(guān)于使用方式，要構(gòu)成正當(dāng)使用，不但應(yīng)為描述產(chǎn)品形狀、特點(diǎn)所必要，而且在使用方式上應(yīng)當(dāng)正當(dāng)合理；第三，關(guān)于使用效果，一般而言，對描述性詞匯的正當(dāng)使用在客觀上并不會造成混淆誤認(rèn)，但考慮到我國目前不規(guī)范使用商標(biāo)標(biāo)識的情況還大量存在，為盡可能減少市場混淆，在判斷是否構(gòu)成正當(dāng)使用時，還是應(yīng)當(dāng)考慮混淆因素，將“不構(gòu)成混淆”作為正當(dāng)使用的一個成立要件，以此促使行為人更加規(guī)范謹(jǐn)慎地使用描述性詞匯。當(dāng)然，判斷是否構(gòu)成正當(dāng)使用時，也有觀點(diǎn)認(rèn)為不應(yīng)以存在混淆的可能為要件；第四，關(guān)于影響正當(dāng)使用認(rèn)定的其他因素，主要就是還要考量注冊商標(biāo)的顯著性和知名度以及注冊商標(biāo)的歷史因素等。【2】

具體到本案中，“茅臺”商標(biāo)的“第一含義”亦指向茅臺鎮(zhèn)這個特定的地理名稱，但經(jīng)茅臺酒公司的使用宣傳，已經(jīng)具有了商標(biāo)法意義上的“第二含義”，獲得了顯著特征和極高的知名度、美譽(yù)度。生產(chǎn)商海航公司雖位于茅臺鎮(zhèn)，但其在被訴侵權(quán)產(chǎn)品上包裝上對“茅臺”字樣進(jìn)行突出的商標(biāo)性使用而非客觀的描述性使用，顯然已經(jīng)超出上述規(guī)定中的合理使用的范疇，難謂正當(dāng)。

另外，“貴州茅臺酒”雖然屬于地理標(biāo)志保護(hù)產(chǎn)品，符合一定條件的企業(yè)均可以申請使用，但并無證據(jù)表明被訴侵權(quán)產(chǎn)品已經(jīng)通過審批獲準(zhǔn)使用該地理標(biāo)志。海航公司和萬事鑫公司作為酒類產(chǎn)品的同業(yè)競爭者，對“茅臺”商標(biāo)的知名度顯然完全知悉，則其在實(shí)際使用中應(yīng)當(dāng)有義務(wù)對“茅臺”這一元素進(jìn)行合理避讓，但其實(shí)施涉案行為主觀上顯然是為了攀附茅臺商標(biāo)的商譽(yù)，客觀上亦造成了消費(fèi)者的混淆誤認(rèn)，已經(jīng)構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。
　　

2.在產(chǎn)品包裝上突出標(biāo)注名人題詞不屬于描述性使用。本案中被告主張，被訴侵權(quán)產(chǎn)品上使用“赤水河畔二茅臺”字樣系出自特定的歷史原因，該題詞系已故相聲大師侯寶林先生于1998年為貴州懷酒廠所題，故被告可以進(jìn)行合理使用。筆者對此認(rèn)為，即使“赤水河畔二茅臺”內(nèi)容系來自于文化名人的題詞，但這種題詞僅系某一特定個人對相關(guān)產(chǎn)品的用戶體驗(yàn)或者對某一商業(yè)經(jīng)營主體的個人評價，這種評價只能代表個人，與評價者的身份無關(guān)，這種個人判斷也不能代表該產(chǎn)品的實(shí)際情況。

具體到本案中，相聲大師為海航公司的前身貴州懷酒廠題詞雖系客觀真實(shí)事件，但廠家只能在合理范圍內(nèi)對該題詞進(jìn)行使用，比如對該題詞的原件在非對外宣傳中進(jìn)行展示、懸掛等。而本案被告對該題詞的使用方式是將題詞內(nèi)容以文字的方式在被訴侵權(quán)產(chǎn)品的外包裝上進(jìn)行突出性的標(biāo)注，從字體及印刷方式上還對“二茅臺”三字進(jìn)行紅底黑字的區(qū)別性突出標(biāo)注。

這種使用方式顯然已經(jīng)超出了正當(dāng)使用的范疇，而是屬于突出的商標(biāo)性使用，顯然不屬于上述商標(biāo)法所規(guī)定的描述性正當(dāng)使用，自然也不符合前文所分析的正當(dāng)使用的構(gòu)成要件，其主觀上還是想借助名人題詞這個表象，實(shí)質(zhì)上達(dá)到搭他人商標(biāo)知名度的便車的目的。所以所謂的名人題詞即使存在特定的歷史淵源，也并不能成為廠家在知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟中主張不侵權(quán)的抗辯理由。

　　
3.有關(guān)虛假宣傳的不正當(dāng)競爭的判斷。《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》第八條規(guī)定，經(jīng)營者不得對其商品的性能、功能、質(zhì)量、銷售狀況、用戶評價、曾獲榮譽(yù)等作虛假或者引人誤解的商業(yè)宣傳，欺騙、誤導(dǎo)消費(fèi)者。具體到本案中，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的包裝盒側(cè)面使用了“同宗”和“同宗同源、一脈相承”字樣。從一般情況來看，該字樣內(nèi)容本身在單獨(dú)使用時并不會使人產(chǎn)生歧義或誤導(dǎo)，或者如被告所述，其使用這種描述內(nèi)容只是為了說明這款由海航公司生產(chǎn)的白酒產(chǎn)品與貴州懷酒之間存在工藝、配方和知名度之間的傳承關(guān)系。

但這些描述內(nèi)容如果在特定使用及語言環(huán)境下則可能產(chǎn)生其他的意思表示。具體到本案中，由于被訴侵權(quán)產(chǎn)品上突出使用“赤水河畔二茅臺”字樣客觀上已經(jīng)會造成消費(fèi)者的混淆誤認(rèn)，在被訴侵權(quán)產(chǎn)品的包裝盒整體上另行使用“同宗同源、一脈相承”字樣，其主觀目的顯然是希望通過與“茅臺”字樣的配合使用，從而給消費(fèi)者加深印象，即認(rèn)為被訴侵權(quán)產(chǎn)品與茅臺酒產(chǎn)品之間或者生產(chǎn)廠家之間存在特定的關(guān)聯(lián)關(guān)系，達(dá)到為自己謀取不正當(dāng)?shù)母偁巸?yōu)勢的目的，客觀上也顯然會給普通消費(fèi)者造成誤導(dǎo)。

因此，被訴侵權(quán)產(chǎn)品在包裝盒及網(wǎng)站上進(jìn)行上述宣傳的行為應(yīng)屬于上述法律規(guī)定所界定的引人誤解的商業(yè)宣傳，該行為構(gòu)成對茅臺酒公司的不正當(dāng)競爭。
 

【參考文獻(xiàn)】

【1】何華玲，《商標(biāo)描述性使用的疑難問題分析》，載《道方圖說》。

【2】《商標(biāo)審判的回顧與展望》，第147－148頁，人民法院出版社。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：蔡偉 福建省高級人民法院 知識產(chǎn)權(quán)那點(diǎn)事

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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