商業(yè)方法相關(guān)專利申請的爭辯策略

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原標題：商業(yè)方法相關(guān)專利申請的爭辯策略

意見陳述時我們應該注意些什么？在意見陳述時，不能單純滿足于說明該專利申請請求保護的發(fā)明不是一種智力活動的規(guī)則和方法；應該從技術(shù)性的角度出發(fā)；應該進一步闡明專利申請的本質(zhì)。

一 商業(yè)方法客體判斷基本概述

商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明專利申請的權(quán)利要求不僅包含商業(yè)方法模式特征，也包含得以在技術(shù)上實現(xiàn)的技術(shù)特征，因此就整體而言不是智力活動的規(guī)則和方法，不屬于專利法第二十五條的情形。

但是，當所采用的技術(shù)僅為公知網(wǎng)絡或者計算機技術(shù)時，并未對現(xiàn)有的網(wǎng)絡或計算機系統(tǒng)等內(nèi)部性能帶來改進，未對其構(gòu)成或功能帶來任何技術(shù)上的改變，只是通過人為制定的規(guī)則進行交互或信息傳送，則并未構(gòu)成技術(shù)手段，可以得出不屬于“技術(shù)方案”結(jié)論，進而不屬于專利權(quán)保護的客體。從另一個方面來說，人為制定的商業(yè)規(guī)則通過公知網(wǎng)絡或者計算機技術(shù)實施時，難以將解決方案轉(zhuǎn)化為技術(shù)方案，其解決的問題還是商業(yè)問題，并不是技術(shù)問題，從而不構(gòu)成“技術(shù)方案”。將計算機或手機等裝置設備作為商業(yè)規(guī)則的操作對象，亦是如此。

下面，舉個例子來進一步說明。

案例一：

一種保險業(yè)務網(wǎng)絡銷售方法，其特征在于，該方法通過設有輸入鍵盤、身份證閱讀器、網(wǎng)絡連接裝置打印裝置的保險業(yè)務終端設備和連接于網(wǎng)絡上的系統(tǒng)中心服務器執(zhí)行保險業(yè)務的網(wǎng)絡銷售，該方法包括如下步驟：

S1，通過輸入鍵盤進行險種和具體保險內(nèi)容的設定；

S2，采用身份證閱讀器讀取投保人身份信息，進行相應處理并儲存；

S3，保險業(yè)務終端設備將險種、具體保險內(nèi)容及投保人身份信息通過網(wǎng)絡發(fā)送至系統(tǒng)中心服務器；

S4，打印保險單。

該方案中包括了輸入鍵盤、身份證閱讀器、連接裝置、打印裝置以及中心服務器等裝置，并使用了讀取、處理、儲存、發(fā)送等技術(shù)手段，因此，屬于專利法保護的客體。

二 爭辯策略

意見陳述時我們應該注意些什么

2.1、在意見陳述時，不能單純滿足于說明該專利申請請求保護的發(fā)明不是一種智力活動的規(guī)則和方法。

在目前的實際操作中，審查員與申請人/代理人之間的爭辯經(jīng)常出現(xiàn)這樣的情況：審查員在未經(jīng)檢索的情況下，就根據(jù)權(quán)利要求中出現(xiàn)的商業(yè)性詞匯，如“出售、價格、費用、經(jīng)銷”等，認定專利申請要求保護的發(fā)明的實質(zhì)是商業(yè)方法，解決的問題不是技術(shù)問題，產(chǎn)生的效果也不是技術(shù)效果，因此屬于智力活動的規(guī)則和方法；而申請人/代理人則強調(diào)發(fā)明所采用的是技術(shù)手段（如計算機技術(shù)和網(wǎng)絡技術(shù)），作為方案整體來說是技術(shù)方案。整個過程中雙方各執(zhí)一詞，互相都無法說服對方，從而勢必延長實質(zhì)審查程序，甚至使得有可能授權(quán)的專利申請面臨被駁回的后果。

實際上，商業(yè)方法是通過計算機和網(wǎng)絡技術(shù)實現(xiàn)的，其具體實施時一般會借助于計算機和網(wǎng)絡技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)手段來實現(xiàn)，被審查員認定為商業(yè)方法的專利申請就其整體而言都會帶有技術(shù)的色彩。因此單純說明該專利申請請求保護的發(fā)明不是一種智力活動的規(guī)則和方法，能夠說服審查員的可能性是不大的。因此，除了說明該專利申請請求保護的發(fā)明就整體而言不是一種智力活動的規(guī)則和方法，還需要進一步說明其與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比，不同之處還在于采用了新的技術(shù)手段，并且解決的問題和獲得的效果也具有技術(shù)性，即滿足方案的技術(shù)三要素均為技術(shù)性的條件。

2.2、在意見陳述時，應該從技術(shù)性的角度出發(fā)

1.分析構(gòu)成發(fā)明方案所需的特征

首先，應該具體分析權(quán)利要求請求保護的發(fā)明中記載了哪些特征，哪些特征具有智力活動的因素，哪些特征是客觀的技術(shù)特征，例如，依據(jù)客觀存在的數(shù)據(jù)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)處理的行為不應被看作是智力活動的規(guī)則和方法。

2.找出對現(xiàn)有技術(shù)做出貢獻的特征

通常，對于智力活動的方法專利來說，所述智力活動本身是發(fā)明的主體，網(wǎng)絡媒介只是智力活動借用的工具，例如財務計算方法。

而非智力活動的方法專利中，智力活動相關(guān)的特征通常只是申請人為了將發(fā)明敘述得更完整而使用的一種描述方式，與智力活動有關(guān)的內(nèi)容對發(fā)明的貢獻是“少量且非本質(zhì)的”。

3.判斷發(fā)明是否屬于可授權(quán)的客體

在進行上述的分析后，如果做出貢獻的是其中具有智力活動因素的特征，則必須承認該專利申請不屬于可授予專利權(quán)的客體。

如果做出貢獻的特征是其中的技術(shù)手段，則可以指出：即使發(fā)明的一部分屬于智力活動的規(guī)則和方法，但由于發(fā)明對于現(xiàn)有技術(shù)的貢獻不僅僅在于屬于智力活動的規(guī)則和方法的部分，根據(jù)《審查指南》第二部分第一章第3.2節(jié)的規(guī)定，不能以專利法第二十五條第一款第（二）項為由拒絕授予專利權(quán)。

2.3、在意見陳述中時，應該進一步闡明專利申請的本質(zhì)

如上所述，在說明商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明專利申請就整體而言是技術(shù)方案，并且針對最近接的現(xiàn)有技術(shù)所解決的是技術(shù)問題，也產(chǎn)生了技術(shù)效果后，基本可以說明該專利申請確實不屬于智力活動的規(guī)則和方法。

在此基礎上，應該進一步結(jié)合《審查指南》第九章的規(guī)定，闡明該專利申請的本質(zhì)。這是因為，商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明專利申請既具有涉及計算機程序的共性，又具有計算機和網(wǎng)絡技術(shù)與商業(yè)活動和事務結(jié)合所帶來的特殊性。涉及計算機程序的發(fā)明專利申請的審查原則和基準同樣適用于商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明專利申請的審查。

一般而言，商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明專利申請可以歸類于用于外部數(shù)據(jù)處理的涉及計算機程序的發(fā)明專利申請。對此，《審查指南》指出：如果發(fā)明專利申請的主題是利用在公知計算機上運行的計算機程序?qū)ν獠繑?shù)據(jù)進行處理，以解決某個具體的技術(shù)問題，那么，由于它所處理的是利用了技術(shù)手段，并能夠獲得技術(shù)效果的技術(shù)問題，所以，這種發(fā)明專利申請屬于可給予專利保護的客體。

來源：三友知識產(chǎn)權(quán)

作者：周影 李超然

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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