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從屬專利研究——兼論“瑞德西韋”抗新冠用途專利取得后的限制

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阿耐5年前
從屬專利研究——兼論“瑞德西韋”抗新冠用途專利取得后的限制

從屬專利研究——兼論“瑞德西韋”抗新冠用途專利取得后的限制

#本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表IPRdaily立場,未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載#


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:向俊杰 濟(jì)南市經(jīng)濟(jì)和信息化綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

原標(biāo)題:從屬專利研究——兼論“瑞德西韋”抗新冠用途專利取得后的限制


近日,因武漢病毒研究所對(duì)吉利德科學(xué)公司的專利藥品“瑞德西韋” 抗新冠用途申報(bào)了新的中國發(fā)明專利,引起了廣泛的關(guān)注和討論。從法律角度來看,武漢病毒研究所和吉利德科學(xué)公司之間的沖突主要體現(xiàn)在申請(qǐng)被授權(quán)后,產(chǎn)品專利和該產(chǎn)品新用途專利之間的權(quán)利沖突。即:從屬專利和在先基本專利之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系的界定。


一、從屬專利的含義和特征


我國專利法沒有明確規(guī)定從屬專利的定義,相關(guān)的司法解釋【1】雖對(duì)從屬專利的概念作出過解釋,并列舉了從屬專利的主要形式,但其主要是從專利侵權(quán)判斷的角度出發(fā),因此并不能算是對(duì)從屬專利含義的全面、準(zhǔn)確概括。一般認(rèn)為從屬專利是指《專利法》“專利實(shí)施的強(qiáng)制許可”章中第五十一條規(guī)定的“比前已經(jīng)取得專利權(quán)的發(fā)明或者實(shí)用新型具有顯著經(jīng)濟(jì)意義的重大技術(shù)進(jìn)步,其實(shí)施又有賴于前一發(fā)明或者實(shí)用新型的實(shí)施的”發(fā)明或者實(shí)用新型專利。


首先,從屬專利是在后專利。從屬專利是相對(duì)于在前的已經(jīng)取得專利權(quán)的發(fā)明或者實(shí)用新型(以下簡稱在先基本專利)而言,其中在先基本專利的授權(quán)公告日應(yīng)早于從屬專利的授權(quán)公告日,且其專利權(quán)處于合法有效、尚未終止的狀態(tài),在先基本專利不包括尚未取得專利權(quán)的專利申請(qǐng),也不包含因主動(dòng)放棄、被宣告無效或保護(hù)期限屆滿等原因已經(jīng)終止的專利。


其次,從屬專利的從屬性僅指實(shí)施而言。即,從屬專利的實(shí)施依賴于在先基本專利的實(shí)施。從屬專利的實(shí)施必然會(huì)落入在先基本專利的保護(hù)范圍或者覆蓋其的技術(shù)特征,從屬專利的技術(shù)方案包括了在先基本專利的全部必要技術(shù)特征和其他新加的技術(shù)內(nèi)容。但是從屬專利的申請(qǐng)、獲取、終止、無效和保護(hù)等都是獨(dú)立的,不依賴于與在先基本專利。


再次,從屬專利具有重大技術(shù)進(jìn)步?!爸卮蠹夹g(shù)進(jìn)步”是指與在先基本專利相比,在技術(shù)上有較突出的貢獻(xiàn)且因此能夠產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益,其不同于專利法中規(guī)定的“創(chuàng)造性”。創(chuàng)造性是判斷專利申請(qǐng)是否可被授予專利權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)之一,是相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)而言,重大技術(shù)進(jìn)步則是從屬專利是否可申請(qǐng)專利強(qiáng)制許可的條件之一,是相對(duì)于在先基本專利而言的。從屬專利除被依法無效宣告外,在專利權(quán)期限內(nèi)一直具有創(chuàng)造性,但并不一定具有或一直具有重大技術(shù)進(jìn)步。


最后,從屬專利的類型只能是發(fā)明專利或?qū)嵱眯滦蛯@?,不包括外觀設(shè)計(jì)專利。


二、從屬專利的獲取與強(qiáng)制許可


獲取從屬專利,首先申請(qǐng)專利的技術(shù)方案(以下簡稱申請(qǐng)方案)除了包括在先基本專利的全部必要技術(shù)特征外,還應(yīng)“增加新的技術(shù)內(nèi)容”,附加新的技術(shù)特征,其次申請(qǐng)方案當(dāng)具備新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性,符合專利法中授予發(fā)明和實(shí)用新型專利權(quán)的相關(guān)規(guī)定。


申請(qǐng)方案中新的技術(shù)特征的增加,應(yīng)當(dāng)使其相對(duì)于在先基本專利具有顯著經(jīng)濟(jì)意義的重大技術(shù)進(jìn)步,新的技術(shù)特征可以是在原有產(chǎn)品專利技術(shù)特征的基礎(chǔ)上增加的新的技術(shù)特征或發(fā)現(xiàn)的原來未曾發(fā)現(xiàn)的新的用途特征,也可以是在原有方法專利技術(shù)方案的基礎(chǔ)上發(fā)現(xiàn)的新的未曾發(fā)現(xiàn)的新的用途特征,還可以是對(duì)在先基本專利的一般(上位)概念技術(shù)特征的具體(下位)化。判斷申請(qǐng)方案的新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性時(shí),應(yīng)當(dāng)將其作為一個(gè)整體來判斷,不能僅針對(duì)其包含的現(xiàn)在基本專利的全部必要技術(shù)特征進(jìn)行判斷,也不能僅針對(duì)附加的新的技術(shù)特征進(jìn)行判斷,而應(yīng)當(dāng)將兩者結(jié)合起來作為一個(gè)整體,綜合進(jìn)行判斷。此外,在先基本專利可能構(gòu)成申請(qǐng)方案的現(xiàn)有技術(shù)或抵觸申請(qǐng),用以判斷其新穎性和創(chuàng)造性,此時(shí)應(yīng)當(dāng)將其與在先基本專利的說明書、附圖和權(quán)利要求書中的所有內(nèi)容進(jìn)行對(duì)比,而不能僅僅與在先基本專利的權(quán)利要求書進(jìn)行對(duì)比。


武漢病毒研究所對(duì)“瑞德西韋”抗新冠用途的申請(qǐng),屬于對(duì)原有產(chǎn)品未曾發(fā)現(xiàn)的新的用途的專利申請(qǐng),如果其獲得專利權(quán),則屬于“瑞德西韋”產(chǎn)品專利的從屬專利。


我國專利法規(guī)定,發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)。申請(qǐng)方案依法被授予專利權(quán)后,實(shí)施該從屬專利時(shí),必然會(huì)覆蓋在先基本專利權(quán)的保護(hù)范圍,其實(shí)施受到在先基本專利權(quán)的制約。為了協(xié)調(diào)從屬專利與在先基本專利的沖突,《專利法》第五十一條規(guī)定,國務(wù)院專利行政部門根據(jù)從屬專利權(quán)人的申請(qǐng),可以給予其實(shí)施在先基本專利的強(qiáng)制許可。但是,申請(qǐng)強(qiáng)制許可只是一種可選方式,并不是所有情況下都需要申請(qǐng)強(qiáng)制許可,如在從屬專利和在先基本專利屬于同一權(quán)利人時(shí),權(quán)利人實(shí)施該從屬專利無需也沒有必要申請(qǐng)強(qiáng)制許可;在從屬專利和在先基本專利屬于不同權(quán)利人時(shí),如果事先取得了在先基本專利權(quán)人的許可,則從屬專利權(quán)利人同樣也就沒有必要再去申請(qǐng)強(qiáng)制許可。一般只有在從屬專利和在先基本專利屬于不同權(quán)利人時(shí),從屬專利權(quán)人才有必要申請(qǐng)強(qiáng)制許可,此時(shí),從屬專利權(quán)人仍可選擇先與在先基本專利的權(quán)利人進(jìn)行協(xié)商。


從屬專利申請(qǐng)強(qiáng)制許可的,其申請(qǐng)的理由和依據(jù)并不僅僅局限于《專利法》第五十一條的規(guī)定。如果在先基本專利權(quán)人的行為構(gòu)成了《反壟斷法》中的“濫用市場支配地位”的行為,已被依法認(rèn)定為壟斷行為,則從屬專利權(quán)人可以《專利法》第四十八條第(二)項(xiàng)的規(guī)定申請(qǐng)強(qiáng)制許可【2】。


為了體現(xiàn)法律的公平性原則,《專利法》第五十一條同時(shí)還規(guī)定,在依法給予從屬專利實(shí)施在先基本專利的強(qiáng)制許可的情況下,國務(wù)院專利行政部門也可以根據(jù)在先基本專利權(quán)人的申請(qǐng),給予其實(shí)施從屬專利的強(qiáng)制許可。但是, 如果從屬專利是依據(jù)《專利法》第四十八條第(二)項(xiàng)申請(qǐng)并獲得實(shí)施的強(qiáng)制許可的,則在先基本專利權(quán)人不能依據(jù)《專利法》第五十一條的規(guī)定申請(qǐng)并獲得實(shí)施從屬專利的強(qiáng)制許可。


由此可知,如果武漢病毒研究所獲得“瑞德西韋” 抗新冠用途專利,同時(shí)也就取得了對(duì)“瑞德西韋”產(chǎn)品專利的強(qiáng)制許可申請(qǐng)權(quán),從法律上保證了新冠用途專利最終能夠得以實(shí)施。但是,獲得強(qiáng)制許可后,武漢病毒研究所應(yīng)當(dāng)依法向“瑞德西韋”產(chǎn)品專利人即吉利德科學(xué)公司支付專利許可使用費(fèi)。


三、從屬專利的實(shí)施和轉(zhuǎn)讓


根據(jù)我國專利法的規(guī)定,專利權(quán)的實(shí)施是指即為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品,或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品,從屬專利的實(shí)施主體包括專利權(quán)人和第三人。專利權(quán)人自己實(shí)施的,為了解決從屬專利與在先基本專利之間的權(quán)利沖突問題,通常的做法是與在先基本專利權(quán)人訂立一種被稱為“交叉許可”的許可合同,相互給予方便,讓雙方都能實(shí)施具有顯著經(jīng)濟(jì)意義的重大進(jìn)步的技術(shù)【3】,在我國的專利實(shí)踐中很少有為此申請(qǐng)強(qiáng)制許可的情形;第三人通過訂立專利實(shí)施許可合同取得從屬專利的實(shí)施權(quán),但同時(shí)還應(yīng)獲得在先基本專利人的許可,否則將會(huì)對(duì)其構(gòu)成對(duì)侵權(quán),面臨承擔(dān)相應(yīng)的侵權(quán)責(zé)任的法律風(fēng)險(xiǎn)。無論第三人獲得的是普通許可、排他許可還是獨(dú)占許可,都不能依據(jù)《專利法》第五十一條的規(guī)定申請(qǐng)并獲得實(shí)施在先基本專利的強(qiáng)制許可,因?yàn)樵摋l規(guī)定的申請(qǐng)人只有專利權(quán)人,而不包括被許可人。專在沒有獲得在先基本專利的實(shí)施許可的情況下,從屬專利權(quán)人及其許可人以從屬專利為合法取得為由,主張其實(shí)施行為不侵犯在先基本專利權(quán)的,理由不成立。


我國專利法規(guī)定,專利權(quán)可以依法取轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓專利權(quán)的,當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)訂立書面合同,并向國務(wù)院專利行政部門登記,由國務(wù)院專利行政部門予以公告,專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓自登記之日起生效。轉(zhuǎn)讓從屬專利時(shí),轉(zhuǎn)讓人應(yīng)當(dāng)事先告知受讓人從屬專利的情況,并對(duì)在先基本專利實(shí)施許可的取得、許可使用費(fèi)的分?jǐn)偙壤认嚓P(guān)事項(xiàng)作出約定。如果專利轉(zhuǎn)讓后才發(fā)現(xiàn)其是另一專利的從屬專利,專利轉(zhuǎn)讓合同對(duì)此有約定的,按照合同的約定處理,沒有約定的,雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)本著誠實(shí)、守信和公平原則進(jìn)行協(xié)商處理。


由此可知,如果武漢病毒研究所獲得“瑞德西韋”產(chǎn)品的新用途專利后,許可他人實(shí)施其專利的,被許可人還應(yīng)當(dāng)同時(shí)取得吉利德科學(xué)公司的許可,否則將會(huì)侵犯其產(chǎn)品專利權(quán);若武漢病毒研究所獲得“瑞德西韋”產(chǎn)品的新用途專利后,轉(zhuǎn)讓他人的,則武漢病毒研究所將不再擁有對(duì)瑞德西韋”產(chǎn)品專利的強(qiáng)制許可申請(qǐng)權(quán)。



注釋:

【1】《專利侵權(quán)判定若干問題的意見(試行)》(京高法發(fā)〔2001〕229號(hào))第121條

【2】尹新天. 中國專利法詳解 [M]. 北京:知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社,2011:531

【3】同上


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:向俊杰 濟(jì)南市經(jīng)濟(jì)和信息化綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

編輯:IPRdaily王穎          校對(duì):IPRdaily縱橫君

 

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