面對“搶注商標”的熱潮，商標代理機構該何去何從？

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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：茍紅東寶雞市知識產權局

原標題：改變思維適應新時代商標法對代理機構監(jiān)管變化

鼠年春節(jié)期間，因為一場新冠肺炎病毒的擴散并形成全世界范圍內的大瘟疫，全體中國人民“窩”在家里度過了一個難忘的春年，人們每天最關心的就是疫情的擴散情況和確診病例人數變化。各種媒體新聞鋪天蓋地而來，知識產權界也很熱鬧，從防控用品知識產權分析到治療新藥瑞德西韋專利之爭，過幾天總有一個熱點問題會在IP界微信朋友圈刷屏。

近期知識產權圈內最引人注目的事件莫過于被網友斥責為吃人血饅頭搶注“李文亮”商標事件。在舉國抗擊疫情的戰(zhàn)爭中，涌現了大量英雄人物和熱點名詞，這些英雄人物和熱點名詞被人們津津樂道和傳頌，就有一些頗有“知識產權意識”的人動起了歪心思，企圖將這些知名度高的名詞搶注為商標或想在商品和服務中使用或待價而沽，僅據國家知識產權局公布的消息，新冠疫情發(fā)生后，與疫情相關的“李文亮”、“雷神山”、“火神山”等文字被搶注商標就有1580件，國家知識產權局及時對這些商標實施管控并轉交地方市場監(jiān)管部門依法查處。

目前已經有上海、北京、廣東，浙江等近十個省市對代理這些商標注冊的商標代理機構進行了查處，尤以北京市朝陽市市場監(jiān)管局對惡意搶注“火神山”等涉疫情商標的行為頂格處罰10萬元引起知識產權界震動，這是新商標法實施以來監(jiān)管部門首次對商標代理機構因禁用條款（不得注冊商標的事項）進行處罰，而且是定格處罰，又趕上疫情防控期間蹭熱度，該事件在知識產權代理機構中引發(fā)了討論熱潮。

就連筆者原以為知識產權意識普遍不高的西部城市寶雞市，也接到了上級轉來要求查處代理“火神山”商標注冊的文件，在約談該機構負責人中負責人也覺得很委屈，對無意中撞了高壓線也是很后悔和迷茫。筆者在處理該案過程中研究了我國商標法變化，結合國家商標政策的調整，就引發(fā)該事件的深層次原因做以分析和反思，同時就商標代理服務機構和人員如何避免違規(guī)提出一些建議。

一、引發(fā)“搶注商標”熱潮深層次原因分析

“商標搶注”主要是搶注以下四個方面內容：一是搶先注冊別人未注冊的商標；二是將別人已被公眾熟知的商標或馳名商標利用地域差別、商品和服務類別區(qū)分等條件進行注冊的行為；三是將他人在先權利搶注，即將他人的著作權、專利權、肖像權、企業(yè)名稱權等其他在先權利作為商標申請注冊行為；四是搶先把一些社會熱點現象稱謂、熱門話題詞語等進行商標注冊。所謂“搶”即“奪”或“硬拿”，就是本不是自己的東西占為自己的，字面看就是非法行為，但“搶注商標”行為為什么這么普遍，人們并不覺得違法呢？我想原因大概有如下幾點：

1、原商標注冊制度漏洞慣性使得搶注習以為常。首先是“注冊原則”導致搶注容易。2019年11月11日實施的商標法修改以前，商標注冊制度遵循“注冊原則”，將注冊而不是使用作為取得商標權的途徑。不要求申請注冊的商標已經被實際使用或有真實的使用意圖，這就在客觀上為商標搶注提供了可能。此外商標使用條件過低，如法定商標的使用包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中。這種對商標使用的過低的要求，造成搶注人只需很少的代價就能維持其注冊商標，從而在客觀上起到了鼓勵商標搶注的作用。另外，原商標法對搶注行為沒有處罰條款，僅僅通過審查環(huán)節(jié)依靠在先權利人主張駁回注冊，搶注人和違規(guī)代理機構不會受到任何處罰，缺乏應有懲戒。

2、過去搶注商標常常作為商標意識高的正面事例宣傳，導致社會不以搶注商標為恥。媒體上對商標搶注津津樂道，常常作為營銷成功案例來講，如7號網（www.qihaoip.com）2017年12月18日報道的十大被搶注商標的經典案例中，“胡潤百富榜”被搶注為西服商標、“五一節(jié)”被搶注為電動車商標、“星光大道”被搶注為地板商標、“微軟” 被搶注為衛(wèi)生巾商標、“神舟五號”被搶注為農作物園藝產品商標，都是將他人在先權利或著名商標搶注為自己的商標，這些都是注冊成功的案例，而且給權利人帶來了較高的利益，這種借雞下蛋的做法看起來很有“智慧”，在各種媒體和領導專家講座中經常說到搶注人獲益或被搶注人吃虧的事例，長久以往就給公眾產生了搶注商標合法的誤導。

3、商標搶注有利可圖。商標搶注人大多屬于主觀惡意非常明顯的，搶注后進行商標倒賣，索取巨額商標轉讓費，或者以“侵權”之名投訴、起訴以詐取賠償，索要許可費。在沒有規(guī)定注冊商標以使用為目的法律環(huán)境下，搶注商標可以賺取豐厚的利潤。記得筆者在講座中也經常拿山東侯姓工程師花1000元注冊“莫言醉”白酒商標，莫言獲得諾貝爾文學獎后賣出1000萬巨款的事例鼓勵人們注冊商標。

在長期宣傳引導下，大部分人不認為搶注商標是違法行為，而是一件光榮還可能發(fā)財的事情，因此在企業(yè)界和代理機構中對搶注商標行為處于鼓勵和放縱。雖然后來在2014年修改的商標法中規(guī)定了他人在先權利不得作為商標的禁用條款，但缺乏對代理機構的處罰，所以對代理機構而言，此禁用條款沒有約束力，是否獲權代理機構都收取了代理費，說不定駁回還可以再代理復審獲利。我們所處理的違規(guī)代理“火神山”商標案件負責人是一個有十幾年商標業(yè)務的專業(yè)人員，在約談時坦陳，當時也考慮了在先權利這一條，但總覺得值得一試，大不了駁回而已。

二、商標代理機構要改變思維，適應新時代監(jiān)管變化

首先是我國知識產權戰(zhàn)略由抓數量轉變?yōu)樘岣哔|量，強化保護，各級政府不再將專利、商標數量作為考評指標，取消了對專利申請、商標注冊的獎勵，過去那種一味追求數量的做法已經不能再延續(xù)了。其次，新的商標法最大變化要求注冊商標要以使用為目的，而且要求代理機構對禁用條款履行告知義務，并增加了處罰條款。作為商標代理機構，要及時調整思維，積極適應新時代代理機構監(jiān)管變化，除了商標代理中以誠信第一外，還需要做到以下幾點，才能避免不被處罰。

1、提高政治敏感性，不代理危害社會公眾利益和傷害民族感情的商標業(yè)務。

商標代理業(yè)務雖然是一個業(yè)務性性較強的工作，但因為涉及社會公眾利益，商標代理機構和代理人也應該提高政治敏感新，對于法律規(guī)定的不能授予商標權的圖案或文字，以及明顯帶有欺騙性，容易使公眾對商品的質量等特點或者產地產生誤認的，或有害于社會主義道德風尚或者有其他不良影響的的商標申請，應當拒絕為其代理注冊。

2、提高法律意識，履行告知義務。

新修改的商標法第十九條除了規(guī)定商標代理機構應當遵循誠實信用原則，遵守法律、行政法規(guī)外，還規(guī)定委托人申請注冊的商標可能存在本法規(guī)定不得注冊情形的，商標代理機構應當明確告知委托人，特別是增加了“商標代理機構知道或者應當知道委托人申請注冊的商標屬于不以使用為目的的惡意注冊、和商標注冊損害他人在先權利，不得接受其委托”的禁止性規(guī)定。為了使前述規(guī)定落到實處，目前商標法還規(guī)定對商標代理機構的前述違規(guī)行為由市場監(jiān)管部門責令限期改正，給予警告，處一萬元以上十萬元以下的罰款;對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，處五千元以上五萬元以下的罰款。這個處罰力度確實不輕，不僅要處罰機構，還要處罰負責人和業(yè)務承辦人，所以代理人一定要履行告知義務，堅決杜絕違規(guī)代理，否則為了一點蠅頭小利，不僅受罰，還會被列入失信名單，行業(yè)組織還要給予訓誡，嚴重者還可能被國家知識產權局商標局注銷商標代理資格。

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