專利權(quán)權(quán)屬糾紛裁判要旨匯總

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作者：方婧 

原標(biāo)題：專利權(quán)權(quán)屬糾紛裁判要旨匯總

根據(jù)我國《專利法》第六條規(guī)定，執(zhí)行本單位的任務(wù)或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。

職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權(quán)利屬于該單位。利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造，單位與發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人訂有合同，對申請專利的權(quán)利和專利權(quán)的歸屬作出約定的，從其約定。

據(jù)此，我國的現(xiàn)行專利制度為了能充分激發(fā)科學(xué)技術(shù)研究人員的積極性和創(chuàng)造性，并未籠統(tǒng)地將利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造的專利申請權(quán)和專利權(quán)歸屬于單位，而是以當(dāng)事人的意思自治作為第一層次的考慮，即如果單位與發(fā)明人之間有約定，從其約定。

然而，在司法實(shí)踐中，單位與員工未約定權(quán)屬或權(quán)屬約定不明存在歧義的情況卻不勝枚舉。筆者以專利權(quán)權(quán)屬糾紛為案由，整理了我國近年來關(guān)于同類案件的裁判要旨。

司法實(shí)踐中，引發(fā)專利權(quán)權(quán)屬糾紛的主要三大事由及基礎(chǔ)法律關(guān)系為：

（一）因職務(wù)發(fā)明而引發(fā)的專利權(quán)屬糾紛，爭議雙方之間存在雇傭或者臨時(shí)雇用的基礎(chǔ)法律關(guān)系；

（二）因合作技術(shù)開發(fā)而引發(fā)的專利權(quán)屬糾紛，爭議雙方之間存在委托技術(shù)開發(fā)或者合作技術(shù)開發(fā)的基礎(chǔ)法律關(guān)系；

（三）因非法接觸取得而糾發(fā)的專利權(quán)屬糾紛，一方取得另一方的技術(shù)成果并申請專利，也可能引發(fā)專利申請權(quán)或者專利權(quán)權(quán)屬糾紛。

（一）、因職務(wù)發(fā)明而引發(fā)的專利權(quán)屬糾紛裁判要旨

1、職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的三種認(rèn)定情形：

我國《專利法》第六條及《專利法實(shí)施細(xì)則》第十二條規(guī)定了三種認(rèn)定職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的具體情形，即必須具備以下條件之一：

（1）主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造。包括主要利用本單位的資金、設(shè)備、零部件、原材料或者不對外公開的技術(shù)資料等作出的發(fā)明創(chuàng)造；

（2）執(zhí)行本單位的任務(wù)所完成的發(fā)明創(chuàng)造；

（3）勞動關(guān)系終止后1年內(nèi)作出的，與其在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造。

2、在職期間的職務(wù)發(fā)明

其中，以上第1種及第2種情形，通常是指“在職期間的職務(wù)發(fā)明”；判斷是否屬于在職期間的職務(wù)發(fā)明，法院通常從以下幾個(gè)方面進(jìn)行分析和裁判：

（1）是否符合法律規(guī)定的職務(wù)發(fā)明的主體身份問題：

即要看爭議專利的專利權(quán)人與單位是否成立勞動關(guān)系

（2）爭議專利的專利權(quán)人在單位工作期間執(zhí)行單位工作任務(wù)的具體內(nèi)容：

即爭議專利的專利權(quán)人是否擔(dān)任過相關(guān)技術(shù)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，或參與過相關(guān)技術(shù)項(xiàng)目的研發(fā)工作，或有可能接觸到相關(guān)技術(shù)資料與信息

（3）訴爭專利的技術(shù)方案與該專利權(quán)人執(zhí)行單位任務(wù)所完成的發(fā)明創(chuàng)造所涉及的技術(shù)方案是否相關(guān)聯(lián)：

這同時(shí)也是判定一項(xiàng)專利是否屬于職務(wù)發(fā)明的關(guān)鍵問題。

（4）單位與訴爭專利權(quán)利人之間對于職務(wù)發(fā)明權(quán)屬是否存在約定：

比如雙方是否在勞動合同或知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議中約定，在工作期間，為完成公司工作任務(wù)或主要是利用公司的物質(zhì)條件所完成的作品或發(fā)明創(chuàng)造，均屬于職務(wù)作品或發(fā)明。

其產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)屬公司所有，員工承諾放棄除署名權(quán)之外的其他一切權(quán)利。如果存在前述約定，則員工離職后1年內(nèi)申請的專利如果是在公司工作期間與他人共同為完成工作任務(wù)所完成的發(fā)明創(chuàng)造，則所產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)除署名權(quán)外應(yīng)當(dāng)屬于公司所有。

（參考案例：廣東省高級人民法院（2018）粵民終2162號）

3、離職后的職務(wù)發(fā)明

（1）法律要件：

屬于前文中提到的第3種情形即“勞動關(guān)系終止后1年內(nèi)作出的，與其在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造”需要滿足的法律要件是：

A.勞動關(guān)系要件：發(fā)明人與單位存在過勞動關(guān)系；

B.時(shí)間關(guān)系要件：即訴爭專利是自發(fā)明人離開單位一年內(nèi)作出；

C. 關(guān)聯(lián)性要件：離職員工在職期間是否參與研發(fā)工作；離職員工申請的專利與原單位專利的關(guān)系，即訴爭專利要解決的技術(shù)問題是否與之前從事的工作密切相關(guān)；離職員工能否接觸到相關(guān)研發(fā)資料。

（參考案例：廣東省高級人民法院（2018）粵民終2262號）

（2）技術(shù)關(guān)聯(lián)性區(qū)別：

要注意的是員工離職后的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的要求與在職期間的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的要求是不同的，在職期間的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造顯然是在職期間已經(jīng)完成的技術(shù)方案，而離職后的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的證明標(biāo)準(zhǔn)是與本職工作有關(guān)即可，并不要求技術(shù)方案已經(jīng)完成。

（參考案例：廣東省高級人民法院（2018）粵民終2024號）

同時(shí)，考量涉案專利與離職員工之前承擔(dān)的本職工作或者公司分配的任務(wù)的關(guān)聯(lián)性時(shí)，不應(yīng)將本職工作或分配的任務(wù)機(jī)械、狹隘地理解為僅限于研發(fā)工作，也不應(yīng)將職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的主體限定于研發(fā)人員，應(yīng)綜合考量離職員工在公司期間承擔(dān)的本職工作性質(zhì)，實(shí)際執(zhí)行本單位任務(wù)的內(nèi)容。

（參考案例：廣東省高級人民法院（2017）粵民終2783號）

4、非職務(wù)發(fā)明的裁判要旨及舉證規(guī)則：

非職務(wù)發(fā)明的認(rèn)定，關(guān)鍵在于認(rèn)定相關(guān)發(fā)明創(chuàng)造并非執(zhí)行本單位的任務(wù)或利用發(fā)明人所屬的工作單位的物質(zhì)技術(shù)條件完成的。

對于非職務(wù)發(fā)明的認(rèn)定，屬于對消極事實(shí)的認(rèn)定，通常不應(yīng)由主張?jiān)撓麡O事實(shí)存在的一方當(dāng)事人承擔(dān)積極的舉證責(zé)任，而應(yīng)當(dāng)由否定該消極事實(shí)的另一方當(dāng)事人承擔(dān)積極的舉證責(zé)任。

但是，若否認(rèn)相關(guān)發(fā)明創(chuàng)造為非職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的一方當(dāng)事人已經(jīng)提交了初步反駁證據(jù)的情況下，主張相關(guān)發(fā)明創(chuàng)造為非職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的一方當(dāng)事人則應(yīng)當(dāng)另行提供證據(jù)，證明對方的反駁證據(jù)不能起到證明目的。

也就是說，主張不是執(zhí)行本單位的任務(wù)或利用所屬的工作單位的物質(zhì)技術(shù)條件完成的發(fā)明創(chuàng)造的事實(shí)、認(rèn)為相關(guān)發(fā)明創(chuàng)造為非職務(wù)發(fā)明的一方當(dāng)事人，在對方當(dāng)事人提供了有效的反駁證據(jù)的情況下，有義務(wù)提供進(jìn)一步的證據(jù)用以支持其事實(shí)主張。

若在對方當(dāng)事人提供了反駁證據(jù)而使發(fā)明創(chuàng)造的性質(zhì)無法確定，則根據(jù)民事訴訟優(yōu)勢證據(jù)規(guī)則，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定提出非職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造主張的一方當(dāng)事人未履行其舉證責(zé)任，并進(jìn)而承擔(dān)相應(yīng)的不利后果。

（參考案例：北京市高級人民法院（2018）京民終477號）

（二）、因合作技術(shù)開發(fā)而引發(fā)的專利權(quán)屬糾紛裁判要旨

根據(jù)《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定，技術(shù)合同是當(dāng)事人就技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢或者服務(wù)訂立的確立相互之間權(quán)利和義務(wù)的合同。

其中，技術(shù)開發(fā)合同，是指當(dāng)事人之間就新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝或者新材料及其系統(tǒng)的研究開發(fā)所訂立的合同，包括委托開發(fā)合同和合作開發(fā)合同。

認(rèn)定當(dāng)事人所簽合同是否為技術(shù)合同，關(guān)鍵是要審查合同約定的主要權(quán)利和義務(wù)是否含有技術(shù)內(nèi)容或技術(shù)方案，即是否表現(xiàn)為一方利用科學(xué)技術(shù)知識、信息和經(jīng)驗(yàn)為他方開發(fā)或轉(zhuǎn)讓技術(shù)成果，或提供技術(shù)上的支持、服務(wù)或咨詢，幫助他方解決技術(shù)難題等。其內(nèi)容及形式要件包括：

一是從形式上看，要具備技術(shù)開發(fā)合同的一般要件，例如研發(fā)的內(nèi)容、研發(fā)的預(yù)期成果、交付時(shí)間、研發(fā)經(jīng)費(fèi)的數(shù)額及支付結(jié)算方式、技術(shù)及資料的保密流程、技術(shù)成果的歸屬、驗(yàn)收方式及違約責(zé)任等；

二是從內(nèi)容上看，須體現(xiàn)出具體的委托技術(shù)開發(fā)內(nèi)容，如具體開發(fā)何種技術(shù)、研發(fā)經(jīng)費(fèi)、權(quán)利如何歸屬等信息。

（參考案例：最高人民法院（2019）最高法知民終619號）

1、協(xié)議中有明確約定的情形：

即合同雙方當(dāng)事人如果在協(xié)議書中對技術(shù)范圍已有明確具體約定的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)該約定判斷涉案專利所請求保護(hù)的技術(shù)方案是否被包含在涉案協(xié)議書約定的技術(shù)范圍之內(nèi)，從而確定專利權(quán)或?qū)＠暾垯?quán)的歸屬。

2、協(xié)議中無明確約定的情形：

如果合作雙方只是在協(xié)議中籠統(tǒng)地約定“雙方合作研發(fā)產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)歸甲乙雙方所有”，法院裁判此類案件的要旨是：只有“合作研發(fā)”才能主張共有權(quán)。即應(yīng)考慮以下因素：

（1）在合作研發(fā)中合同相對方是否履行了合同義務(wù)；

（2）從誠信原因解釋，合同相對方在“合作研發(fā)”中提供的支持和幫助應(yīng)該是實(shí)質(zhì)性的，而非僅僅參與研發(fā)或提供一般性的技術(shù)支持；

（3）考察合同相對方是否在技術(shù)支持上做出了實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)，應(yīng)考慮其所提出的技術(shù)方案是否具備新穎性，提供不具備新穎性的技術(shù)方案只能視為提供了技術(shù)參考，不宜認(rèn)定為“實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)”；

（4）技術(shù)方案新穎性的判斷，參照《專利法》第二十二條規(guī)定，即技術(shù)方案不能是現(xiàn)有技術(shù)也不能是構(gòu)成抵觸申請的在先申請技術(shù)。

（參考案例：最高人民法院（2019）最高法知民終836號）

3、對合作協(xié)議的條款理解有爭議的情形：

法院裁判要旨為：

（1）從爭議條款本身分析，考量相關(guān)條款約定的是技術(shù)保密義務(wù)，還是技術(shù)的權(quán)利歸屬問題，如果是對雙方當(dāng)事人相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀的認(rèn)可，則不能以此認(rèn)定為權(quán)利歸屬條款；

（2）從合同體系上分析，考量是否有其他條款可以佐證爭議條款系技術(shù)歸屬的約定條款，是否存在關(guān)于技術(shù)歸屬的合理對價(jià)約定，是否符合常理；

（3）從交易習(xí)慣上分析，技術(shù)歸屬的約定通常屬于重要權(quán)利處分，往往會以明確、清晰的意思表示作出，往往會伴隨著雙方的磋商、談判過程。在沒有明確技術(shù)歸屬合理對價(jià)和其他任何配套條款的情況下，僅以一句并不明確的約定就認(rèn)定其有技術(shù)歸屬或技術(shù)轉(zhuǎn)讓的意思，不符合交易習(xí)慣。

（參考案例：廣東省高級人民法院（2017）粵民終2968-2976號）

（三）、因非法接觸取得而引發(fā)的專利權(quán)屬糾紛裁判要旨

這種情形通常表現(xiàn)為專利抄襲。法院在審理此類案件時(shí)，重點(diǎn)審理：

1.被控侵權(quán)人是否有可能接觸被抄襲的技術(shù)方案；

2.被控抄襲專利與被抄襲方在先技術(shù)對比是否具備實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。

在被控侵權(quán)人接觸被抄襲的技術(shù)方案的前提下，如果被控抄襲專利與被抄襲方技術(shù)方案對比不具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被控侵權(quán)人未對被抄襲專利作出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)，構(gòu)成了專利抄襲。

反之，如果被控抄襲專利與被抄襲方技術(shù)方案對比具備實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被控侵權(quán)人對于體現(xiàn)實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的技術(shù)特征作出了創(chuàng)造性貢獻(xiàn)，但是二者相同的部分仍然構(gòu)成對被抄襲方的抄襲，除非相同的部分屬于現(xiàn)有技術(shù)。

其中，關(guān)于無實(shí)質(zhì)區(qū)別的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為：在專利申請日前，爭議專利技術(shù)方案在已有技術(shù)文檔中，或已明確記載或被隱含公開，或僅是在被抄襲方技術(shù)方案的基礎(chǔ)上無需付出任何創(chuàng)造性勞動即可獲得，與被抄襲方技術(shù)方案無本質(zhì)區(qū)別。

爭議專利技術(shù)方案與被抄襲方所提供的比對技術(shù)之間在部分技術(shù)特征上完全相同以及在其余技術(shù)特征上無實(shí)質(zhì)性差異或?qū)贌o需創(chuàng)造性勞動的簡單替換，均屬于無實(shí)質(zhì)區(qū)別。

（參考案例：上海市高級人民法院（2018）滬民終541號）

【其他問題】

1、利用財(cái)政性資金設(shè)立的科學(xué)技術(shù)基金項(xiàng)目所形成的專利權(quán)權(quán)屬：

專利申請權(quán)原則上屬于發(fā)明人，但也應(yīng)考慮到職務(wù)發(fā)明、法律的特別規(guī)定、當(dāng)事人約定等歸屬不同的具體情況。

職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的專利申請權(quán)除當(dāng)事人之間有約定的情形外，原則上應(yīng)屬于單位。

利用財(cái)政性資金設(shè)立的科學(xué)技術(shù)基金項(xiàng)目所形成的發(fā)明專利權(quán)，除涉及國家安全、國家利益和重大社會公共利益的外，由項(xiàng)目承擔(dān)者依法取得，專利權(quán)屬于項(xiàng)目承擔(dān)者。

（參考案例：山東省濰坊市中級人民法院（2011）濰知初字第1號）

2、專利權(quán)權(quán)屬的訴訟時(shí)效：

在司法實(shí)踐中，不少被訴方會以已過訴訟時(shí)效作為抗辯事由。需要注意的是，關(guān)于專利權(quán)權(quán)屬的訴訟時(shí)效，其起算時(shí)間為從涉案專利專利權(quán)終止之日或侵權(quán)行為終止之日起計(jì)算。

3、發(fā)明人的舉證問題：

在專利權(quán)權(quán)屬糾紛案件中，被訴方往往會提供專利登記簿副本，用來證明案涉專利的專利權(quán)人。

由于國家專利行政管理部門對申請文件中記載的發(fā)明人并不進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查，專利證書上關(guān)于發(fā)明人的記載并非具有絕對的證據(jù)效力，因此，在對方提出相關(guān)證據(jù)予以反駁的情況下，主張其為專利權(quán)人的一方當(dāng)事人仍然應(yīng)當(dāng)提交其他證據(jù)對其訴訟主張加以證明。

（參考案例：北京市高級人民法院（2018）京民終522號）

4、高頻法條：

《中華人民共和國專利法》第六條

《中華人民共和國專利法》第八條

《中華人民共和國專利法》第十五條

《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》第十二條

《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》第十三條

《中華人民共和國合同法》第三百二十九條

《關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十條

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：方婧 

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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