一文讀懂2019年商標(biāo)評(píng)審五大典型案例

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原標(biāo)題：2019年商標(biāo)評(píng)審典型案例

IPRdaily消息：近日，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)網(wǎng)站發(fā)布2019年商標(biāo)評(píng)審典型案例。本文主要介紹了這五大典型案例的詳情。

案例1

第3746575號(hào)“施崋洛及圖”商標(biāo)無效宣告案

一、基本案情

第3746575號(hào)“施華洛及圖”商標(biāo)（以下稱爭(zhēng)議商標(biāo)）由楊奕國（本案原被申請(qǐng)人）于2003年10月9日申請(qǐng)注冊(cè)，后于2006年1月21日獲準(zhǔn)注冊(cè)，核定使用在第41類“婚紗攝影、婚紗錄影、攝影”等服務(wù)上，經(jīng)續(xù)展現(xiàn)在專用權(quán)有效期內(nèi)；2019年由商標(biāo)局核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓予北京雅姿妃文化發(fā)展有限公司，即本案被申請(qǐng)人。

申請(qǐng)人于2018年4月27日對(duì)爭(zhēng)議商標(biāo)提出無效宣告申請(qǐng)，主要理由為：一、申請(qǐng)人在本案中提出了新的理由及新證據(jù)，并未違反一事不再理的規(guī)定。二、申請(qǐng)人是國際知名的水晶珠寶供應(yīng)商，在爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)日前，申請(qǐng)人“施華洛世奇”“SWAROVSKI”商標(biāo)獲得了極高知名度，為消費(fèi)者熟知，爭(zhēng)議商標(biāo)是對(duì)申請(qǐng)人第385013號(hào)“施華洛世奇”商標(biāo)（以下稱引證商標(biāo)）的惡意抄襲和模仿，損害申請(qǐng)人利益。依據(jù)2001年《商標(biāo)法》第十三條第二款、第四十一條第一款等規(guī)定，請(qǐng)求宣告爭(zhēng)議商標(biāo)無效。

對(duì)此，原被申請(qǐng)人答辯稱：爭(zhēng)議商標(biāo)經(jīng)使用在婚紗攝影行業(yè)具有較高知名度，爭(zhēng)議商標(biāo)指定服務(wù)與引證商標(biāo)核定使用商品不屬于類似商品和服務(wù)；爭(zhēng)議商標(biāo)并無抄襲、模仿他人商標(biāo)的惡意。原被申請(qǐng)人請(qǐng)求維持爭(zhēng)議商標(biāo)注冊(cè)。

二、案情解析

1.申請(qǐng)人在本案主張的事實(shí)和理由較之在商評(píng)字【2010】第30947號(hào)無效宣告裁定書中的事實(shí)和理由，增加了以下主要理由：（1）被申請(qǐng)人注冊(cè)爭(zhēng)議商標(biāo)違反了2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款的規(guī)定。（2）增加了證明引證商標(biāo)知名度及實(shí)際使用中具有攀附其商標(biāo)主觀故意的證據(jù)材料。故國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在本案中適用一事不再理?xiàng)l款的例外，基于新的事實(shí)和理由受理本案。

2.《商標(biāo)法》第四十五條第一款規(guī)定，申請(qǐng)人以《商標(biāo)法》第十三條之規(guī)定宣告爭(zhēng)議商標(biāo)注冊(cè)無效的期限為自商標(biāo)注冊(cè)之日起五年內(nèi)，但對(duì)惡意注冊(cè)的，馳名商標(biāo)所有人不受五年的時(shí)間限制。根據(jù)申請(qǐng)人提交的證據(jù)以及國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局查明的事實(shí)可知，在爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)之前申請(qǐng)人的“施華洛世奇”“施華洛”等品牌商品有數(shù)十家國內(nèi)知名報(bào)刊、網(wǎng)站等媒體進(jìn)行宣傳報(bào)道,且引證商標(biāo)在人民法院相關(guān)判決書中亦被認(rèn)定已為相關(guān)公眾所熟知，在原商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出的多件無效宣告裁定中亦有此認(rèn)定。故本案認(rèn)定引證商標(biāo)指定使用在“寶石”商品上已為相關(guān)公眾所熟知，爭(zhēng)議商標(biāo)構(gòu)成對(duì)引證商標(biāo)的復(fù)制、模仿；爭(zhēng)議商標(biāo)核定使用的婚紗攝影等服務(wù)與引證商標(biāo)核定使用的寶石等商品存在一定關(guān)聯(lián)性；原被申請(qǐng)人在實(shí)際使用中具有攀附申請(qǐng)人高知名度商標(biāo)的主觀故意，已在法院生效判決中予以確認(rèn)。爭(zhēng)議商標(biāo)使用在指定服務(wù)上易使消費(fèi)者誤認(rèn)為其指定服務(wù)來源于申請(qǐng)人或與申請(qǐng)人之間存在密切關(guān)聯(lián)，損害申請(qǐng)人權(quán)益。因此，本案中判定爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)違反了2001年《商標(biāo)法》第十三條第二款的規(guī)定。

三、典型意義

1.關(guān)于“一事不再理”原則在評(píng)審案件中的適用?！渡虡?biāo)法實(shí)施條例》第六十二條規(guī)定：商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)對(duì)商標(biāo)評(píng)審申請(qǐng)已經(jīng)作出裁定或決定的，任何人不得以相同的事實(shí)和理由再次提出評(píng)審申請(qǐng)?！耙皇虏辉倮怼痹瓌t，是行政行為既判力的體現(xiàn)，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局裁決應(yīng)受到該原則的限制，上述條款的適用主要基于“相同的事實(shí)和理由”，但在行政裁決中，如果出現(xiàn)了“新的事實(shí)和理由”，則不受該原則的限制。新的事實(shí)應(yīng)該是以新證據(jù)證明的事實(shí)，新證據(jù)應(yīng)該是在原裁定或決定之后新發(fā)現(xiàn)的證據(jù)，或者確實(shí)是在原行政程序中由于客觀原因無法取得或在規(guī)定的期限內(nèi)不能提供的證據(jù)。

新事實(shí)的認(rèn)定，主要考慮以下兩點(diǎn)：再次申請(qǐng)中提交的個(gè)案證據(jù)不同于前案證據(jù)；新提交的證據(jù)直接影響到《商標(biāo)法》實(shí)體條款的適用，對(duì)案件審理結(jié)果具有實(shí)質(zhì)性影響。由此可見，證據(jù)上的差異構(gòu)成“不同事實(shí)”是“一事不再理”原則適用中的核心問題。具體到本案，申請(qǐng)人增加了證明其商標(biāo)知名度的事實(shí)及原被申請(qǐng)人實(shí)際使用中具有攀附其商標(biāo)主觀故意的證據(jù)材料，對(duì)案件實(shí)體性結(jié)論的判斷具有實(shí)質(zhì)性影響，申請(qǐng)人在本案中亦提出了新的理由，故本案不受“一事不再理”原則的限制?！耙皇虏辉倮怼痹瓌t是對(duì)當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)影響重大的法律原則，對(duì)此評(píng)審實(shí)踐中既應(yīng)注意適用該原則維護(hù)行政行為的確定性，又應(yīng)合理把握適用尺度，充分保障當(dāng)事人在個(gè)案中的實(shí)體權(quán)利得到保護(hù)。

2、關(guān)于超五年適用復(fù)制、模仿、翻譯為相關(guān)公眾所熟知商標(biāo)的條款中惡意的判定。為平衡權(quán)利人的合法權(quán)益及維護(hù)注冊(cè)商標(biāo)的穩(wěn)定性，我國《商標(biāo)法》對(duì)提起無效宣告的主體資格以及提起的期間都進(jìn)行了嚴(yán)格限制，自商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)五年后在先權(quán)利人或利害關(guān)系人原則上不能依據(jù)《商標(biāo)法》第十三條提出無效宣告申請(qǐng)。上述情形亦有例外規(guī)定，即對(duì)惡意注冊(cè)的，為相關(guān)公眾所熟知商標(biāo)的所有人不受五年的時(shí)間限制。超五年適用該條款，核心為對(duì)于惡意的認(rèn)定。該種惡意應(yīng)是具有以此注冊(cè)商標(biāo)攀附他人較高聲譽(yù)商標(biāo)、牟取不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)利益等明顯惡意意圖。具體到本案中，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局充分考慮了原被申請(qǐng)人在實(shí)際使用中具有攀附他人高知名度商標(biāo)的主觀惡意以及在先商標(biāo)的知名度等因素，從而對(duì)原被申請(qǐng)人具有惡意行為作出認(rèn)定。適用該條款是對(duì)為相關(guān)公眾熟知商標(biāo)加大保護(hù)力度的體現(xiàn)，體現(xiàn)了商標(biāo)行政主管機(jī)關(guān)對(duì)于故意攀附他人商標(biāo)知名度及商譽(yù)的嚴(yán)格規(guī)制，對(duì)于促進(jìn)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展，打擊惡意注冊(cè)，維護(hù)當(dāng)事人權(quán)益等具有積極作用。

爭(zhēng)議商標(biāo)：
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引證商標(biāo)：
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案例2
第31473360號(hào):“JOY@ABLE”商標(biāo)駁回復(fù)審案

一、基本案情

申請(qǐng)人：鄭州易值科貿(mào)有限公司

（一）駁回理由

該申請(qǐng)人短期內(nèi)提交了大量注冊(cè)申請(qǐng)，明顯超出正常經(jīng)營活動(dòng)需要，缺乏真實(shí)使用意圖，亦擾亂正常的商標(biāo)注冊(cè)秩序。根據(jù)《商標(biāo)法》第四條、第三十條的規(guī)定，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局決定駁回上述商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。

（二）國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局裁定

經(jīng)復(fù)審認(rèn)為，申請(qǐng)人作為商標(biāo)注冊(cè)人，在全部45個(gè)商品及服務(wù)類別上共注冊(cè)了929件商標(biāo)，其中2018年至2019年不足9個(gè)月的時(shí)間內(nèi)就申請(qǐng)注冊(cè)了500余件商標(biāo)。申請(qǐng)人短期內(nèi)大量申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的行為明顯超出了生產(chǎn)經(jīng)營的正常需要。申請(qǐng)人關(guān)于其近期商標(biāo)申請(qǐng)均為其實(shí)際使用商標(biāo)擴(kuò)展注冊(cè)的復(fù)審理由與其實(shí)際申請(qǐng)行為及商標(biāo)的構(gòu)成情況不符，不能解釋其注冊(cè)行為具有合理性和正當(dāng)性。因此，申請(qǐng)商標(biāo)已構(gòu)成《商標(biāo)法》第四條所指情形。

依照《商標(biāo)法》第四條、第三十條和第三十四條的規(guī)定，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局裁定如下：申請(qǐng)商標(biāo)在復(fù)審服務(wù)上的注冊(cè)申請(qǐng)予以駁回。

二、案情解析

（一）《商標(biāo)法》第四條的適用意義

商標(biāo)的本質(zhì)屬性在于區(qū)分商品或服務(wù)的來源，商標(biāo)權(quán)的授權(quán)基礎(chǔ)凝結(jié)在使用積累形成的商譽(yù)上。但自2017年降低商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)費(fèi)用以來，商標(biāo)售賣高收益與注冊(cè)低成本之間的巨大利潤率，催生某些市場(chǎng)主體為了牟取不正當(dāng)利益，將注冊(cè)商標(biāo)變成一項(xiàng)投資工作；利用商標(biāo)轉(zhuǎn)讓制度，囤積商標(biāo)作為投資，從而收取高額的轉(zhuǎn)讓費(fèi)用，使得商標(biāo)注冊(cè)制度被異化為一種新型的商業(yè)模式。該行為動(dòng)搖了《商標(biāo)法》的授權(quán)基礎(chǔ)，不正當(dāng)占用了社會(huì)公共資源，損害了公眾利益，擾亂了正常的商標(biāo)注冊(cè)秩序。在審查及審理過程中，適用《商標(biāo)法》第四條的目的就是打擊商標(biāo)囤積這種典型的惡意注冊(cè)行為，使商標(biāo)回歸其本質(zhì)，從而營造良好的營商環(huán)境。

（二）《商標(biāo)法》第四條的適用要件

在案件審理過程中，第四條的適用要件主要把握不以使用為目的和惡意這兩點(diǎn)，重點(diǎn)考慮以下幾個(gè)方面：

首先，申請(qǐng)人的具體情況。依據(jù)申請(qǐng)人的復(fù)審理由和證據(jù)，審查其經(jīng)營范圍、實(shí)際狀況、行業(yè)特點(diǎn)，初步判定其商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)是否符合生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的實(shí)際需要、是否具有真實(shí)的使用意圖，以區(qū)分商標(biāo)囤積、商標(biāo)儲(chǔ)備及防御性注冊(cè)。防御性注冊(cè)雖缺乏使用意圖，但其基于主動(dòng)保護(hù)目的，應(yīng)無惡意。而商標(biāo)儲(chǔ)備一般具有真實(shí)的使用意圖。就本案而言，申請(qǐng)人是一家貿(mào)易公司，但其申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)涵蓋了商品及服務(wù)區(qū)分表中所有的類別，明顯超出了其正常的經(jīng)營范圍，也和其行業(yè)特點(diǎn)、公司的實(shí)際經(jīng)營情況不符。這種申請(qǐng)注冊(cè)行為不具備防御性注冊(cè)或商標(biāo)儲(chǔ)備的合理性。

其次，考慮申請(qǐng)人的商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)量及申請(qǐng)注冊(cè)的類別跨度和時(shí)間跨度。數(shù)量只是考察因素中的基本考量因素，但并沒有機(jī)械的定量要求，更應(yīng)同時(shí)參考商品及服務(wù)類別的跨度以及是否涉及某些行業(yè)專業(yè)屬性或資質(zhì)要求較強(qiáng)的特定類別等其他因素綜合考慮，來推定申請(qǐng)人商標(biāo)注冊(cè)在數(shù)量上是否具有合理性。就本案而言，申請(qǐng)人名下共有929件商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，注冊(cè)申請(qǐng)涉及45個(gè)不同的類別，其中還包含了有較強(qiáng)行業(yè)屬性及資質(zhì)要求的特殊類別，如第1類工業(yè)用化學(xué)品等商品、第36類保險(xiǎn)咨詢等服務(wù)、第38類無線廣播服務(wù)等。特別是其中500多件商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)的時(shí)間段集中在2018年5月至2019年1月期間，上述注冊(cè)行為在量上的合理性也難以解釋。

再其次，綜合分析申請(qǐng)人名下商標(biāo)的標(biāo)識(shí)構(gòu)成。這里主要是分析商標(biāo)有沒有合理的來源。目前在審理實(shí)踐中，重點(diǎn)關(guān)注大量模仿、搶注他人馳名商標(biāo)或較高知名度商標(biāo)，大量搶注知名人物姓名、知名企業(yè)商號(hào)，大量囤積地名、風(fēng)景區(qū)名稱、山川名稱等公共資源，以及針對(duì)同一企業(yè)馳名商標(biāo)或其他較高知名度商標(biāo)反復(fù)惡意搶注等行為。

最后，申請(qǐng)人的抗辯理由。申請(qǐng)人若能有證據(jù)證明其申請(qǐng)的商標(biāo)具有使用的目的，有合理來源，沒有主觀惡意，則不構(gòu)成《商標(biāo)法》第四條的相關(guān)情形。本案中，申請(qǐng)人在復(fù)審理由中稱，其公司的主商標(biāo)為“賞目”“悅能”，均為服裝品牌，申請(qǐng)人申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)均為上述商標(biāo)的擴(kuò)展注冊(cè)，且申請(qǐng)人強(qiáng)調(diào)自己并沒有商標(biāo)售賣行為。經(jīng)審理認(rèn)為，第一，申請(qǐng)人在其所有的900多件商標(biāo)中，“賞目”及“悅目”系列商標(biāo)僅占其商標(biāo)總數(shù)的一小部分，申請(qǐng)人在其他不同類別還大量注冊(cè)了“魚小雙”“把美”“萬賞”等商標(biāo)，上述商標(biāo)均與其自稱的主商標(biāo)沒有直接關(guān)系。第二，申請(qǐng)人還大量申請(qǐng)注冊(cè)了“V++”“J++”“Q++”等簡(jiǎn)單字母及符合組合的商標(biāo)，以上商標(biāo)不符合商業(yè)使用習(xí)慣，也無法解釋其注冊(cè)的合理性。申請(qǐng)人將其申請(qǐng)注冊(cè)大量商標(biāo)的行為解釋為其主商標(biāo)的擴(kuò)展注冊(cè)，與事實(shí)不符。第三，并不能以申請(qǐng)人有無商標(biāo)售賣行為來當(dāng)然推定申請(qǐng)人的行為系屬正當(dāng)。申請(qǐng)人的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)及對(duì)其名下商標(biāo)權(quán)的處分是一個(gè)動(dòng)態(tài)過程，商標(biāo)售賣只是其中最直接的一種明確不以使用為目的、具有惡意的表現(xiàn)形式。故申請(qǐng)人的理由不屬于合理的抗辯事由。

三、典型意義

《商標(biāo)法》第四條的適用需要慎重把握“不以使用為目的”及“惡意”兩個(gè)要件,適用時(shí)綜合考量以下幾點(diǎn)：申請(qǐng)人的具體情況、申請(qǐng)人的商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)量及申請(qǐng)注冊(cè)的類別跨度和時(shí)間跨度、申請(qǐng)人名下商標(biāo)的標(biāo)識(shí)構(gòu)成及申請(qǐng)人是否有合理的抗辯理由。

申請(qǐng)商標(biāo)：
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案例3

第16676428號(hào)“一只酸奶?！鄙虡?biāo)無效宣告案

一、基本案情

第16676428號(hào)“一只酸奶?！?a href='http://m.globalwellnesspartner.com/search_shangbiao.html' target='_blank'>商標(biāo)（以下稱爭(zhēng)議商標(biāo)）由成都離岸商務(wù)服務(wù)中心（即本案原被申請(qǐng)人）提出申請(qǐng)注冊(cè)，指定使用在第43類備辦宴席、咖啡館等服務(wù)上，經(jīng)初步審定并公告后，本案申請(qǐng)人在法定期限內(nèi)提出異議申請(qǐng)，2017年9月28日原國家工商總局商標(biāo)局裁定申請(qǐng)人所提異議理由不成立，爭(zhēng)議商標(biāo)準(zhǔn)予注冊(cè)，原被申請(qǐng)人于2017年12月11日向原國家工商總局商標(biāo)局提出爭(zhēng)議商標(biāo)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)，2018年4月20日經(jīng)核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓給梁英（即本案現(xiàn)被申請(qǐng)人）。

申請(qǐng)人以原被申請(qǐng)人營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍中包含“知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)”，但爭(zhēng)議商標(biāo)指定使用的服務(wù)不屬于“商標(biāo)代理”服務(wù)所屬群組；爭(zhēng)議商標(biāo)是以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人在先使用并具有一定影響力的商標(biāo)；爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)已經(jīng)造成市場(chǎng)秩序的紊亂，致使真正權(quán)利人受到損害為由，根據(jù)《商標(biāo)法》第七條、第十九條第四款、第三十二條、第四十五條第一款的規(guī)定，提出爭(zhēng)議商標(biāo)無效宣告請(qǐng)求。

二、案情解析

本案中，原被申請(qǐng)人成立于2007年11月7日，經(jīng)營范圍包括：社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢（不含投資咨詢）、知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)、會(huì)議及展覽服務(wù)（以上經(jīng)營范圍不含國家法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止或限制的項(xiàng)目，依法須批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。2017年12月20日出資方式變更后，其經(jīng)營范圍變更為：社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢（不含投資咨詢）、會(huì)議及展覽服務(wù)、翻譯服務(wù)、機(jī)構(gòu)商務(wù)代理（以上經(jīng)營范圍不含國家法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止或限制的項(xiàng)目，依法須批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。原被申請(qǐng)人在2015年4月9日向商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)爭(zhēng)議商標(biāo)時(shí)，其經(jīng)營范圍包括“知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)”。

申請(qǐng)人于2017年10月17日對(duì)爭(zhēng)議商標(biāo)提出無效宣告請(qǐng)求，原被申請(qǐng)人于2017年12月11日向商標(biāo)局提出爭(zhēng)議商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)，2017年12月20日經(jīng)成都市錦江區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局核準(zhǔn)進(jìn)行出資方式變更后，其經(jīng)營范圍中刪除了“知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)”。2018年4月20日經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)，爭(zhēng)議商標(biāo)由原被申請(qǐng)人轉(zhuǎn)讓至現(xiàn)被申請(qǐng)人。

根據(jù)《商標(biāo)法實(shí)施條例》第八十四條的規(guī)定，《商標(biāo)法》所稱商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，包括經(jīng)工商行政管理部門登記從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)的服務(wù)機(jī)構(gòu)和從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)的律師事務(wù)所。具體到本案，爭(zhēng)議商標(biāo)自2015年4月9日申請(qǐng)注冊(cè)之日至2017年12月20日變更經(jīng)營范圍之時(shí)一直屬于原被申請(qǐng)人所有，原被申請(qǐng)人企業(yè)經(jīng)營范圍涉及“知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)”，而商標(biāo)代理屬于知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)。因此，原被申請(qǐng)人主體應(yīng)屬于“經(jīng)工商行政管理部門登記從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)的服務(wù)機(jī)構(gòu)”的范疇。爭(zhēng)議商標(biāo)并非指定使用在知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)上。故原被申請(qǐng)人申請(qǐng)注冊(cè)爭(zhēng)議商標(biāo)的行為已構(gòu)成《商標(biāo)法》第十九條第四款所指情形。

三、典型意義

本案涉及《商標(biāo)法》第十九條第四款，典型意義在于：爭(zhēng)議商標(biāo)在本案審理前由經(jīng)營范圍包含“知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)”的原被申請(qǐng)人轉(zhuǎn)讓給不包含“知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)”的本案被申請(qǐng)人；原商標(biāo)注冊(cè)人的經(jīng)營范圍包含的經(jīng)營項(xiàng)目為“知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)”，并非與《商標(biāo)法》第十九條第四款表述中相一致的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，亦未在商標(biāo)局備案；原商標(biāo)注冊(cè)人在本案審理時(shí)已經(jīng)刪除“知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)”。

《商標(biāo)法》第十九條第四款規(guī)定“商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)除對(duì)其代理服務(wù)申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)外，不得申請(qǐng)注冊(cè)其他商標(biāo)”，該規(guī)定系對(duì)商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的限制性規(guī)定，即經(jīng)合法登記從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)的服務(wù)機(jī)構(gòu)和從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)的律師事務(wù)所均不得從事與其商標(biāo)代理服務(wù)以外的其他商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)或受讓服務(wù)。原被申請(qǐng)人在注冊(cè)申請(qǐng)爭(zhēng)議商標(biāo)時(shí)的經(jīng)營范圍包括“知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)”，“知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)”包括了專利、商標(biāo)、版權(quán)等代理服務(wù)，故其屬于《商標(biāo)法》第十九條及《商標(biāo)法實(shí)施條例》第八十四條第一款所規(guī)定的“經(jīng)工商行政管理部門登記從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)的服務(wù)機(jī)構(gòu)”。商標(biāo)局于2015年1月1日作出的《關(guān)于對(duì)商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)的審查決定的說明》，其中涉及“如未在商標(biāo)局備案的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)被初步審定或被核準(zhǔn)注冊(cè)，任何人可以通過異議程序或商標(biāo)注冊(cè)無效程序要求不予核準(zhǔn)注冊(cè)或宣告無效該注冊(cè)商標(biāo)無效”。由此可見，是否在商標(biāo)局備案并非認(rèn)定商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的必要條件。雖然至本案審理時(shí)，原被申請(qǐng)人的經(jīng)營范圍已發(fā)生變更，不再包括“知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)”，但不能改變爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)原被申請(qǐng)人屬于商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的事實(shí)，否則將使《商標(biāo)法》第十九條第四款防止商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)惡意搶注、維護(hù)商標(biāo)注冊(cè)秩序的立法目的落空。（2018）京73行初11936號(hào)北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院行政判決書支持了商標(biāo)局裁定。

爭(zhēng)議商標(biāo)：

一文讀懂2019年商標(biāo)評(píng)審五大典型案例

案例4

第14207876號(hào)“滬江”商標(biāo)系列無效宣告案

一、基本案情

申請(qǐng)人：上海理工大學(xué)

被申請(qǐng)人：滬江教育科技（上海）股份有限公司

爭(zhēng)議商標(biāo)：第14207876號(hào)“滬江”商標(biāo)、第17656015號(hào)“滬江網(wǎng)校 HJCLASS.COM及圖”商標(biāo)、第5700432號(hào)“滬江英語”商標(biāo)（以下稱爭(zhēng)議商標(biāo)一、二、三）

爭(zhēng)議商標(biāo)一、二由被申請(qǐng)人分別于2014年3月19日、2015年8月13日申請(qǐng)注冊(cè)，2017年8月21日、2017年9月7日獲準(zhǔn)注冊(cè)；爭(zhēng)議商標(biāo)三由伏彩瑞于2006年11月3日申請(qǐng)注冊(cè)，2013年9月28日核準(zhǔn)注冊(cè)，該商標(biāo)于2015年8月21日轉(zhuǎn)讓給被申請(qǐng)人。3件爭(zhēng)議商標(biāo)核定使用在第41類“教育；培訓(xùn)”等服務(wù)上。后上述3件爭(zhēng)議商標(biāo)被申請(qǐng)人提出無效宣告申請(qǐng)。

申請(qǐng)人主要理由：一、“滬江”是申請(qǐng)人前身“滬江大學(xué)”校名的一部分，申請(qǐng)人合法承繼滬江大學(xué)。二、被申請(qǐng)人法定代表人伏彩瑞在申請(qǐng)人外語學(xué)院就讀期間參與申請(qǐng)人投資建設(shè)的“滬江語林網(wǎng)”工作。伏彩瑞與申請(qǐng)人之間具有特定關(guān)系，爭(zhēng)議商標(biāo)違反了《商標(biāo)法》第十五條第二款規(guī)定。三、爭(zhēng)議商標(biāo)損害了申請(qǐng)人“滬江”知名服務(wù)特有名稱權(quán)，是對(duì)申請(qǐng)人在先使用并具有一定影響的商標(biāo)的惡意搶注。爭(zhēng)議商標(biāo)違反了《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定。綜上，申請(qǐng)人請(qǐng)求宣告爭(zhēng)議商標(biāo)無效。

被申請(qǐng)人答辯主要理由：一、伏彩瑞創(chuàng)建“滬江網(wǎng)”的前身“滬江語林”，2003年“滬江網(wǎng)”正式上線，經(jīng)宣傳及使用，“滬江”已具有一定知名度。二、滬江大學(xué)于1952年解散，申請(qǐng)人沿用的是滬江大學(xué)的原址，無繼承關(guān)系。三、“滬江語林網(wǎng)”從始至終屬于伏彩瑞個(gè)人。伏彩瑞曾義務(wù)用網(wǎng)站為申請(qǐng)人外語學(xué)院設(shè)立專欄，但并不意味著該網(wǎng)站就是申請(qǐng)人的。伏彩瑞創(chuàng)辦滬江網(wǎng)后與申請(qǐng)人及其外語學(xué)院保持合作關(guān)系，且伏彩瑞被申請(qǐng)人評(píng)為杰出校友。爭(zhēng)議商標(biāo)未違反《商標(biāo)法》第十五條第二款規(guī)定。四、申請(qǐng)人對(duì)于“滬江”標(biāo)識(shí)并無任何在先權(quán)益，滬江并非申請(qǐng)人字號(hào)，且爭(zhēng)議商標(biāo)不存在搶注情形。綜上，請(qǐng)求維持爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)。

申請(qǐng)人質(zhì)證請(qǐng)求對(duì)本系列案件口頭審理。

二、案情解析

國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在了解案情的基礎(chǔ)上，考慮雙方當(dāng)事人均提交大量證據(jù)，且案情較為復(fù)雜，決定對(duì)“滬江”系列商標(biāo)無效宣告案件進(jìn)行口審。2019年9月19日，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在上海商標(biāo)審查協(xié)作中心對(duì)本系列案件口頭審理。雙方當(dāng)事人就爭(zhēng)議焦點(diǎn)進(jìn)行充分的說明和辯論，并提供相關(guān)證據(jù)。

三、裁定結(jié)果

國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局經(jīng)審理認(rèn)為，滬江語林網(wǎng)系申請(qǐng)人外語學(xué)院發(fā)起建設(shè)，申請(qǐng)人予以資助，并指派教師指導(dǎo)、監(jiān)督。伏彩瑞等學(xué)生為網(wǎng)站主要操作員。伏彩瑞以個(gè)人名義注冊(cè)網(wǎng)站域名并運(yùn)營維護(hù)，媒體進(jìn)行了相關(guān)報(bào)道，申請(qǐng)人并未對(duì)此提出異議。申請(qǐng)人還將伏彩瑞在其校友網(wǎng)中進(jìn)行宣傳，并與被申請(qǐng)人之間有合作。前述事實(shí)表明在被申請(qǐng)人注冊(cè)“滬江”商標(biāo)前，申請(qǐng)人對(duì)伏彩瑞宣傳“滬江語林”及使用“滬江英語”的行為持默許態(tài)度。此外，申請(qǐng)人與“滬江大學(xué)”具有歷史淵源，“滬江”為其在教育等服務(wù)上在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)。伏彩瑞作為申請(qǐng)人的學(xué)生對(duì)此知曉。故被申請(qǐng)人將爭(zhēng)議商標(biāo)一“滬江”注冊(cè)在教育等服務(wù)上違反了2013年《商標(biāo)法》第十五條第二款的規(guī)定。爭(zhēng)議商標(biāo)二、三與“滬江”一詞整體存在差異，被申請(qǐng)人提交的證據(jù)能夠證明爭(zhēng)議商標(biāo)二、三在網(wǎng)絡(luò)教育領(lǐng)域獲得了一定知名度和市場(chǎng)聲譽(yù)，并與被申請(qǐng)人形成對(duì)應(yīng)關(guān)系。國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為，爭(zhēng)議商標(biāo)二、三未違反2013年《商標(biāo)法》第十五條第二款的規(guī)定。

四、典型意義

商標(biāo)評(píng)審案件的口審按慣例，當(dāng)事人雙方須前往北京參加口審，本系列案件的口審系在京外進(jìn)行商標(biāo)評(píng)審案件巡回評(píng)審，也是開展商標(biāo)評(píng)審案件巡回評(píng)審試點(diǎn)工作的一次嘗試。巡回評(píng)審以便民利民為目的，節(jié)省當(dāng)事人維權(quán)時(shí)間、維權(quán)成本，運(yùn)用口頭審理與書面審理相結(jié)合的方式，查明案件事實(shí)，保障當(dāng)事人合法權(quán)益。

本系列案件重點(diǎn)、難點(diǎn)在于雙方當(dāng)事人特定關(guān)系的認(rèn)定，以及爭(zhēng)議商標(biāo)與申請(qǐng)人在先使用商標(biāo)近似程度的判定。

本系列案件中，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)2013年《商標(biāo)法》第十五條第二款的“其他關(guān)系”作出擴(kuò)張解釋，即是否屬于本款所規(guī)定的其他關(guān)系，應(yīng)限定為與合同業(yè)務(wù)往來等性質(zhì)相近的關(guān)系，但不限于商業(yè)關(guān)系或者職務(wù)、身份關(guān)系。對(duì)“其他關(guān)系”作出擴(kuò)張解釋，是對(duì)擴(kuò)大當(dāng)事人維權(quán)范圍的體現(xiàn)，可有效遏制商標(biāo)搶注行為，維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

2013年《商標(biāo)法》第十五條第二款的立法目的是維護(hù)誠實(shí)信用原則，制止不公平競(jìng)爭(zhēng)。從本系列案件審理來看，惡意的判定是爭(zhēng)議商標(biāo)與申請(qǐng)人在先使用商標(biāo)近似程度判定的重要衡量標(biāo)準(zhǔn)。國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局考慮到“滬江語林”網(wǎng)的創(chuàng)辦，申請(qǐng)人與伏彩瑞都投入了人力物力，被申請(qǐng)人基于滬江語林網(wǎng)創(chuàng)辦滬江網(wǎng)校并無惡意，且滬江英語、滬江網(wǎng)校已具有一定知名度和影響力，亦考慮到申請(qǐng)人與“滬江大學(xué)”的歷史淵源和其對(duì)“滬江”商標(biāo)的在先使用情況，滬江文字不宜為一家獨(dú)占，申請(qǐng)人及被申請(qǐng)人宜在附著明顯區(qū)別部分的情況下合理使用“滬江”文字，才能夠起到區(qū)別服務(wù)來源的作用，不會(huì)造成公眾混淆誤認(rèn)。綜上，在涉及特定關(guān)系人的案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)結(jié)合2013年《商標(biāo)法》第十五條第二款的立法目的，遵循誠實(shí)信用原則，保護(hù)在先權(quán)利，制止不公平的競(jìng)爭(zhēng)行為。

爭(zhēng)議商標(biāo)一：
一文讀懂2019年商標(biāo)評(píng)審五大典型案例

爭(zhēng)議商標(biāo)二：
一文讀懂2019年商標(biāo)評(píng)審五大典型案例

爭(zhēng)議商標(biāo)三：
一文讀懂2019年商標(biāo)評(píng)審五大典型案例

案例5

第12055673號(hào)“TOEFL”商標(biāo)無效宣告案

一、基本案情

申請(qǐng)人：美國教育考試服務(wù)中心

被申請(qǐng)人：南京筑夢(mèng)堂教育咨詢有限公司

爭(zhēng)議商標(biāo)：第12055673號(hào)“TOEFL”商標(biāo)

（一）當(dāng)事人主張

爭(zhēng)議商標(biāo)是對(duì)申請(qǐng)人已在中國注冊(cè)的馳名商標(biāo)“TOEFL”“托?！鄙虡?biāo)（以下稱引證商標(biāo)一、二）的翻譯和復(fù)制。綜上，依據(jù)《商標(biāo)法》第十三條第三款等規(guī)定，請(qǐng)求宣告爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)無效。

（二）國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局裁定

據(jù)查明的事實(shí)及申請(qǐng)人提交的證據(jù)顯示，在爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)之前，引證商標(biāo)一、二已在發(fā)展管理英語語言能力測(cè)試以及關(guān)于語言熟練程序、語言技能和語言學(xué)習(xí)的考試服務(wù)上為相關(guān)公眾所熟知。爭(zhēng)議商標(biāo)“TOEFL”與“TOEFL”商標(biāo)及中文“托?！毕嗤?，構(gòu)成對(duì)引證商標(biāo)一、二的復(fù)制、模仿、翻譯。被申請(qǐng)人將其相同的商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)在飯店等服務(wù)上，易減弱申請(qǐng)人商標(biāo)的顯著性，致使申請(qǐng)人的合法利益可能受到損害。因此，被申請(qǐng)人注冊(cè)爭(zhēng)議商標(biāo)的行為已構(gòu)成《商標(biāo)法》第十三條第三款所指的情形。

依照《商標(biāo)法》第十三條第三款，第四十五條第一款、第二款和第四十六條的規(guī)定，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局裁定如下：爭(zhēng)議商標(biāo)予以無效宣告。

二、案情解析

（一）馳名商標(biāo)是指在中國為相關(guān)公眾所熟知的商標(biāo)

馳名商標(biāo)是指在中國為相關(guān)公眾所熟知的商標(biāo)，相關(guān)公眾包括與使用商標(biāo)所標(biāo)示的某類商品或服務(wù)有關(guān)的消費(fèi)者、生產(chǎn)前述商品或者提供服務(wù)的其他經(jīng)營者以及經(jīng)銷渠道中所涉及的銷售者和相關(guān)人員等。就本案而言，申請(qǐng)人主張的“托福”商標(biāo)的相關(guān)公眾包括教育從業(yè)人員、學(xué)生、家長及其他英文學(xué)習(xí)者等，考量商標(biāo)的知名度主要考察在上述相關(guān)公眾中申請(qǐng)人商標(biāo)的知名程度情況。

明確了知名度所指向的對(duì)象以后，需要審查具體案件中提交的證據(jù)能否證明商標(biāo)已為公眾所熟知。對(duì)知名度證據(jù)的認(rèn)定，主要從以下幾個(gè)方面考量：相關(guān)公眾對(duì)該商標(biāo)的知曉程度，商標(biāo)宣傳工作的持續(xù)時(shí)間、程度和地理范圍，該商標(biāo)作為馳名商標(biāo)受保護(hù)的記錄等。在審查過程中，可以根據(jù)申請(qǐng)人提交的上述證據(jù)進(jìn)行綜合判定。但如若不能滿足上述全部條件，申請(qǐng)人提交的在案證據(jù)足以證明該商標(biāo)在市場(chǎng)上享有較高聲譽(yù)的，也可以認(rèn)定該商標(biāo)已為公眾所熟知。本案中，依據(jù)申請(qǐng)人提交的相關(guān)報(bào)道及介紹可知，申請(qǐng)人1981年被引入中國大陸地區(qū)；申請(qǐng)人提交的宣傳資料可以證明申請(qǐng)人的商標(biāo)自進(jìn)入中國大陸地區(qū)以來一直進(jìn)行持續(xù)不斷的宣傳及推廣；申請(qǐng)人提交的托?？荚嚳键c(diǎn)列表可以證明申請(qǐng)人的考試網(wǎng)點(diǎn)遍及全國大部分省市及地區(qū)，且其考試網(wǎng)點(diǎn)的不斷增加及報(bào)考人數(shù)的不斷增長，可以證明其影響力及知名度在持續(xù)不斷提高。綜合申請(qǐng)人全部證據(jù)可以證明，申請(qǐng)人的“托福”商標(biāo)、“TOEFL”商標(biāo)于2013年1月16日爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)前已為相關(guān)公眾所熟知。

（二）復(fù)制、模仿或者翻譯他人馳名商標(biāo)的判定

復(fù)制是指系爭(zhēng)商標(biāo)與他人馳名商標(biāo)相同；模仿是指系爭(zhēng)商標(biāo)抄襲他人馳名商標(biāo)，沿襲他人馳名商標(biāo)的顯著部分或者顯著特征；翻譯是指系爭(zhēng)商標(biāo)將他人馳名商標(biāo)以不同的語言文字予以表達(dá)，且該語言文字已與他人馳名商標(biāo)建立對(duì)應(yīng)關(guān)系，并為相關(guān)公眾廣為知曉或者習(xí)慣使用。就本案而言，爭(zhēng)議商標(biāo)為純英文商標(biāo)“TOEFL”，與申請(qǐng)人主張馳名的“TOEFL”商標(biāo)完全相同，構(gòu)成復(fù)制。

（三）依據(jù)混淆及誤導(dǎo)的可能性判定馳名商標(biāo)的保護(hù)范圍

對(duì)已注冊(cè)馳名商標(biāo)的保護(hù)范圍可以延及非類似的商品或服務(wù)上，但并不意味著可以無條件地及于全部的商品或服務(wù)類別，而應(yīng)當(dāng)綜合考量雙方商標(biāo)標(biāo)識(shí)之間的近似程度以及馳名商標(biāo)的獨(dú)創(chuàng)性、馳名商標(biāo)的知名程度、雙方商標(biāo)指定使用的商品及服務(wù)之間的關(guān)聯(lián)程度等因素，以容易誤導(dǎo)公眾、致使該馳名商標(biāo)注冊(cè)人的利益可能受到損害為前提。這里的誤導(dǎo)是指系爭(zhēng)商標(biāo)足以使相關(guān)公眾認(rèn)為其商標(biāo)與他人馳名商標(biāo)具有相當(dāng)程度的聯(lián)系，而減弱馳名商標(biāo)的顯著性；或系爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)可能貶損馳名商標(biāo)的市場(chǎng)聲譽(yù)；或系爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)使用可能不正當(dāng)利用馳名商標(biāo)的市場(chǎng)聲譽(yù)。就本案而言，被申請(qǐng)人作為教育咨詢公司，其與申請(qǐng)人均從事教育培訓(xùn)服務(wù)行業(yè)，被申請(qǐng)人接觸到申請(qǐng)人商標(biāo)的可能性很大。被申請(qǐng)人在明知申請(qǐng)人商標(biāo)的情況下，申請(qǐng)注冊(cè)與其為相關(guān)公眾所熟知商標(biāo)相同的商標(biāo)，具有明顯的主觀惡意。爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)在飯店等服務(wù)上，易減弱申請(qǐng)人商標(biāo)的顯著性，致使申請(qǐng)人的合法利益可能受到損害。

三、典型意義

對(duì)馳名商標(biāo)的保護(hù)，應(yīng)從保護(hù)馳名商標(biāo)持有人利益和維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)及消費(fèi)者權(quán)益出發(fā)，對(duì)可能利用馳名商標(biāo)的知名度和聲譽(yù)，造成市場(chǎng)混淆或者公眾誤認(rèn)，致使馳名商標(biāo)持有人的利益可能受到損害的商標(biāo)注冊(cè)行為予以禁止。對(duì)已注冊(cè)馳名商標(biāo)非類似商品或服務(wù)上的保護(hù)，應(yīng)綜合考量雙方商標(biāo)標(biāo)識(shí)之間的近似程度以及馳名商標(biāo)的獨(dú)創(chuàng)性、馳名商標(biāo)的知名程度、雙方商標(biāo)指定使用的商品及服務(wù)之間的關(guān)聯(lián)程度等因素，以容易誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊(cè)人的利益可能受到損害為前提。

爭(zhēng)議商標(biāo)：

一文讀懂2019年商標(biāo)評(píng)審五大典型案例

引證商標(biāo)：

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來源：商標(biāo)評(píng)審部網(wǎng)站

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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