優(yōu)先審查可能帶來的這些不利后果一定要了解！

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原標題：優(yōu)先審查可能帶來的這些不利后果一定要了解！

自從國家知識產權局于2017年8月1日起施行第76號局令《專利優(yōu)先審查管理辦法》以來，申請人便多了一種能夠使專利申請快速地進行審查的方式。對于實審階段的發(fā)明案件，該辦法更是將通常需要在2-3年才能結束的審查周期縮短到了1年的時間。然而，在享受優(yōu)先審查帶給申請人的利好的同時，申請人也應該考慮到優(yōu)先審查可能帶來的不利后果。

一直以來，能夠快速獲得專利權并行使專利權是所有申請人以及發(fā)明人所期望的。在日常操作中，申請人會通過提前公開專利申請或提出PPH申請等方式加快案件的審查進程。

自從國家知識產權局于2017年8月1日起施行第76號局令《專利優(yōu)先審查管理辦法》以來，申請人便多了一種能夠使專利申請快速地進行審查的方式。在該辦法中明確規(guī)定了：

第十條國家知識產權局同意進行優(yōu)先審查的，應當自同意之日起，在以下期限內結案：

（一）發(fā)明專利申請在四十五日內發(fā)出第一次審查意見通知書，并在一年內結案；

（二）實用新型和外觀設計專利申請在兩個月內結案；

（三）專利復審案件在七個月內結案；

（四）發(fā)明和實用新型專利無效宣告案件在五個月內結案，外觀設計專利無效宣告案件在四個月內結案”。

可以看出，對于實審階段的發(fā)明案件，該辦法更是將通常需要在2-3年才能結束的審查周期縮短到了1年的時間。然而，在享受優(yōu)先審查帶給申請人的利好的同時，申請人也應該考慮到優(yōu)先審查可能帶來的不利后果。

1、可能喪失主動修改的機會

在《專利優(yōu)先審查管理辦法》中規(guī)定了：

第十二條 對于優(yōu)先審查的專利申請，有下列情形之一的，國家知識產權局可以停止優(yōu)先審查程序，按普通程序處理，并及時通知優(yōu)先審查請求人：

（一）優(yōu)先審查請求獲得同意后，申請人根據專利法實施細則第五十一條第一、二款對申請文件提出修改；

…

發(fā)明申請需要在提出優(yōu)先審查請求的同時提交案件的“發(fā)明專利申請公布進入實質審查階段通知書”以及“實審繳費收據”。因此，發(fā)明申請的優(yōu)先審查請求只能在進入實質審查階段之后提出。

眾所周知，在進入實質審查之后的三個月內，申請人可以依照專利法實施細則第51條進行主動修改。然而，由于在提出優(yōu)先審查請求后，2-4周內就可能得到案件予以進行優(yōu)先審查的通知書，并且進入優(yōu)先審查程序后，申請將在45天內下發(fā)第一次審查意見通知書。

因此，如果申請人在提出優(yōu)先審查請求后希望進行主動修改，則可能會因違反《專利優(yōu)先審查管理辦法》第十二條第一款的規(guī)定而喪失已經獲得的優(yōu)先審查的資格。而當申請人想保留優(yōu)先審查的資格的情況下，則會完全喪失進實審主動修改的機會。因此，在申請人希望提出優(yōu)先審查請求同時又希望對案件進行主動修改的情況下，建議申請人可先提出主動修改，然后再提出優(yōu)先審查請求。

2、OA的答復準備時間縮短

在《專利優(yōu)先審查管理辦法》中規(guī)定了：

第十一條對于優(yōu)先審查的專利申請，申請人應當盡快作出答復或者補正。申請人答復發(fā)明專利審查意見通知書的期限為通知書發(fā)文日起兩個月，申請人答復實用新型和外觀設計專利審查意見通知書的期限為通知書發(fā)文日起十五日。

對于申請人而言，針對審查意見通知書對專利申請文件做出適當修改或者做出充分且適當的爭辯，對于專利授權而言起到至關重要的作用。然而，由于在進行優(yōu)先審查過程中，答復審查意見通知書的時間被大大縮短。針對發(fā)明類案件，在審查意見通知書下發(fā)之后必須在發(fā)文日起2個月內進行答復，這與普通申請的第一次審查意見通知書的15天加4個月的答復時間相比，申請人少了一半的時間進行準備。因此，建議申請人針對優(yōu)先審查案件，合理安排時間，在答復期限內做出最佳的策略選擇以及準備出最充分的答復意見。

針對一些化學類案件，2017年修改的《專利審查指南》中新增第3.5節(jié)關于補交實驗數據的規(guī)定，其中規(guī)定了：

“對于申請日后補交的實驗數據，審查員應當予以審查，補充實驗數據所證明的技術效果應當是所屬技術領域的技術人員能夠從專利申請公開的內容中得到的”。

因此，在實際工作中，如果化學類案件的申請人希望在答復審查意見通知書時針對審查員檢索出的對比文件補充比較性實驗數據，那么對于復雜的實驗而言，兩個月的答復時間顯然不足以完成實驗。

因此，在提出優(yōu)先申請的同時，申請人還應該充分考慮案件的實際情況（例如所涉及的技術領域等），以做出合理的規(guī)劃。比如，對于化學、生物領域的案件，申請人可以基于自身條件，提前進行現(xiàn)有技術檢索，基于檢索結果提前準備比較性實驗數據，以備答復審查意見時使用。

3、可能加速案件的駁回

由于《專利優(yōu)先審查管理辦法》規(guī)定了發(fā)明案件需要在一年內結案，因此如果審查員在發(fā)出多次審查意見通知書后，仍認為該申請不具備授權條件，通常會直接駁回案件以保證在一年的時間內結案。而對于非優(yōu)先審查的普通案件，由于沒有明確的結案時間限制，審查員會有更充裕的時間通過多次審查意見通知書或電話溝通的形式與申請人就案件中的問題進行討論，并給申請人更長的時間予以考慮和修改。

因此，相比于一般申請，對于優(yōu)先審查案件而言，申請人對于答復策略的選擇尤應謹慎。如果申請人未能在答復審查意見時做出充分的論述或恰當的修改使得申請文件可授權，則審查員很可能會限于結案時長而駁回申請。

建議申請人對于優(yōu)先審查案件，優(yōu)先予以關注，在收到審查意見后對審查意見中指出的缺陷做出全面研究，爭取在答復期限內做出最恰當的修改和最充分的爭辯，盡可能使審查員接受該申請。

此外，對于一些申請人希望長時間保持案件存活，并在一個申請的基礎上，通過提出分案的形式以保護最合適的權利范圍或最大化權利范圍的情況，采用優(yōu)先審查的方式顯然也是不合適的。

綜上，在申請人希望通過優(yōu)先審查的途徑來快速進行專利審批時，還是應該結合自身情況，從案件的具體情況出發(fā)來權衡利弊，不能僅考慮縮短審查周期所帶來的便利，還應該對案件在審理中可能遇到的具體問題有清楚的認識和了解，從而選擇最合適的申請策略。

來源：康信知識產權

作者：李海霞 殷爽

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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