一、判定類似商品或者服務(wù)的意義——確定商標(biāo)權(quán)的邊界,規(guī)范商標(biāo)注冊(cè)與使用行為 商標(biāo)是區(qū)分商品或服務(wù)[1]來源的識(shí)別標(biāo)志,脫離具體商品談商標(biāo),就背離了商標(biāo)的根本屬性。 從注冊(cè)商標(biāo)商標(biāo)權(quán)行使和保護(hù)的角度看,《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》(以下簡(jiǎn)稱《商標(biāo)法》)第五十一條、第五十二條分別規(guī)定了注冊(cè)商標(biāo)的使用權(quán)和禁止權(quán),這其實(shí)是一個(gè)權(quán)利的兩個(gè)方面,但是這兩個(gè)權(quán)利的范圍并不重合,禁止權(quán)的范圍要大于使用權(quán)的范圍。使用權(quán)僅及于核準(zhǔn)的商標(biāo)、核定的商品,禁止權(quán)卻擴(kuò)大到相同或近似的商標(biāo)、相同或類似的商品。商標(biāo)權(quán)的效力范圍不僅賦予商標(biāo)權(quán)人在指定商品或服務(wù)上的專用權(quán);并且他人在同一種或類似商品上相同或近似商標(biāo)的使用行為會(huì)被視為侵權(quán)行為,商標(biāo)權(quán)人可要求停止侵權(quán)行為并要求賠償。 從商標(biāo)授權(quán)、確權(quán)的角度看,無論是近似商標(biāo)判定,還是未注冊(cè)馳名商標(biāo)保護(hù),無論是擅自注冊(cè)被代理人、被代表人商標(biāo)案件,還是損害他人在先權(quán)利案件,無論是搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響的案件,還是以欺騙手段或其他不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊(cè)的案件,適用相關(guān)法條時(shí)始終都要從在同一種或類似商品上保護(hù)在先權(quán)利的角度出發(fā),適用要件始終都需要判斷證據(jù)是否體現(xiàn)了商標(biāo)在同一種或類似商品上的使用。所以,類似商品或者服務(wù)的判定,幾乎可以說是商標(biāo)評(píng)審所有案件類型、幾乎各相關(guān)法條適用要件的一個(gè)最基本問題。 《商標(biāo)法》第二十八條、第二十九條、第十三條第二款體現(xiàn)了對(duì)于依據(jù)在先申請(qǐng)確立的商標(biāo)權(quán)利的保護(hù),《商標(biāo)法》第十三條第一款、第十五條、第三十一條、第十一條第二款體現(xiàn)了對(duì)于依據(jù)在先使用確立的商標(biāo)權(quán)利的保護(hù),其中,關(guān)于商品保護(hù)的范圍,各個(gè)法條均有相應(yīng)的適用標(biāo)準(zhǔn)。比如,依據(jù)《商標(biāo)法》第二十八條、第二十九條,他人在同一種或類似商品上相同或近似商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)會(huì)因在先商標(biāo)的存在而被駁回;依據(jù)《商標(biāo)法》第十三條第二款的規(guī)定,已經(jīng)在中國(guó)注冊(cè)的馳名商標(biāo),保護(hù)范圍可能擴(kuò)大到不相同或者不相類似的商品上;而依據(jù)《商標(biāo)法》第十三條第一款的規(guī)定,尚未在中國(guó)注冊(cè)的馳名商標(biāo),保護(hù)范圍一般只能及于相同或者類似的商品上;依據(jù)《商標(biāo)法》第十五條的規(guī)定,對(duì)被代理人、被代表人商標(biāo)的保護(hù)范圍不限于與該商標(biāo)所使用的商品相同的商品,也及于類似的商品;依據(jù)《商標(biāo)法》第三十一條的規(guī)定,申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo),規(guī)制的主要是在同一種或類似商品上的商標(biāo)搶注行為。 除上述申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)不得與他人在先申請(qǐng)或者使用的商標(biāo)相沖突外,申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)也不得與他人在先取得的其他合法權(quán)利相沖突。依據(jù)《商標(biāo)法》第三十一條的規(guī)定,申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利,對(duì)這些在先權(quán)利的保護(hù)范圍,原則上也是在同一種或類似商品的范圍內(nèi)。如判定是否侵犯了他人在先商號(hào)權(quán),就需要審查系爭(zhēng)商標(biāo)指定使用的商品與商號(hào)權(quán)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的商品是否相同或者類似;又如,判定是否侵犯了他人在先外觀設(shè)計(jì)專利權(quán),就需要審查是否屬于未經(jīng)授權(quán),在相同或者類似商品上,將他人享有專利權(quán)的外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)為注冊(cè)商標(biāo)的行為。 此外,《商標(biāo)法》第十一條第二款關(guān)于“經(jīng)過使用取得顯著特征,并便于識(shí)別的,可以作為商標(biāo)注冊(cè)”的規(guī)定,要求提供的使用證據(jù),應(yīng)體現(xiàn)申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)在指定商品或類似商品上的宣傳使用情況?!渡虡?biāo)法》第四十四條第(四)項(xiàng)、第四十九條關(guān)于連續(xù)三年停止使用撤銷注冊(cè)的規(guī)定,用以證明系爭(zhēng)商標(biāo)不存在連續(xù)三年停止使用的情形的證據(jù)材料,應(yīng)當(dāng)能夠顯示出系爭(zhēng)商標(biāo)使用在指定使用的商品服務(wù)上;商標(biāo)注冊(cè)人或者被許可使用人在指定使用的一種商品上使用注冊(cè)商標(biāo)的,在與該商品相類似的商品上的注冊(cè)可予以維持。 綜上,在商標(biāo)駁回復(fù)審、異議、異議復(fù)審、爭(zhēng)議、撤銷、撤銷復(fù)審案件審理中,都涉及商品或者服務(wù)類似與否的判定問題。判定類似商品或服務(wù),是決定商標(biāo)保護(hù)范圍的要件之一:是商標(biāo)權(quán)取得的前提,是商標(biāo)權(quán)正確行使的前提,也是商標(biāo)權(quán)保護(hù)的前提。
二、類似商品或服務(wù)的判定 (一)類似商品或者服務(wù)的概念以及主觀標(biāo)準(zhǔn)說、客觀標(biāo)準(zhǔn)說 類似商品或者服務(wù)的概念,在《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》(商標(biāo)局與商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱為商評(píng)委)聯(lián)合制訂,2005年12月正式公布)、《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(法釋〔2002〕32號(hào))、《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》中的定義有一些細(xì)微的差別,但這種文字表述上的區(qū)別反映的卻是對(duì)此問題的認(rèn)識(shí)究竟是更傾向于采納主觀標(biāo)準(zhǔn)還是采納客觀標(biāo)準(zhǔn)。 類似商品,依據(jù)《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》,是指商品在功能、用途、主要原料、生產(chǎn)部門、銷售渠道、銷售場(chǎng)所、消費(fèi)對(duì)象等方面相同或相近。依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》法釋〔2002〕32號(hào)第十一條規(guī)定,是指在功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、銷售對(duì)象等方面相同,或者相關(guān)公眾一般認(rèn)為其存在特定聯(lián)系、容易造成混淆的商品。依據(jù)《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》的說明,是指功能、用途、所用原料、銷售渠道、消費(fèi)對(duì)象等方面具有一定的共同性,如果使用相同、近似的商標(biāo),易使相關(guān)公眾以為其存在特定聯(lián)系、使消費(fèi)者誤以為是同一企業(yè)生產(chǎn)的商品。 類似服務(wù),依據(jù)《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》,是指服務(wù)在目的、內(nèi)容、方式、對(duì)象等方面相同或者相近。依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》,是指在服務(wù)的目的、內(nèi)容、方式對(duì)象等方面相同,或者相關(guān)公眾一般認(rèn)為存在特定聯(lián)系、容易造成混淆的服務(wù)。依據(jù)《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》的說明,是指在服務(wù)的目的、內(nèi)容、方式、對(duì)象等方面具有一定的共同性,如果使用相同、近似的商標(biāo),易使相關(guān)公眾以為存在特定聯(lián)系、使消費(fèi)者誤以為是同一企業(yè)提供的服務(wù)。 類似商品和服務(wù),《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》和《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》規(guī)定相同,都是指商品和服務(wù)之間存在特定聯(lián)系,容易使相關(guān)公眾混淆。 由上述定義方式,我們可以概括出對(duì)此問題的兩種不同認(rèn)識(shí)方法:即主觀標(biāo)準(zhǔn)說與客觀標(biāo)準(zhǔn)說。主觀標(biāo)準(zhǔn)說,強(qiáng)調(diào)主觀標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)為類似商品的判定應(yīng)當(dāng)考慮商標(biāo)的使用情況,以防止消費(fèi)者混淆商品來源為依據(jù)。即如果兩個(gè)商品使用同一商標(biāo)有可能被顧客認(rèn)為來自同一個(gè)產(chǎn)源,即可認(rèn)定類似。《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》更傾向于主觀標(biāo)準(zhǔn)說。客觀標(biāo)準(zhǔn)說,強(qiáng)調(diào)客觀標(biāo)準(zhǔn),即不以防止混淆為依據(jù),只依據(jù)與商品或服務(wù)本身有關(guān)的因素諸如商品或服務(wù)的性質(zhì)、用途、用戶、通常效用及一般銷售渠道進(jìn)行認(rèn)定?!渡虡?biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》更傾向于客觀標(biāo)準(zhǔn)說??陀^標(biāo)準(zhǔn)說的核心在于類似商品的判定不應(yīng)考慮商標(biāo)因素,只根據(jù)商品本身屬性判定商品是否類似。 (二)判定類似商品或者服務(wù)的要素(客觀標(biāo)準(zhǔn))
3、商品與服務(wù)是否類似的判定,應(yīng)當(dāng)綜合考慮商品與服務(wù)之間聯(lián)系的密切程度、用途、用戶、通常效用、銷售渠道、銷售習(xí)慣等方面的一致性等各項(xiàng)因素。特別是如果服務(wù)的目的即在于提供特定商品的銷售、裝置或維修,這種服務(wù)與這種特定商品被判定為類似商品或者服務(wù)的可能性較大。這個(gè)問題在一些有過前店后廠式經(jīng)營(yíng)的老字號(hào)中也較為明顯,需要結(jié)合個(gè)案情況具體分析。 (三)《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》 、《商標(biāo)注冊(cè)用商品和服務(wù)國(guó)際分類表》 如前述舉例中的嬰兒奶粉屬于0502群組,奶粉屬于2907群組,這種表示類似群的表述方法,是《商標(biāo)注冊(cè)用商品和服務(wù)國(guó)際分類表》、《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》中的基本概念。 《商標(biāo)注冊(cè)用商品和服務(wù)國(guó)際分類表》(以下簡(jiǎn)稱為《國(guó)際分類表》)是依據(jù)《商標(biāo)注冊(cè)用商品和服務(wù)國(guó)際分類尼斯協(xié)定》(以下簡(jiǎn)稱尼斯協(xié)定)制定的。尼斯協(xié)定的制定背景是,上世紀(jì)五十年代以前,不同國(guó)家在商品或者服務(wù)分類上是有差異的,這給國(guó)際貿(mào)易、涉外商標(biāo)注冊(cè)與保護(hù)帶來諸多不便,為了解決這一問題,一些國(guó)家1957年6月在法國(guó)的尼斯市締結(jié)了《尼斯協(xié)定》,宗旨是建立一個(gè)共同的商標(biāo)注冊(cè)用商品和服務(wù)國(guó)際分類體系,并保證其實(shí)施,由世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織進(jìn)行管理。根據(jù)該協(xié)定,世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織制定了《商標(biāo)注冊(cè)用商品和服務(wù)國(guó)際分類表》,即《尼斯分類》,截止2011年1月,尼斯分類已為世界上149個(gè)國(guó)家和4個(gè)組織采用。我國(guó)自1988年11月1日起采用尼斯協(xié)定所確定的商品和服務(wù)分類,1994年8月9日起,我國(guó)成為尼斯協(xié)定的成員國(guó)。 采用《國(guó)際分類表》,有利于統(tǒng)一各國(guó)在辦理商標(biāo)注冊(cè)時(shí)的商品和服務(wù)分類路徑,適應(yīng)國(guó)際貿(mào)易和商標(biāo)工作國(guó)際交往的需要;對(duì)于各國(guó)商標(biāo)主管機(jī)關(guān)來說,可節(jié)約其審查注冊(cè)申請(qǐng)的時(shí)間,減少工作量,易于建立科學(xué)的商標(biāo)檔案制度;對(duì)于商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人來說,可簡(jiǎn)化、便利其申請(qǐng)前的準(zhǔn)備工作。 尼斯分類最主要的分類標(biāo)準(zhǔn)是:商品按功能、用途進(jìn)行分類;輔助的分類標(biāo)準(zhǔn)是:按使用原材料或其操作方式進(jìn)行分類。服務(wù)原則上按照行業(yè)進(jìn)行分類。 《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》(以下簡(jiǎn)稱為《區(qū)分表》)是以《商標(biāo)注冊(cè)用商品和服務(wù)國(guó)際分類表》為基礎(chǔ),商標(biāo)主管部門從商標(biāo)檢索、審查、管理工作需要的角度出發(fā),總結(jié)多年來的實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn),并廣泛征求各部門的意見,把某些存在特定聯(lián)系、容易造成誤認(rèn)的商品或服務(wù)組合到一起,編輯而成。 《區(qū)分表》不能窮盡所有的類似商品和服務(wù)項(xiàng)目。判定商品或服務(wù)是否類似,應(yīng)以相關(guān)公眾對(duì)商品或服務(wù)的一般認(rèn)識(shí)綜合判斷。但《區(qū)分表》可以作為商標(biāo)審查人員、商標(biāo)代理人和商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人判斷類似商品或者服務(wù)的參考,也可以作為行政機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)在處理商標(biāo)案件時(shí)判斷類似商品或者服務(wù)的參考。 尼斯分類的第一版于1963年出版,1996年出版第七版,2001年出版第八版時(shí)對(duì)42類進(jìn)行修改,創(chuàng)建了43類至45類,2006年6月出版第九版,2011年6月出版第十版。我國(guó)的《區(qū)分表》也相應(yīng)地分別于1998年、2002年、2007年、2012年作了修訂。目前使用的《區(qū)分表》是基于尼斯分類第十版,于2012年1月1日正式使用。 《區(qū)分表》共分為商品和服務(wù)兩大部分,商品是第一類至第三十四類,共34個(gè)類別;服務(wù)是第三十五類至第四十五類,共11個(gè)類別?!秴^(qū)分表》采用層次代碼結(jié)構(gòu).第一層是商品和服務(wù)類別,用中文第一類, 第二類…表示,共45個(gè)類別, 第二層是商品和服務(wù)類似群,代碼采用四位數(shù)字,前兩位數(shù)字表示商品和服務(wù)類別,后面兩位數(shù)字表示類似群號(hào),如前述舉例“0502”即表示第5類商品的第2類似群。 類似商品或者服務(wù)判定的妥當(dāng)與否,直接關(guān)系到當(dāng)事人商標(biāo)專用權(quán)的取得與行使,關(guān)系到經(jīng)濟(jì)交易的安全,以及公平競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的維系。但由于商品和服務(wù)項(xiàng)目在不斷更新、發(fā)展,市場(chǎng)交易的狀況也不斷變化,類似商品或者服務(wù)的判定也不會(huì)固定不變,《區(qū)分表》也需要隨著客觀情況發(fā)展變化而適時(shí)調(diào)整。對(duì)于《區(qū)分表》的修改與完善,商標(biāo)行政主管機(jī)關(guān)歷來采取了非常慎重的態(tài)度,要經(jīng)過充分調(diào)研、反復(fù)論證,并征求各方面的意見。 以第三十類“方便粉絲”商品在《區(qū)分表》中類似群組的調(diào)整為例,第九版《區(qū)分表》中沒有“方便粉絲”商品名稱,這是由于《區(qū)分表》是以《國(guó)際分類表》為基礎(chǔ)編訂的,因?yàn)楦鲊?guó)情況千差萬(wàn)別,不可能所有商品都包含在國(guó)際分類表中,并且新產(chǎn)品不斷開發(fā)、市場(chǎng)不斷發(fā)展,所以比如某些有中國(guó)特色的商品或新商品,未列入《國(guó)際分類表》,也暫未收入《區(qū)分表》,對(duì)于這種商品,在商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)、審查中就只能劃入相近的類似群組, 由于第九版《區(qū)分表》中沒有“方便粉絲”商品名稱,商標(biāo)局在受理商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)就將“方便粉絲”商品劃分在第30類第12商品群組,即“食用淀粉及其制品”,判定方便粉絲與3012的粉絲商品類似。 但在后續(xù)的實(shí)際商標(biāo)審查及案件處理過程中,商標(biāo)局發(fā)現(xiàn)第30類第09商品群組的“方便面”與第30類第12商品群組的“方便粉絲”商品雖分屬不同類似商品群組,但兩者的食用方式、消費(fèi)對(duì)象、銷售渠道基本相同,根據(jù)類似商品的劃分原則,“方便面”與“方便粉絲”商品應(yīng)當(dāng)確定為類似商品。 經(jīng)研究決定,商標(biāo)局2010年7月發(fā)出通知: (一)此前已經(jīng)注冊(cè)和申請(qǐng)受理的商標(biāo),其包含核準(zhǔn)使用或申請(qǐng)指定的方便粉絲商品由第30類第12商品群組統(tǒng)一調(diào)整到第30類第09商品群組,與第30類第09商品群組的商品判為類似商品,與第30類第12商品群組的商品因食用方式、消費(fèi)對(duì)象、銷售渠道不同,不判為類似商品。 (二)今后申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)指定的商品中如包含方便粉絲,將歸屬于第30類第09商品群組,并將在第十版的《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》中加以標(biāo)注說明。 目前在第十版的《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》中第30類第09商品群組已經(jīng)增加了“方便粉絲”這項(xiàng)商品。 這一調(diào)整,行業(yè)內(nèi)部有不同聲音,有部分企業(yè)從生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品的組織結(jié)構(gòu)等角度解釋,強(qiáng)調(diào)方便粉絲和粉絲更類似。但判定商品類似,固然要考慮商品本身的特性、生產(chǎn)環(huán)節(jié)等因素,但也要考慮銷售環(huán)節(jié)、消費(fèi)者的認(rèn)識(shí)習(xí)慣和消費(fèi)習(xí)慣等多個(gè)側(cè)面,其中消費(fèi)者的認(rèn)識(shí)可能是更重要的。消費(fèi)者可能并不太關(guān)心諸如生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品組織結(jié)構(gòu)之類的差別,而更注重選擇商品時(shí)最直觀的感受,從消費(fèi)終端來講,方便粉絲與方便面,在商品的功能用途、食用體驗(yàn)、銷售渠道等角度看,都是類似的。 在商標(biāo)評(píng)審的具體案件審理實(shí)踐中,我們對(duì)待《國(guó)際分類表》和《區(qū)分表》的基本原則是: (1)判定商品或者服務(wù)是否類似,以《商標(biāo)注冊(cè)用商品和服務(wù)國(guó)際分類表》、《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》作為基本依據(jù),不應(yīng)隨意打破類似群組的劃分; (2)對(duì)于申請(qǐng)人明確主張非類似的商品,以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)的態(tài)度認(rèn)真對(duì)待申請(qǐng)人的理由及證據(jù)材料。根據(jù)具體的案件事實(shí)以及社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活的變化情況,結(jié)合類似商品或者服務(wù)判定的各項(xiàng)考慮因素,經(jīng)過充分的論證,進(jìn)行必要的調(diào)整,但態(tài)度要極為慎重。 (3)以適用區(qū)分表為原則,以個(gè)案調(diào)整為例外。 (四)個(gè)案中突破 《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》的案件審理標(biāo)準(zhǔn) 如前所述,判斷類似商品的關(guān)系也不是一成不變的。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,商品交易方式、消費(fèi)習(xí)慣及消費(fèi)心理的發(fā)展變化,商品類似關(guān)系也隨著商品交易的客觀實(shí)際發(fā)生變化?!秴^(qū)分表》難以窮盡所有的類似商品,商品類似關(guān)系的認(rèn)定有些部分已經(jīng)與市場(chǎng)交易的客觀現(xiàn)實(shí)產(chǎn)生矛盾。 另外還有一個(gè)問題,就是前面強(qiáng)調(diào)過,商標(biāo)通常是一個(gè)不能脫離具體商品的概念,而現(xiàn)行《商標(biāo)法》第十三條、第十五條、第三十一條關(guān)于打擊惡意搶注行為的禁止性規(guī)定,大多數(shù)對(duì)在先使用商標(biāo)的保護(hù)只能及于在先商標(biāo)使用的商品或類似的商品范圍。而商標(biāo)領(lǐng)域的惡意搶注行為的表現(xiàn)形式日益復(fù)雜化、多樣化,比如將他人獨(dú)創(chuàng)性較強(qiáng)、有一定影響力但尚未達(dá)到馳名程度的商標(biāo),申請(qǐng)注冊(cè)在不相類似的商品上,現(xiàn)行《商標(biāo)法》中對(duì)這種不正當(dāng)注冊(cè)行為,似乎就沒有特別貼切的具體條款可以適用。2008-2012年商評(píng)委收到異議復(fù)審、爭(zhēng)議案件累計(jì)申請(qǐng)量是71692件,但2008-2012年商評(píng)委在裁定中認(rèn)定馳名商標(biāo)僅803件,即至多只有1.12%的案件可以適用馳名商標(biāo)保護(hù)條款予以跨類保護(hù),大量尚未達(dá)到馳名程度或證據(jù)不足以認(rèn)定馳名的商標(biāo)被搶注在不類似商品上難以獲得保護(hù)。同時(shí),這種在先商標(biāo)雖然獨(dú)創(chuàng)性較強(qiáng),但往往又缺乏享有在先著作權(quán)的證據(jù)。因此,這類惡意搶注類型,現(xiàn)行《商標(biāo)法》第十三條、第十五條、第三十一條均難以遏制。在這種情況下,如果我們還是固守區(qū)分表對(duì)類似商品和服務(wù)的劃分,可能就無法制止不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。 為此,商評(píng)委從《商標(biāo)法》維護(hù)誠(chéng)實(shí)信用原則的立法宗旨出發(fā),在法律適用方面,制定了突破《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》的審理標(biāo)準(zhǔn)。 突破《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》,必須具備以下要件: (1)在先商標(biāo)具有較強(qiáng)的顯著特征; (2)在先商標(biāo)具有一定的知名度; (3)系爭(zhēng)商標(biāo)與在先商標(biāo)具有較高的近似度; (4)系爭(zhēng)商標(biāo)所使用的商品或服務(wù)與在先商標(biāo)核定使用的商品或服務(wù)具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性; (5)系爭(zhēng)商標(biāo)所有人主觀惡意明顯; (6)系爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)或者使用,容易導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆和誤認(rèn)。 運(yùn)用這一標(biāo)準(zhǔn),就是在考慮個(gè)案案情的基礎(chǔ)上,從制止惡意注冊(cè)和避免相關(guān)公眾混淆的目的出發(fā),按有利于防范和制止惡意搶注行為的方向把握,適當(dāng)突破類似商品和服務(wù)區(qū)分表,對(duì)商標(biāo)的保護(hù)范圍作出更合理的界定,從而解決對(duì)在先商標(biāo)跨類保護(hù)的問題,更加有利于案件的公平裁決,實(shí)現(xiàn)法律效果和社會(huì)效果的統(tǒng)一。 《區(qū)分表》的突破在滿足上述要件的情況下,還應(yīng)遵循以下兩個(gè)原則:一是“一案一議”,即只是個(gè)案突破,對(duì)其他案件的處理并不具有強(qiáng)制適用性。二是只有其他法律條款無法適用時(shí)才可采用。 突破《區(qū)分表》的審理標(biāo)準(zhǔn),適用的案件類型是異議復(fù)審和爭(zhēng)議。這是因?yàn)椋c商標(biāo)注冊(cè)程序不同,異議復(fù)審和爭(zhēng)議作為商標(biāo)確權(quán)程序,處理特定民事權(quán)益糾紛,與強(qiáng)調(diào)客觀性、一致性、易于操作性的商標(biāo)審查相比,具有不同的制度功能,公平與效率的天平則更應(yīng)傾向于公平,以追求法律適用效果的公平為價(jià)值取向,根據(jù)商品的客觀屬性和個(gè)案具體情況對(duì)商品類似與否進(jìn)行綜合判定。 突破適用的法條,不僅包括《商標(biāo)法》第二十八條對(duì)已注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù),也包括《商標(biāo)法》第三十一條對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)或其他在先權(quán)利在條件下的保護(hù)。 鑒于對(duì)《區(qū)分表》的突破旨在對(duì)惡意申請(qǐng)人予以懲戒,避免相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆,上述(4)(5)兩項(xiàng)為關(guān)鍵要件。其中要件(4)商品是否具有較強(qiáng)關(guān)聯(lián)性,應(yīng)結(jié)合具體商品在功能、用途、主要原料、生產(chǎn)部門、銷售渠道、銷售場(chǎng)所、消費(fèi)對(duì)象等方面是否具有較強(qiáng)關(guān)聯(lián)性進(jìn)行認(rèn)定。要件(5)判定系爭(zhēng)商標(biāo)所有人是否主觀惡意明顯,應(yīng)結(jié)合雙方當(dāng)事人之間接觸情況、行業(yè)、地域,以及商標(biāo)獨(dú)創(chuàng)性、知名度等綜合認(rèn)定。上述要件(1)商標(biāo)標(biāo)識(shí)具有較強(qiáng)獨(dú)創(chuàng)性和顯著性是突破《區(qū)分表》的重要參考,具有較強(qiáng)的顯著性、獨(dú)創(chuàng)性的商標(biāo)標(biāo)識(shí),體現(xiàn)了商標(biāo)權(quán)人一定的智力勞動(dòng)成果,如果被抄襲、模仿或者搶注,將嚴(yán)重侵犯權(quán)利人的合法權(quán)益,保護(hù)的力度應(yīng)當(dāng)加大。臆造性詞匯、獨(dú)創(chuàng)性圖形等,一般認(rèn)定為具有較強(qiáng)顯著性和獨(dú)創(chuàng)性。上述要件(2)引證商標(biāo)具有一定知名度,是獲得較高保護(hù)的重要條件。具有一定知名度的商標(biāo),往往凝聚著商標(biāo)所有人的商譽(yù),具有較高的商業(yè)價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值,一旦被抄襲、模仿更容易導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生聯(lián)想性混淆,具有擴(kuò)大保護(hù)的必要。關(guān)于引證商標(biāo)知名度情況可參考宣傳、銷售、獲獎(jiǎng)證明等材料予以認(rèn)定。上述要件(3)雙方商標(biāo)標(biāo)識(shí)本身高度近似,是突破《區(qū)分表》的前提。 是指雙方商標(biāo)在商標(biāo)構(gòu)成、排列順序、含義等方面高度相近,高于一般近似標(biāo)準(zhǔn)。
三、在各類型案件審理實(shí)踐中,如何判定類似商品或者服務(wù) (一)在駁回復(fù)審案件中,適用《商標(biāo)法》第二十八條,如何判定類似商品或者服務(wù) 例1[2]:第3585081號(hào)“Target.及圖”商標(biāo)駁回復(fù)審案 申請(qǐng)商標(biāo): 指定使用的商品:第21類 2101組:非貴重金屬餐具(刀、叉、匙除外)、家用非貴重金屬器皿、非貴重金屬制家用或廚房用容器、非貴重金屬?gòu)N房用具、調(diào)味品套瓶、飲用器皿、非貴重金屬茶壺 2102組:玻璃瓶(容器)、日用玻璃器皿(包括杯、盤、壺、缸)、玻璃杯(容器) 2103組:日用瓷器(包括盆、碗、盤、壺、餐具、缸、壇、罐) 2104組:瓷器裝飾品 2105組:飲用器皿、非貴重金屬茶壺 2106組:非貴重金屬瓶 2107組:刷子 2108組:牙刷 2110組:化妝用具 2111組:保溫瓶 2113組:水晶(玻璃制品) 商標(biāo)局駁回決定引證的商標(biāo): 引證商標(biāo)一: 指定使用的商品:第21類2101組 非貴重金屬餐具等 引證商標(biāo)二:(期滿未續(xù)展,已注銷) 指定使用的商品:第21類2101-2108組,2110-2111組 非貴重金屬制廚房用具、玻璃瓶、瓷器、陶的工藝品、梳子、刷子、化妝用具 引證商標(biāo)三: 指定使用的商品:第21類2113組 玻璃板(原材料) 商評(píng)委經(jīng)審理認(rèn)為,申請(qǐng)商標(biāo)的英文部分“Target”與第1033858號(hào)“泰傑TARGET及圖”商標(biāo)(引證商標(biāo)一)的英文部分“TARGET”為同一單詞,僅字母大小寫不同,二者屬于近似商標(biāo)。 依據(jù)《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》所確定的類似商品檢索原則:2101組盆、碗、盤、杯等商品與2102組玻璃杯、日用玻璃器皿、2103組瓷器、2105組茶具類似,與第八版及以前版本2106組非貴重金屬瓶商品交叉檢索;2102組各種瓶與2101組瓶類似。因此,申請(qǐng)商標(biāo)在非貴重金屬餐具(刀、叉、匙除外)、家用非貴重金屬器皿、非貴重金屬制家用或廚房用容器、非貴重金屬?gòu)N房用具、調(diào)味品套瓶、日用玻璃器皿(包括杯、盤、壺、缸)、玻璃杯(容器)、日用瓷器(包括盆、碗、盤、壺、餐具、缸、壇、罐)、飲用器皿、非貴重金屬茶壺、非貴重金屬瓶商品上,與引證商標(biāo)一已構(gòu)成使用在類似商品上的近似商標(biāo)。因此,引證商標(biāo)一指定使用的商品雖然僅限于2101一個(gè)類似群組,但依據(jù)類似商品檢索原則,卻成為申請(qǐng)商標(biāo)在2102、2103、2105、2106多個(gè)類似群組上的在先權(quán)利障礙。 引證商標(biāo)二注冊(cè)專用期期滿未續(xù)展,其注冊(cè)已被商標(biāo)局注銷,不再成為申請(qǐng)商標(biāo)的在先權(quán)利障礙。 申請(qǐng)商標(biāo)的圖形部分與商標(biāo)局駁回決定引證的第1363118號(hào)圖形商標(biāo)(引證商標(biāo)三)外觀近似,二者屬于近似商標(biāo)。申請(qǐng)商標(biāo)在水晶(玻璃制品)商品上,與引證商標(biāo)三已構(gòu)成使用在類似商品上的近似商標(biāo)。 綜上,申請(qǐng)商標(biāo)在上述商品上的注冊(cè)申請(qǐng)予以駁回,在其余商品即:玻璃瓶(容器)、瓷器裝飾品、刷子、牙刷、化妝用具、保溫瓶商品上的注冊(cè)申請(qǐng)準(zhǔn)予初步審定。
例2[3]:第3210771號(hào)圖形商標(biāo)駁回復(fù)審案 申請(qǐng)商標(biāo) 指定使用的商品:第2類0202組 電化鋁燙印箔;畫家、裝飾家、印刷商和藝術(shù)家用金屬箔;燙金薄膜;銀箔;金箔;電化鋁箔;熱壓印箔;電化鋁 引證商標(biāo)? 指定使用的商品:第2類0201-0207組 染料;金屬粉;食品用染料;制革用墨;涂料;防銹油;樹膠脂 申請(qǐng)人復(fù)審理由之一為,兩商標(biāo)指定使用商品不類似。就此復(fù)審理由,商評(píng)委認(rèn)為,申請(qǐng)人稱其指定使用的電化鋁箔、鐳射電化鋁、金箔等商品用于印刷燙金,但引證商標(biāo)指定使用商品中的金屬粉亦可供印刷商、畫家、裝飾家、藝術(shù)家使用,因此申請(qǐng)人認(rèn)為兩商標(biāo)指定使用商品功能用途截然不同的理由缺乏充分的事實(shí)依據(jù)。即使如申請(qǐng)人所稱兩商標(biāo)商品制作工藝不同,但相關(guān)消費(fèi)者在實(shí)際購(gòu)買選擇時(shí)一般以商品功能用途為主要考慮因素,因此兩商標(biāo)商品應(yīng)視為類似商品。 例3[4]:第3177084號(hào)“藍(lán)貓”商標(biāo)駁回復(fù)審案 申請(qǐng)商標(biāo) ?? 指定使用的商品:第9類0902、0908、0919、0921組錄音機(jī);錄音器具;聲音復(fù)制器具;聲音傳送器具;盒式磁帶收錄機(jī);音頻視頻收音機(jī);游泳救生圈;游泳救生衣;時(shí)鐘(時(shí)間記錄裝置);眼鏡盒;擦眼鏡布 引證商標(biāo) 指定使用的商品:第9類0902、0920組假幣檢測(cè)器;防盜報(bào)警器 本案中,申請(qǐng)商標(biāo)指定商品中僅0902組時(shí)鐘(時(shí)間記錄裝置)一項(xiàng),與引證商標(biāo)指定商品中0902組的假幣檢測(cè)器一項(xiàng),在《區(qū)分表》中屬于同一類似群組,但商評(píng)委經(jīng)審理認(rèn)為,申請(qǐng)商標(biāo)指定商品中時(shí)鐘(時(shí)間記錄裝置)一項(xiàng),雖與引證商標(biāo)指定商品中的假幣檢測(cè)器一項(xiàng)同屬于記錄、自動(dòng)售貨機(jī)和其他記數(shù)檢測(cè)器,但依據(jù)兩商品的具體功能用途、消費(fèi)對(duì)象、銷售渠道的差別,并結(jié)合審查實(shí)踐,兩者一般不判定為類似商品,因此申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)不構(gòu)成使用在類似商品上的近似商標(biāo)。 由上述具體案例可見,判定商品或者服務(wù)類似,直接確定了商標(biāo)權(quán)授權(quán)確權(quán)的權(quán)利范圍,對(duì)當(dāng)事人利害攸關(guān)。商標(biāo)評(píng)審案件審理實(shí)踐中涉及的商品或服務(wù)領(lǐng)域可以說無所不包、有些專業(yè)性又很強(qiáng),如國(guó)際分類第9類各種儀器、器械、計(jì)算機(jī)和數(shù)據(jù)處理裝置等商品,第7類機(jī)器和機(jī)床、馬達(dá)和發(fā)動(dòng)機(jī)等商品,第5類藥品、醫(yī)藥制劑等商品,第1類工業(yè)、科學(xué)和農(nóng)業(yè)用化學(xué)品等等。很多類別還是生產(chǎn)資料性質(zhì)的商品,在同一群組下劃分還非常細(xì),又分成若干段落,關(guān)于是否需要交叉檢索的審查指引內(nèi)容也非常細(xì)密,某些同組下的商品即使同一自然段也未必類似,某些商品不同組甚至不同類也類似。因此,案件審理中關(guān)于類似商品的判定,必須非常認(rèn)真細(xì)致,對(duì)于申請(qǐng)人明確主張非類似的商品,要以嚴(yán)格、審慎的態(tài)度認(rèn)真審查申請(qǐng)人的理由及證據(jù)材料,力求每個(gè)案件的審理都作到公平、公正、客觀、全面。 在駁回復(fù)審案件中,涉及類似商品判定還有一個(gè)問題需要注意,就是商標(biāo)局駁回理由適用了《商標(biāo)法》第二十八條,申請(qǐng)人在復(fù)審程序中提交了共存協(xié)議,商評(píng)委是否接受共存協(xié)議,商品或服務(wù)的類似問題是一個(gè)重要考量。 商評(píng)委對(duì)駁回復(fù)審案件中的“共存協(xié)議”問題,2007年經(jīng)研究,原則上承認(rèn)共存協(xié)議的有效性。商評(píng)委認(rèn)為:一方面,申請(qǐng)商標(biāo)與在先商標(biāo)之間是否存在沖突主要是私權(quán)糾紛,在駁回復(fù)審案件中如果申請(qǐng)人與引證商標(biāo)所有人達(dá)成共存協(xié)議,則可以視為已經(jīng)消除了當(dāng)事人之間的權(quán)利沖突。因此,對(duì)當(dāng)事人之間的共存協(xié)議完全不予考慮,不盡合理。但是另一方面,保護(hù)消費(fèi)者利益是《商標(biāo)法》第二十八條的立法目的之一,也是我國(guó)《商標(biāo)法》的立法宗旨之一,因此,在決定是否允許共存時(shí)還應(yīng)考慮雙方商標(biāo)整體上是否能夠?yàn)橄M(fèi)者區(qū)分,共存是否容易造成消費(fèi)者混淆。 為此,需要綜合考慮下列兩方面因素:第一,雙方商標(biāo)使用商品的類似程度、雙方商標(biāo)的近似程度。如果雙方商標(biāo)使用商品雖然在《區(qū)分表》的同一類似群組但類似程度較低,雙方商標(biāo)在整體上能夠?yàn)橄M(fèi)者所區(qū)分的,可以允許共存。反之,如果雙方商標(biāo)使用商品為同一種商品或者是關(guān)聯(lián)程度密切的類似商品,而雙方商標(biāo)文字、圖形或者其他組成部分近似程度較高,消費(fèi)者難以區(qū)分,則不允許共存,對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)仍予以駁回。第二,雙方商標(biāo)的知名度。如果引證商標(biāo)知名度較高,核準(zhǔn)申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)和使用容易造成消費(fèi)者混淆的,對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)予以駁回。如果申請(qǐng)商標(biāo)已經(jīng)實(shí)際使用并且具有一定知名度,該商標(biāo)與引證商標(biāo)雖然存在近似之處,但消費(fèi)者能夠?qū)⑵渑c引證商標(biāo)相區(qū)分的,可以核準(zhǔn)申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)。 例4[5]:第6870731號(hào)“MAGNUM”商標(biāo)駁回復(fù)審案 申請(qǐng)商標(biāo) 指定使用的商品:第10類1001組 活組織切片檢查用醫(yī)療器械和儀器、活檢針 申請(qǐng)人:(美國(guó))C.R.巴德公司 引證商標(biāo) 指定使用的商品:第10類1001、1004、1006組?按摩器械;按摩用手套;子宮帽;避孕套;非化學(xué)避孕用具 注冊(cè)人:(美國(guó))切遲-杜威有限公司 商評(píng)委綜合考量引證商標(biāo)所有人向商評(píng)委提交了其同意申請(qǐng)商標(biāo)在10類指定商品上注冊(cè)和使用的“同意書”(該同意書已經(jīng)過公證認(rèn)證),且申請(qǐng)商標(biāo)指定使用的商品與引證商標(biāo)核定使用的商品在功能用途、銷售渠道等方面尚存在一定區(qū)別,故對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)準(zhǔn)予初步審定。 例5[6]:第6848094號(hào)“白澄”商標(biāo)駁回復(fù)審案 申請(qǐng)商標(biāo) 指定使用的商品:第3類化妝品等 申請(qǐng)人:株式會(huì)社高絲 引證商標(biāo) 指定使用的商品:第3類化妝品等 注冊(cè)人:花王株式會(huì)社 商評(píng)委認(rèn)為,申請(qǐng)商標(biāo)由漢字“白澄”及英文“SHIROSUMI”構(gòu)成,引證商標(biāo)為漢字商標(biāo)“澄白”,申請(qǐng)商標(biāo)的漢字部分與引證商標(biāo)在文字構(gòu)成、呼叫上相近,使用在同一種或者類似商品上,易使相關(guān)公眾對(duì)商品的來源產(chǎn)生誤認(rèn),已構(gòu)成使用在同一種或者類似商品上的近似商標(biāo)。 申請(qǐng)人雖然提交了與引證商標(biāo)所有人簽署的共存協(xié)議,但兩商標(biāo)高度近似,共存于市場(chǎng)仍易導(dǎo)致相關(guān)消費(fèi)者的混淆誤認(rèn)。故對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)在化妝品等商品上的復(fù)審申請(qǐng)予以駁回。 在具體案件審理中,審查共存協(xié)議時(shí)應(yīng)當(dāng)注意:一是同意申請(qǐng)商標(biāo)與其商標(biāo)共存的是否為引證商標(biāo)的權(quán)利人,曾有案件中簽署共存協(xié)議的只是引證商標(biāo)注冊(cè)人在中國(guó)的合資企業(yè),但這樣的合資企業(yè)如非特別授權(quán),是無權(quán)處分涉及引證商標(biāo)的權(quán)利的;二是域外形成的證據(jù),應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證認(rèn)證;三是共存協(xié)議應(yīng)明確約定商標(biāo)的圖樣和具體使用的商品。 (二)在爭(zhēng)議、異議復(fù)審案件中,適用《商標(biāo)法》第三十一條,如何判定類似商品或者服務(wù) 例1[7]:第4612127號(hào)“茶の魔手”商標(biāo)爭(zhēng)議案 爭(zhēng)議商標(biāo) 指定使用的商品:第30類3001-3003;3010-3011;3013;3018組茶;冰茶;茶飲料;茶葉代用品;可可制品;豆?jié){;刨冰(冰);玉米花;食用香料(不包括含醚香料和香精油);糖 商評(píng)委經(jīng)審理認(rèn)為:首先,申請(qǐng)人在先在臺(tái)灣地區(qū)申請(qǐng)注冊(cè)了“茶の魔手”商標(biāo),其產(chǎn)品獲得了一定榮譽(yù),應(yīng)當(dāng)可以認(rèn)定申請(qǐng)人“茶の魔手”商標(biāo)的使用在當(dāng)?shù)匾丫哂幸欢ǖ挠绊懥?,被申?qǐng)人作為臺(tái)灣臺(tái)南市人理應(yīng)知曉申請(qǐng)人在先使用的商標(biāo);其次,“茶の魔手”這一文字組合較具獨(dú)創(chuàng)性,被申請(qǐng)人申請(qǐng)注冊(cè)與他人在先使用文字相同的商標(biāo)難謂巧合,被申請(qǐng)人以其早年遷居并不知曉申請(qǐng)人商標(biāo)作為抗辯理由難以令人信服;最后,本案中爭(zhēng)議商標(biāo)指定使用的茶、冰茶等商品與申請(qǐng)人商標(biāo)使用的冷熱飲料店、茶室等服務(wù)項(xiàng)目關(guān)聯(lián)緊密,即爭(zhēng)議商標(biāo)在該部分商品上的注冊(cè)使用可能會(huì)導(dǎo)致相關(guān)消費(fèi)者對(duì)于產(chǎn)品來源的混淆誤認(rèn)。綜合考慮本案證據(jù)以及雙方的地域關(guān)系,爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)已構(gòu)成《商標(biāo)法》第三十一條所指以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響商標(biāo)的情形。 這個(gè)案例充分體現(xiàn)了商評(píng)委打擊惡意注冊(cè)行為、突破《區(qū)分表》審理標(biāo)準(zhǔn)的六方面要件:即在先商標(biāo)具有較強(qiáng)的顯著特征;具有一定的知名度;系爭(zhēng)商標(biāo)與引證商標(biāo)高度近似甚至相同;商品或服務(wù)具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性;系爭(zhēng)商標(biāo)所有人主觀惡意明顯;容易導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆和誤認(rèn)。 例2[8]:第4040366號(hào)“愛爾”商標(biāo)異議復(fù)審案 被異議商標(biāo) ? 指定使用的服務(wù):第44類4405組 眼鏡行 引證商標(biāo)一1631923 指定使用的服務(wù):(第七版)第42類4203組(第十版第44類4401組)醫(yī)療診所;保??;醫(yī)療輔助;理療;心理測(cè)試;牙科;醫(yī)院;護(hù)理(醫(yī)務(wù));醫(yī)藥咨詢;醫(yī)務(wù)室 引證商標(biāo)二1622202 指定使用的商品:第9類0919、0921組夾鼻眼鏡盒;眼鏡玻璃;眼鏡框;夾鼻眼鏡架;眼鏡;光學(xué)矯正透鏡片(光);隱形眼鏡;帶盒的隱形眼鏡;眼鏡盒;太陽(yáng)鏡 這也是一個(gè)體現(xiàn)商評(píng)委適用突破《區(qū)分表》審理標(biāo)準(zhǔn)、制止惡意攀附他人商標(biāo)商譽(yù)行為的案例。按照《區(qū)分表》,被異議商標(biāo)指定使用的眼鏡行服務(wù)與引證商標(biāo)一指定使用的醫(yī)院等服務(wù)、引證商標(biāo)二指定使用的眼鏡等商品,并不屬于類似商品或服務(wù)。若嚴(yán)格按照《區(qū)分表》的標(biāo)準(zhǔn),被異議商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)就可能被予以核準(zhǔn)。 但申請(qǐng)人是一家以眼科醫(yī)療為主的股份有限公司,在被異議商標(biāo)申請(qǐng)之前,已在長(zhǎng)沙、武漢、成都、沈陽(yáng)等地?fù)碛卸嗉摇皭蹱栄劭漆t(yī)院”。申請(qǐng)人證據(jù)能證明在被異議商標(biāo)申請(qǐng)之前,申請(qǐng)人上述多家愛爾眼科醫(yī)院獲得多項(xiàng)榮譽(yù)。長(zhǎng)沙晚報(bào)、沈陽(yáng)晚報(bào)、東營(yíng)晚報(bào)等均對(duì)申請(qǐng)人進(jìn)行的“眼科醫(yī)療”慈善公益活動(dòng)進(jìn)行報(bào)道。長(zhǎng)沙晚報(bào)、三湘都市報(bào)、大眾衛(wèi)生報(bào)、參考消息、邵陽(yáng)晚報(bào)、長(zhǎng)沙日?qǐng)?bào)、楚天金報(bào)、華西都市報(bào)、成都晚報(bào)、成都商報(bào)、沈陽(yáng)晚報(bào)等報(bào)刊上均對(duì)申請(qǐng)人“愛爾”商標(biāo)在“眼科醫(yī)院”服務(wù)上進(jìn)行了報(bào)道,且多數(shù)報(bào)刊對(duì)申請(qǐng)人服務(wù)中涉及的“驗(yàn)光配鏡”服務(wù)進(jìn)行了報(bào)道。同時(shí),申請(qǐng)人亦與長(zhǎng)沙eTV都市頻道、武漢的楚天廣播電臺(tái)、遼寧電視臺(tái)文藝影視頻道等就愛爾眼科醫(yī)院服務(wù)簽訂廣告合同。商評(píng)委曾于2010年2月1日在商評(píng)字(2010)第03199號(hào)裁定書中認(rèn)定申請(qǐng)人的“愛爾”商標(biāo)在2005年3月15日之前在醫(yī)院服務(wù)項(xiàng)目上為馳名商標(biāo)。 根據(jù)當(dāng)事人的理由及證據(jù),商評(píng)委認(rèn)為,被異議商標(biāo)與引證商標(biāo)一、二的主要識(shí)別部分均為漢字“愛爾”。被異議商標(biāo)指定使用的眼鏡行服務(wù)與引證商標(biāo)二指定使用的眼鏡等商品在功能、用途、消費(fèi)對(duì)象等方面均關(guān)聯(lián)密切,屬于類似商品和服務(wù),因此,兩商標(biāo)已構(gòu)成類似商品和服務(wù)上的近似商標(biāo)。引證商標(biāo)一指定使用服務(wù)項(xiàng)目為醫(yī)院等,一般而言,醫(yī)院服務(wù)于眼鏡行服務(wù)不屬于類似服務(wù),但由查明事實(shí)可知,申請(qǐng)人將“愛爾”商標(biāo)實(shí)際使用在眼科醫(yī)院這一專業(yè)服務(wù)上,并具有較高知名度,加之申請(qǐng)人企業(yè)字號(hào)為“愛爾眼科醫(yī)院”,因此,被異議商標(biāo)若注冊(cè)使用在眼鏡行服務(wù)上,與引證商標(biāo)一指定使用的醫(yī)院等服務(wù)在服務(wù)的性質(zhì)、內(nèi)容、功能、用途等方面均存在一定共性,易使消費(fèi)者誤認(rèn)為該商標(biāo)與申請(qǐng)人存在某種聯(lián)系,從而造成服務(wù)來源的混淆和誤認(rèn),因此,被異議商標(biāo)與引證商標(biāo)一亦構(gòu)成使用在類似服務(wù)上的近似商標(biāo)。 同時(shí),申請(qǐng)人證據(jù)能證明在被異議商標(biāo)申請(qǐng)之前,“愛爾”商標(biāo)在“驗(yàn)光配鏡”服務(wù)上經(jīng)使用具有一定知名度。被異議商標(biāo)指定使用的“眼鏡行”與申請(qǐng)人在先使用的“驗(yàn)光配鏡”服務(wù)在服務(wù)的內(nèi)容、性質(zhì)、功能、用途、服務(wù)對(duì)象等方面均具有一定共同性,屬于類似服務(wù)。因此,被異議商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)已構(gòu)成《商標(biāo)法》第三十一條“以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”所規(guī)定之情形。 依據(jù)《商標(biāo)法》第二十八條、第三十一條、第三十三條、第三十四條的規(guī)定,商評(píng)委裁定:被異議商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊(cè)。 (三)撤銷復(fù)審案件中類似商品或者服務(wù)判定案件審理實(shí)踐 例[9]:第1129187號(hào)“GNC”商標(biāo)撤銷復(fù)審案 復(fù)審商標(biāo) 核定使用的商品:第30類 非醫(yī)用營(yíng)養(yǎng)魚油 本案中,復(fù)審申請(qǐng)人提交了與案外人簽訂的涉及“GNC宣傳單頁(yè)”、“GNC包裝盒”及“GNC牌手拎袋”的《廣告品制作合同》,與江寧縣陶吳勞動(dòng)服務(wù)站于1999年5月11日就生產(chǎn)“GNC”牌純天然蜂蜜簽訂的《購(gòu)貨合同》。商評(píng)委經(jīng)審理認(rèn)為:復(fù)審申請(qǐng)人委托他人生產(chǎn)“GNC”蜂蜜產(chǎn)品及制作“GNC”商標(biāo)宣傳品的事實(shí),可以證明復(fù)審申請(qǐng)人已將“GNC”商標(biāo)用于蜂蜜商品的生產(chǎn)及廣告宣傳等商業(yè)活動(dòng)中。依據(jù)《區(qū)分表》,蜂蜜與非醫(yī)用營(yíng)養(yǎng)魚油屬于類似商品。商標(biāo)注冊(cè)人或者被許可使用人在指定使用的一種商品上使用注冊(cè)商標(biāo)的,在與該商品相類似的商品上的注冊(cè)可予以維持。復(fù)審商標(biāo)應(yīng)不屬于連續(xù)三年停止使用應(yīng)予撤銷的情形。 但北京市高級(jí)人民法院在【(2006)高行終字第78?號(hào)】判決中認(rèn)為,復(fù)審商標(biāo)核定使用的商品僅非醫(yī)用營(yíng)養(yǎng)魚油一項(xiàng),并不包括蜂蜜。復(fù)審申請(qǐng)人在非指定商品蜂蜜上使用,不是商標(biāo)法意義上對(duì)指定商品非醫(yī)用魚油的使用。因此,判決商評(píng)委敗訴。 (四)涉及類似商品或者服務(wù)判定的行政訴訟 例[10]:第1763593號(hào)“稻花香”商標(biāo)爭(zhēng)議案 爭(zhēng)議商標(biāo) 核定使用的商品:第30類3003-3004;3007;3009;3012組八寶飯;方便米線;方便面;米粉;面粉制品;食用淀粉產(chǎn)品;糖;糖果 引證商標(biāo)1293949 核定使用的商品:第30類3011;3015組醬油;醋;豆制品 關(guān)于本案的類似商品判定問題,商評(píng)委認(rèn)為,爭(zhēng)議商標(biāo)核定使用的八寶飯、方便米線等商品與引證商標(biāo)核定使用的商品醬油、醋、豆制品在商品的生產(chǎn)、原料、用途等方面差別較大,不屬于類似商品。爭(zhēng)議商標(biāo)與引證商標(biāo)雖然文字構(gòu)成相同,但兩商標(biāo)使用的商品不屬于同一種或類似商品,未構(gòu)成使用于同一種或類似商品上的近似商標(biāo)。 在本案后續(xù)的行政訴訟中,北京市第一中級(jí)人民法院(2009)一中行初字第503號(hào)判決認(rèn)為,爭(zhēng)議商標(biāo)與引證商標(biāo)核定使用的商品在生產(chǎn)工藝和銷售場(chǎng)所上不同,原料和用途差別較大,并且在《區(qū)分表》中分屬不同類似群組。爭(zhēng)議商標(biāo)與引證商標(biāo)雖均為純文字商標(biāo)且“稻花香”漢字部分構(gòu)成相同,但兩商標(biāo)核定使用的商品不屬于同一種或類似商品,故爭(zhēng)議商標(biāo)與引證商標(biāo)未構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標(biāo),兩商標(biāo)不易造成消費(fèi)者的混淆。因此,商評(píng)委在爭(zhēng)議裁定中的相關(guān)認(rèn)定理由充分,結(jié)論正確。 但二審程序中,北京市高級(jí)人民法院(2009)高行終字第1172號(hào)判決認(rèn)為,爭(zhēng)議商標(biāo)與引證商標(biāo)核定使用的商品在現(xiàn)實(shí)生活中的關(guān)聯(lián)程度很高,一般消費(fèi)者在隔離狀態(tài)下施以一般注意力,容易對(duì)商品來源產(chǎn)生混淆或誤認(rèn)。因此,商評(píng)委在爭(zhēng)議裁定中的相關(guān)認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。 爭(zhēng)議商標(biāo)注冊(cè)人不服二審判決,向北京市高級(jí)人民法院提出再審申請(qǐng),北京市高級(jí)人民法院作出(2011)高行監(jiān)字第688號(hào)行政裁定,對(duì)該案另行組成合議庭進(jìn)行再審。經(jīng)再審,北京市高級(jí)人民法院(2011)高行再終字第1號(hào)判決認(rèn)為,爭(zhēng)議商標(biāo)與引證商標(biāo)核定使用的商品在《區(qū)分表》中分屬不同類似群組,在商品的功能、用途、生產(chǎn)流程、原料等方面差別較大,二者不屬于類似商品。 商品之間的關(guān)聯(lián)性往往體現(xiàn)在商品之間的替代關(guān)系或競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系上,當(dāng)一種商品的銷售狀況會(huì)影響另一種商品的銷售,或在市場(chǎng)上存在一定程度的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系時(shí),可以說明商品之間存在較高的關(guān)聯(lián)性。本案中的方便食品與醬油、醋不具有替代性和競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。 上述案例是由于類似商品的判定不一致而導(dǎo)致商評(píng)委行政訴訟敗訴的典型案例。關(guān)于類似商品判定問題,2004年—2006年期間,法院基本與商評(píng)委一致,肯定了《區(qū)分表》的作用。但從2007年起,法院突破《區(qū)分表》判定類似商品和服務(wù)的情形逐漸增多,特別是近年來,在類似商品問題上與法院意見相左而導(dǎo)致商評(píng)委敗訴的情形更呈不斷擴(kuò)大的趨勢(shì)。2010年—2012年期間,僅在一審程序中,由于這一原因?qū)е聰≡V的案件在全部敗訴案件中的比例分為12%、18%、24%,逐年遞增。2012年,因商品類似判定敗訴的案件成為商評(píng)委敗訴的首要原因之一。 法院與商評(píng)委在商品類似判定上的分歧主要體現(xiàn)為以下三種情況:一是商評(píng)委依據(jù)《區(qū)分表》判定不構(gòu)成類似商品,而法院突破區(qū)分表,認(rèn)為構(gòu)成類似商品,這是商評(píng)委敗訴的最主要原因。二是商評(píng)委綜合考慮惡意、商品關(guān)聯(lián)性、引證商標(biāo)知名度或獨(dú)創(chuàng)性等要素突破區(qū)分表,判定構(gòu)成類似商品,而法院認(rèn)為不構(gòu)成類似商品。三是商評(píng)委依據(jù)區(qū)分表判定構(gòu)成類似商品,而法院認(rèn)為不構(gòu)成類似商品。 法院與商評(píng)委關(guān)于類似商品或者服務(wù)的判定不一致,最集中的表現(xiàn)是對(duì)兩表即《商標(biāo)注冊(cè)用商品和服務(wù)國(guó)際分類表》《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》的地位和作用怎么認(rèn)識(shí),表象后的實(shí)質(zhì)問題是關(guān)于類似商品或者服務(wù)更傾向于采納客觀標(biāo)準(zhǔn)還是主觀標(biāo)準(zhǔn),更深層次的問題則是行政程序和司法程序的制度設(shè)計(jì)和程序分工問題。 關(guān)于對(duì)兩表的地位和作用怎么認(rèn)識(shí),法院認(rèn)為,依據(jù)《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(法釋〔2002〕32號(hào))第12條的規(guī)定、《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》(法發(fā)〔2010〕12號(hào))第15條的規(guī)定,《商標(biāo)注冊(cè)用商品和服務(wù)國(guó)際分類表》、《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》只是判斷類似商品或者服務(wù)的參考。 商評(píng)委認(rèn)為,判定類似商品或服務(wù)不能以《區(qū)分表》作為唯一依據(jù),但《區(qū)分表》具有公開性、一致性和穩(wěn)定性的特點(diǎn),是商標(biāo)局、商評(píng)委和商標(biāo)注冊(cè)人、申請(qǐng)人判定類似商品和服務(wù)的重要依據(jù),更是確定商標(biāo)權(quán)利范圍的依據(jù)。商評(píng)委也完全認(rèn)同,過于僵化地依照區(qū)分表進(jìn)行商品類似與否的判斷,會(huì)造成穩(wěn)定性有余而靈活性不足,尤其難以制止不正當(dāng)利用他人尚未馳名的注冊(cè)商標(biāo)聲譽(yù)在關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)的商品上進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的行為。但若以“個(gè)案判定”為理由對(duì)《區(qū)分表》進(jìn)行沒有明確標(biāo)準(zhǔn)的突破,無疑會(huì)打破《商標(biāo)法》第二十八條與第十三條之間的適用平衡。因?yàn)閺纳虡?biāo)保護(hù)的制度安排來看,我國(guó)商標(biāo)法通過注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)制度禁止他人在相同或類似商品上使用相同或近似商標(biāo),以保護(hù)在先商標(biāo)權(quán);通過馳名商標(biāo)制度禁止他人在非相同或者非類似商品上復(fù)制、摹仿、翻譯馳名商標(biāo),以防止誤導(dǎo)公眾、保護(hù)馳名商標(biāo)所有人的利益。商標(biāo)法中的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)制度與馳名商標(biāo)保護(hù)制度分工明確,如果在適用第二十八條時(shí),隨意打破類似商品的客觀界限,實(shí)際上是為引證商標(biāo)提供了與馳名商標(biāo)保護(hù)水平相同的跨類保護(hù),超越了商標(biāo)法第二十八條的適用范圍,將會(huì)導(dǎo)致兩種制度在適用上出現(xiàn)混亂,降低商標(biāo)確權(quán)程序的可預(yù)期性,損害當(dāng)事人的利益。即使根據(jù)案件審理的要求,需要對(duì)《區(qū)分表》作出突破,這種突破亦應(yīng)遵循一定的原則和標(biāo)準(zhǔn)。 關(guān)于類似商品或者服務(wù)更傾向于采納客觀標(biāo)準(zhǔn)還是主觀標(biāo)準(zhǔn),法院在審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件時(shí),更強(qiáng)調(diào)主要考慮相關(guān)商標(biāo)共存是否會(huì)導(dǎo)致混淆誤認(rèn),而不是相關(guān)商品自然屬性的比較,認(rèn)為商品類似判斷不是對(duì)商品本身自然屬性的比較,并不是區(qū)分相關(guān)商品,而是要區(qū)分來源;法院更強(qiáng)調(diào)相關(guān)商標(biāo)標(biāo)志的近似程度、相關(guān)商標(biāo)的顯著性、知名度和使用情況以及訴爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)人的主觀狀態(tài)等要素在類似商品或者服務(wù)判定中的作用。并且認(rèn)為由于在特定案件商品類似關(guān)系的認(rèn)定考慮了案件具體情況,因此結(jié)論僅具有個(gè)案性。 而商標(biāo)主管機(jī)關(guān)聯(lián)合制定并執(zhí)行的《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》中對(duì)于類似商品與服務(wù)的判定,更傾向于采納客觀標(biāo)準(zhǔn),主要是基于以下幾方面考慮: 1、商品本身的屬性是客觀的,商標(biāo)依附于商品而存在。無論在商品上使用何種商標(biāo)都不能改變商品本身的屬性。 2、判斷類似商品需要考慮的諸因素,如商品的功能、用途、主要原料、生產(chǎn)部門、銷售渠道、銷售場(chǎng)所、消費(fèi)對(duì)象等方面均具有客觀性,并在一定的時(shí)空范圍內(nèi)保持確定性。 3、劃分類似商品的目的在于確定商標(biāo)權(quán)的排他效力的范圍。如果將商標(biāo)因素引入商品類似的判定,將會(huì)陷入循環(huán)論證,可能會(huì)出現(xiàn)兩類相同的商品在此案中被認(rèn)定為類似商品,在彼案中卻被認(rèn)為是非類似商品,從而造成類似商品的劃分失去意義,而陷于個(gè)案情況千差萬(wàn)別、判定標(biāo)準(zhǔn)莫衷一是的困惑之中。 關(guān)于行政程序和司法程序的制度設(shè)計(jì)和程序分工問題,法院認(rèn)為,行政程序和司法程序的程序分工不同,行政程序在前期,效率更重要,司法程序在后期,公正更重要。并且類似判斷僅具個(gè)案性,不會(huì)出現(xiàn)導(dǎo)向問題,也不會(huì)影響行政程序中的效率和公平。 商評(píng)委認(rèn)為,《區(qū)分表》基本符合商品的客觀屬性特點(diǎn)和消費(fèi)者對(duì)商品分類的一般認(rèn)知標(biāo)準(zhǔn),在商標(biāo)行政確權(quán)程序中參考區(qū)分表對(duì)商品類似進(jìn)行判定,既可以大大提高行政工作效率,節(jié)約行政成本,在絕大多數(shù)情況下也達(dá)到了客觀公平,保證了執(zhí)法統(tǒng)一。審查員所面對(duì)的商標(biāo)申請(qǐng)信息具有相對(duì)有限性,為了體現(xiàn)效率優(yōu)先、兼顧公平的原則,保持審查標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一性,直接依據(jù)《區(qū)分表》進(jìn)行類似商品與服務(wù)的判定具有合理性、必要性。如果在所有個(gè)案中審查員都去尋求《區(qū)分表》以外的因素來重新判斷類似商品的劃分問題,即便因此而提高了判斷的準(zhǔn)確性和個(gè)案的公正性,商標(biāo)法律制度的運(yùn)行也會(huì)由于效率低下而陷入停滯。 最后,關(guān)于類似商品或者服務(wù)的判定,小結(jié)如下: 1、類似商品和服務(wù)的判定應(yīng)當(dāng)考慮商品和服務(wù)的客觀屬性,在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件審理實(shí)踐中,采取的判定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)具有一致性、穩(wěn)定性、公開性、普遍適用性。 2、在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件審理實(shí)踐中,應(yīng)以適用《區(qū)分表》為原則,以個(gè)案調(diào)整為例外,對(duì)《區(qū)分表》的突破應(yīng)依據(jù)明確的審理標(biāo)準(zhǔn)謹(jǐn)慎為之。 3、在沒有充分證據(jù)支持的情況下,不宜僅以裁判者的主觀判斷、通過簡(jiǎn)單的論證,在類似商品判定問題上形成與《區(qū)分表》相左的有爭(zhēng)議的結(jié)論。商標(biāo)主管機(jī)關(guān)與人民法院之間應(yīng)建立適當(dāng)?shù)膮f(xié)調(diào)機(jī)制,防止歧義,以避免因個(gè)案突破所產(chǎn)生的種種弊端。
作者:商評(píng)委 段曉梅 整理:IPRdaily 趙珍 網(wǎng)站:m.globalwellnesspartner.com
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