代理人或代表人搶注歐盟商標(biāo)之異議救濟(jì)程序

【小D導(dǎo)讀】

代理人或代表人搶注歐盟商標(biāo)之異議救濟(jì)程序

代理人或代表人在與商標(biāo)所有人的合作過(guò)程中，有機(jī)會(huì)獲得商標(biāo)所有人的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)，從商標(biāo)所有人的投入和付出中獲利。如未經(jīng)商標(biāo)所有人同意，代理人或代表人以自己名義申請(qǐng)商標(biāo)，則違反商業(yè)合作協(xié)議下的一般誠(chéng)信義務(wù)，損害商標(biāo)所有人的商業(yè)利益。為保障商標(biāo)所有人的正當(dāng)利益，防止他人任意侵占其商標(biāo)，《歐盟理事會(huì)于2009年2月26日通過(guò)的第207/2009號(hào)歐盟商標(biāo)條例》（簡(jiǎn)稱(chēng)“CTMR”）第8條第3款規(guī)定“代理人或代表人未經(jīng)商標(biāo)所有人同意，以代理人或代表人自己名義申請(qǐng)商標(biāo)，如商標(biāo)真正所有人提出異議，則申請(qǐng)商標(biāo)不予注冊(cè)，除非該代理人或代表人能證明其行為是正當(dāng)?shù)??！北疚闹荚谕ㄟ^(guò)整合與該條款相關(guān)的法律依據(jù)、該條款的適用條件，以期對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)維護(hù)海外商標(biāo)權(quán)有所裨益。

一、相關(guān)法律依據(jù)

《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》第六條之七規(guī)定：“如果本公約締約國(guó)的商標(biāo)所有人的代理人或代表人，未經(jīng)該所有人授權(quán)而以自已的名義向本公約一個(gè)或一個(gè)以上的締約國(guó)家申請(qǐng)?jiān)撋虡?biāo)的注冊(cè)，該所有人有權(quán)提出反對(duì)或要求取消注冊(cè)，或者，如該國(guó)法律允許，該所有人可以要求將該項(xiàng)注冊(cè)轉(zhuǎn)讓給自己，除非該代理人或代表人能證明其行為是正當(dāng)?shù)??！?

CTMR第11條規(guī)定：如果歐盟商標(biāo)商標(biāo)所有人的代理人或代表人，未經(jīng)所有人的同意，以自己的名義注冊(cè)了該商標(biāo)，歐盟商標(biāo)商標(biāo)所有人有權(quán)反對(duì)其代理人或代表人使用其商標(biāo)，除非該代理人或代表人證明其行為是正當(dāng)?shù)摹?

CTMR第18條規(guī)定：未經(jīng)商標(biāo)所有人的同意，以其代理人或代表人的名義注冊(cè)的歐盟商標(biāo)，商標(biāo)所有人有權(quán)要求將該商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給他，除非代理人或代表人證明其行為是正當(dāng)?shù)摹?

CTMR第53條1款b項(xiàng)規(guī)定：如歐盟商標(biāo)系第8條第3款所規(guī)定之情形，并滿足其適用條件，依商標(biāo)所有人向歐盟市場(chǎng)協(xié)調(diào)局提出申請(qǐng)或在侵權(quán)之訴中提出反訴，該商標(biāo)應(yīng)宣告無(wú)效。

CTMR第52條1款b項(xiàng)規(guī)定：如申請(qǐng)人在提出商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)出于惡意，依商標(biāo)所有人向歐盟市場(chǎng)協(xié)調(diào)局提出申請(qǐng)或在侵權(quán)之訴中提出反訴，該商標(biāo)應(yīng)宣告無(wú)效。

上述條款中，CTMR第11、18、53條所賦予的商標(biāo)所有人的權(quán)利不能在異議程序中行使。CTMR第52條1款b項(xiàng)是商業(yè)活動(dòng)必須遵循善意原則的一般原則性規(guī)定，CTMR第8條第3款相對(duì)而言是商業(yè)活動(dòng)必須遵循善意原則的具體規(guī)定，適用范圍更窄，如僅能證明商標(biāo)申請(qǐng)人存在惡意，無(wú)法滿足該條款所規(guī)定的其他適用條件，則不能基于CTMR第8條第3款認(rèn)定異議成立，只能待商標(biāo)注冊(cè)后基于CTMR第52條1款b項(xiàng)規(guī)定提無(wú)效。

二、CTMR第8條第3款的適用條件

（一）商標(biāo)申請(qǐng)人是或曾經(jīng)是商標(biāo)所有人的代理人或代表人

1.主體范圍

根據(jù)CTMR第41條1款b項(xiàng)之規(guī)定，只有商標(biāo)所有人可以以該項(xiàng)理由提出異議，即被許可使用人或其他依據(jù)國(guó)內(nèi)法被授權(quán)人不能以援引該項(xiàng)理由提出異議。否則其異議會(huì)由于主體不適格被駁回。區(qū)別于基于CTMR第8條第1款和第5款規(guī)定在先商標(biāo)和知名商標(biāo)、CTMR第8條第4款所指的在先標(biāo)志而提出異議的主體范圍。

2.商標(biāo)的界定

CTMR第8條第3款所指的商標(biāo)做廣義解釋?zhuān)ㄉ暾?qǐng)中商標(biāo)、未申請(qǐng)/注冊(cè)商標(biāo)、馳名商標(biāo)，無(wú)地域限制，不要求是歐盟或歐盟成員國(guó)商標(biāo)，只要依據(jù)源屬?lài)?guó)法律能夠定性為商標(biāo)。如果在商業(yè)過(guò)程中使用的商業(yè)標(biāo)志、其他類(lèi)型的知識(shí)產(chǎn)權(quán)被代理人或代表人作為商標(biāo)搶注，其所有人不能基于CTMR第8條第3款之規(guī)定提出異議，只能待其注冊(cè)后援引其他條款提無(wú)效。

3.權(quán)利優(yōu)先界點(diǎn)

根據(jù)權(quán)利取得的方式不同，判斷權(quán)利先后的規(guī)則也不同。如果異議基礎(chǔ)商標(biāo)權(quán)是基于注冊(cè)取得，則依據(jù)優(yōu)先權(quán)日確定；如果異議基礎(chǔ)商標(biāo)權(quán)是基于使用取得，則需在爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)日之前取得；如果異議基礎(chǔ)商標(biāo)為馳名商標(biāo)，需在爭(zhēng)議商標(biāo)提交申請(qǐng)前已馳名。

4.代理或代表關(guān)系的界定

代理或代表關(guān)系做廣義解釋?zhuān)谝环酱砹硪环嚼婕軜?gòu)的任一商業(yè)安排（書(shū)面的、口頭的）而產(chǎn)生的各類(lèi)型關(guān)系，不管是不是法言法語(yǔ)設(shè)立的合同關(guān)系，只要基于該種關(guān)系，不論明示的還是默示的，商標(biāo)申請(qǐng)人對(duì)商標(biāo)所有人的利益需承擔(dān)誠(chéng)信和忠誠(chéng)的一般義務(wù)，則可認(rèn)定委托代理關(guān)系成立。如果雙方之間完全獨(dú)立行為，沒(méi)有交集，也沒(méi)有形成任何信賴(lài)關(guān)系，CTMR第8條第3款則無(wú)法適用。例如僅能證明惡意，而無(wú)法證明存在代理關(guān)系，則不能基于CTMR第8條第3款提異議，只能待商標(biāo)注冊(cè)后基于CTMR第52條1款b項(xiàng)規(guī)定提無(wú)效。僅能證明商標(biāo)申請(qǐng)人是商標(biāo)所有人的顧客或客戶，也不能推出雙方之間存在委托代理關(guān)系，因?yàn)轭櫩突蚩蛻舨回?fù)有對(duì)商標(biāo)所有人的特殊誠(chéng)信義務(wù)。

一些類(lèi)似于商業(yè)合作關(guān)系的委托代理關(guān)系，如商標(biāo)所有人與專(zhuān)業(yè)人員（律師、咨詢顧問(wèn)、商標(biāo)代理人等）建立的委托代理關(guān)系，因其同樣衍生出相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員的誠(chéng)信與保密義務(wù)，屬于CTMR第8條第3款所規(guī)定的委托代理關(guān)系。

商標(biāo)所有人/異議人的法定代表人、經(jīng)理是公司內(nèi)部人員而非其合作伙伴，不屬于CTMR第8條第3款所規(guī)定的代理人或代表人。此種內(nèi)部人員侵權(quán)可適用CTMR第52條1款b項(xiàng)規(guī)定。

委托代理關(guān)系的成立不要求必須是書(shū)面的合同，盡管書(shū)面協(xié)議更有利于認(rèn)定雙方之間的關(guān)系類(lèi)型。協(xié)議的主題及所使用的術(shù)語(yǔ)不具有決定性。即便商標(biāo)所有人與申請(qǐng)人之間不存在書(shū)面合同，仍然可以通過(guò)間接意思表示和證據(jù)推斷是否存在CTMR第8條第3款所規(guī)定的商業(yè)協(xié)議，如商標(biāo)所有人與申請(qǐng)人之間的商業(yè)信函往來(lái)、發(fā)票、訂貨單、信用證、其他銀行票據(jù)、爭(zhēng)議解決協(xié)議。商標(biāo)申請(qǐng)人需完成一定的銷(xiāo)售目標(biāo)、支付特許使用費(fèi)、依據(jù)授權(quán)生產(chǎn)商品、商標(biāo)所有人幫助建立當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)網(wǎng)路等情形，是認(rèn)定存在委托代理關(guān)系的明顯依據(jù)。異議人承擔(dān)舉證責(zé)任，證明委托代理關(guān)系的存在。

（二）商標(biāo)申請(qǐng)以代理人或代表人名義

實(shí)踐中經(jīng)常發(fā)生代理人或代表人為規(guī)避該條款，以第三人名義申請(qǐng)，該第三人通常是由其控制或與其達(dá)成一致共同利益的主體，如代理公司的董事、高級(jí)管理人員、法定代表人等。由于第三人與代理人和代表人之間的關(guān)系，使得第三人申請(qǐng)的效果與代理人或代表人以自己名義申請(qǐng)的效果實(shí)質(zhì)上相同?？紤]到在這種情況下，代理人或代表人仍然可以從商標(biāo)申請(qǐng)中受益，代理公司的董事、高級(jí)管理人員、法定代表人同代理公司一樣應(yīng)受該條款規(guī)制。類(lèi)似情況，如果代理人或代表人與商標(biāo)申請(qǐng)人非同一主體，但是由證據(jù)表明代理人或代表人與商標(biāo)申請(qǐng)人由同一自然人控制、經(jīng)營(yíng)或管理，根據(jù)上述相同原則，不管以誰(shuí)的名義申請(qǐng)，最后所達(dá)到的實(shí)質(zhì)效果一致，CTMR第8條第3款同樣適用。

（三）商標(biāo)申請(qǐng)未經(jīng)商標(biāo)所有人同意

商標(biāo)所有人僅需聲明申請(qǐng)人未經(jīng)其同意提出商標(biāo)申請(qǐng)，無(wú)需提供相應(yīng)證據(jù)，舉證責(zé)任倒置，由申請(qǐng)人舉證證明已被授權(quán)或有其他正當(dāng)理由。CTMR第8條第3款的適用，傾向于保護(hù)商標(biāo)所有人，法院要求商標(biāo)所有人的同意必須足夠明確、具體、無(wú)條件。如僅同意代理人或代表人提交申請(qǐng)，但是未明確同意代理人或代表人可以以自己名義申請(qǐng)，則“同意”不夠明確。同樣，如僅同意代理人或代表人申請(qǐng)歐盟商標(biāo)，但未具體說(shuō)明同意申請(qǐng)的商標(biāo)圖樣，則“同意”不夠具體。

商標(biāo)所有人同意可以是明示的，也可以是默示的，如雙方之間存在合同、信函或其他書(shū)面陳述，則可以通過(guò)這些直接證據(jù)，認(rèn)定商標(biāo)所有人是否已明確同意代理人或代表人以自己名義申請(qǐng)商標(biāo)。如沒(méi)有書(shū)面證據(jù)，也沒(méi)有其他證據(jù)足以認(rèn)定商標(biāo)所有人默示同意的，則需推定商標(biāo)所有人未同意。此外，盡管有間接意思表示或證據(jù)可以說(shuō)明商標(biāo)所有人已默示同意，但任何模棱兩可或值得懷疑的地方均需按照有利于商標(biāo)所有人的原則進(jìn)行解釋。通常很難認(rèn)定同意是否足夠明確、清楚、毫無(wú)疑問(wèn)。商標(biāo)所有人得知商標(biāo)被搶注后的容忍、不作為不能推定為默示同意。

此外，即便同意被認(rèn)定是明確的、具體的、無(wú)條件的，仍需判斷一個(gè)事實(shí)問(wèn)題，即同意是否在資產(chǎn)出售商標(biāo)所有人變更后仍然存續(xù)，新的商標(biāo)所有人是否受原商標(biāo)所有人同意的束縛。

（四）商標(biāo)申請(qǐng)人無(wú)法證明其行為的正當(dāng)性

由于無(wú)法讓商標(biāo)所有人舉證證明其未同意代理人或代表人申請(qǐng)歐盟商標(biāo)，所以舉證責(zé)任倒置，代理人或代表人舉證證明其申請(qǐng)已經(jīng)商標(biāo)所有人同意。盡管CTMR第8條第3款將“未經(jīng)商標(biāo)所有人同意”與“沒(méi)有正當(dāng)理由”視為兩項(xiàng)獨(dú)立的條件，兩項(xiàng)條件經(jīng)常是重疊的。如果申請(qǐng)人能證明與商標(biāo)所有人存在某種協(xié)議或達(dá)成共識(shí)，則既可以證明商標(biāo)所有人已同意，同時(shí)可以證明其行為的正當(dāng)性。而在沒(méi)有證據(jù)證明商標(biāo)所有人同意的情況下，只有一些極為特殊原因可以認(rèn)定申請(qǐng)人行為的正當(dāng)性。如商標(biāo)申請(qǐng)人已提前明確告知所有人其將以自己名義申請(qǐng)歐盟商標(biāo)，而商標(biāo)所有人未做答復(fù)，則可以推定商標(biāo)所有人已默示同意，申請(qǐng)人行為正當(dāng)。由于商標(biāo)所有人的行為，如已在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)不使用某商標(biāo)，導(dǎo)致商標(biāo)申請(qǐng)人確信商標(biāo)所有人已放棄該商標(biāo)或已無(wú)意在歐盟區(qū)域取得或維持商標(biāo)權(quán)，也可以作為申請(qǐng)人行為正當(dāng)?shù)睦碛伞?

盡管商標(biāo)所有人未提出注冊(cè)申請(qǐng)，其仍然可能有使用意向，因此不能僅僅因?yàn)樯虡?biāo)所有人不愿意花錢(qián)注冊(cè)商標(biāo)而推定商標(biāo)申請(qǐng)人有正當(dāng)理由以自己名義申請(qǐng)商標(biāo)。單純與商標(biāo)申請(qǐng)人經(jīng)濟(jì)利益相關(guān)的理由，如為保障在當(dāng)?shù)亟⒔?jīng)銷(xiāo)網(wǎng)略及宣傳商標(biāo)所做的投入，不是符合CTMR第8條第3款目的的正當(dāng)性理由。商標(biāo)申請(qǐng)人也不能以其在建立商標(biāo)商譽(yù)上所做的投入而應(yīng)當(dāng)享有經(jīng)濟(jì)報(bào)酬作為有效抗辯理由。即便商標(biāo)申請(qǐng)人與商標(biāo)所有人之間的代理協(xié)議已明確規(guī)定商標(biāo)申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)獲得報(bào)酬，商標(biāo)申請(qǐng)人也不能以申請(qǐng)商標(biāo)代替經(jīng)濟(jì)報(bào)酬或作為向商標(biāo)所有人索要報(bào)酬的方式，但可以通過(guò)協(xié)議和解或訴訟的方式主張賠償。

（五）申請(qǐng)商標(biāo)與所有人商標(biāo)對(duì)比

從字面意義上來(lái)看，CTMR第8條第3款規(guī)定的申請(qǐng)商標(biāo)應(yīng)當(dāng)是與商標(biāo)所有人商標(biāo)一致，對(duì)商品或服務(wù)要求未做規(guī)定，但是從其立法目的上考慮，為避免申請(qǐng)人規(guī)避法律，損害所有人利益，該條款還應(yīng)包含申請(qǐng)人將所有人商標(biāo)稍作修改、添加、刪除后再提交申請(qǐng)的，且與所有人商標(biāo)指定商品或服務(wù)相同或密切相關(guān)的商標(biāo)。

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