PCT申請優(yōu)先權(quán)恢復——從案例分析到實踐策略

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“本文將結(jié)合PCT專利申請恢復優(yōu)先權(quán)的規(guī)定和案例分析，為申請人提供PCT申請恢復優(yōu)先權(quán)的實踐策略。”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：李穎 羅莎 柳沈律師事務所

《專利合作條約》（PATENT COOPERATION TREATY，PCT）關(guān)于要求優(yōu)先權(quán)及其期限的規(guī)定來源于《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》，即在最早優(yōu)先權(quán)日起12個月內(nèi)，申請人需要提交PCT國際申請并要求優(yōu)先權(quán)。本文中PCT專利申請恢復優(yōu)先權(quán)是指在PCT國際專利申請過程中，申請人因某些原因未能在上述規(guī)定期限內(nèi)提交PCT申請，而申請人可以在一定條件下申請恢復該PCT申請的優(yōu)先權(quán)。在2007年4月1日生效的《專利合作條約實施細則》（下稱“PCT細則”）中首次對優(yōu)先權(quán)恢復程序做出了明確的規(guī)定，因此 “優(yōu)先權(quán)恢復”的制度針對的是在2007年4月1日（細則發(fā)生效力的日期）或之后提交的PCT國際申請。本文將結(jié)合PCT專利申請恢復優(yōu)先權(quán)的規(guī)定和案例分析，為申請人提供PCT申請恢復優(yōu)先權(quán)的實踐策略。

01  PCT優(yōu)先權(quán)概述

PCT是一個由世界知識產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)制定的國際專利申請程序。通過PCT,申請人可以一次性提交可針對多個國家或地區(qū)的專利申請，從而減少重復提交的時間和費用。PCT專利申請分為兩個階段：國際階段和國家階段。在國際階段，申請人需要提交一份PCT申請書和一份詳細的國際專利申請說明書，并確定指定國家和地區(qū)；在國家階段，申請人在指定目標國家和地區(qū)中選擇目標國家或地區(qū)以提交相應的專利申請。針對要求首次申請的優(yōu)先權(quán)的PCT專利申請，在PCT專利申請的過程中，申請人需要在規(guī)定的期限內(nèi)（自首次申請的申請日起算12個月內(nèi)）提交PCT申請。如果申請人未能在規(guī)定期限內(nèi)提交PCT申請，則會導致PCT申請不能要求該首次申請的優(yōu)先權(quán)。如果不能要求優(yōu)先權(quán)，則導致PCT申請不能享受優(yōu)先權(quán)日帶來的益處，例如減少潛在的對比文件，從而影響到申請人的專利權(quán)益。因此，如果申請人未能在規(guī)定期限內(nèi)提交PCT申請，就需要盡可能恢復該PCT申請的優(yōu)先權(quán)。

02  PCT優(yōu)先權(quán)恢復的規(guī)定

對于恢復優(yōu)先權(quán)的請求，可以在國際階段提出，也可以在國家階段提出。PCT細則中對受理局和指定局的恢復優(yōu)先權(quán)程序做出了具體的規(guī)定，其中，PCT細則的第26條之二.3規(guī)定了在國際階段提出恢復優(yōu)先權(quán)的請求的要求，而PCT細則第49條之三.2規(guī)定了在國家階段提出恢復優(yōu)先權(quán)的請求的要求。具體內(nèi)容如下。

如果PCT申請的申請日距離被要求優(yōu)先權(quán)的首次申請的申請日已經(jīng)超過14個月，是不允許恢復優(yōu)先權(quán)的，但超過12個月但未滿14個月，通過PCT申請的優(yōu)先權(quán)恢復程序，在一定條件下仍存在恢復優(yōu)先權(quán)的可能。因此，申請人首先需要確認自己是否符合恢復優(yōu)先權(quán)的條件：①優(yōu)先權(quán)期限屆滿日起2個月內(nèi)；②請求恢復的理由應滿足受理局和/或指定局的標準；③提交恢復聲明和證據(jù)；④繳納恢復費。

受理PCT優(yōu)先權(quán)恢復的各受理局和/或指定局目前存在以下兩種恢復優(yōu)先權(quán)的標準。一種是“適當注意(Due Care)”標準，是指申請人必須證明其已經(jīng)盡到了合理的注意義務，意識到其優(yōu)先權(quán)期限即將到期并采取了必要的行動來確保其優(yōu)先權(quán)得到恢復。另一種是“非故意(Unintentional)”標準，是指申請人必須證明其優(yōu)先權(quán)期限的喪失不是由于其故意造成的。

如果申請人故意不提出申請，則其優(yōu)先權(quán)將無法恢復。比較而言，“適當注意”的要求比“非故意理由”的要求更高。

對于“適當注意”標準，申請人需要提供足夠的證據(jù)來證明其已經(jīng)采取作為一名合理謹慎的申請人所能采取的所有措施，例如專業(yè)知識不足、資金不足、申請人/代理人的人為錯誤、不可抗力事件、郵政投遞問題、技術(shù)故障/IT問題、檔案系統(tǒng)錯誤、代理人與申請人之間溝通不暢等等，此時例如可以提供相關(guān)文件、郵件、管理系統(tǒng)截圖等證據(jù)以向受理局和/或指定局證實上述情況的真實性。對于“非故意”標準，申請人需要提供證據(jù)或聲明來證明其優(yōu)先權(quán)期限的喪失不是其故意導致的（例如不知曉期限將至、基于疏忽、提交過程中發(fā)生的錯誤）。

然而，盡管申請人有請求恢復的權(quán)利，但不意味著一旦提出優(yōu)先權(quán)恢復并提供相應的證據(jù)和理由，就能夠被受理局和/或指定局接受，因為不同受理局和/或指定局是有不同的“恢復標準”，而且還有些受理局和/或指定局是不接受恢復的，這個需要看具體受理局和/或指定局的規(guī)定。在WIPO官方網(wǎng)站上可以獲得最新的受理局及指定局的操作現(xiàn)狀，本文將主要機構(gòu)的規(guī)定在表1列明如下[1]。此外，即使在PCT階段受理局接受了恢復優(yōu)先權(quán)請求，在進入國家階段時仍需參照具體國家即指定局的要求。

表1  五大局和印度關(guān)于PCT優(yōu)先權(quán)恢復的具體標準和恢復所需費用

如表1所示，美國、歐洲、日本等國家作為受理局或指定局均可受理恢復優(yōu)先權(quán)請求，但其適用標準不同：美國采用“非故意”的理由，歐洲采用“適當注意”的理由，日本之前也采用“適當注意”的理由，但為了減輕申請人的負擔，自2023年4月1日起放寬該標準，改為采用“非故意”理由[2]。對于韓國和印度，無論是受理局還是指定局，均不受理恢復優(yōu)先權(quán)請求。對于中國來說，作為受理局時，恢復優(yōu)先權(quán)請求的標準為“非故意”、“適當注意”均可，但作為指定局時，不受理恢復優(yōu)先權(quán)請求。

如果滿足“適當注意”標準而恢復優(yōu)先權(quán)，則對所有指定局都具有效力；如果僅滿足“非故意”標準而恢復優(yōu)先權(quán)，則僅對采用該標準的指定局具有效力，對采用“適當注意”標準的指定局不產(chǎn)生效力；如果指定局認為某條件并不滿足，可以拒絕受理局允許恢復優(yōu)先權(quán)決定的效力，但應給予申請人陳述意見的機會；受理局拒絕恢復優(yōu)先權(quán)的決定對指定局沒有約束力。

例如，針對歐洲專利局（EPO），如果在國際階段受理局采用“適當注意”標準恢復了優(yōu)先權(quán)，則PCT申請進入歐洲階段時不需要提起新的恢復優(yōu)先權(quán)的請求，因為歐專局原則上承認受理局恢復優(yōu)先權(quán)的決定。只有在當歐專局合理懷疑“適當注意”的條件沒有滿足時，歐專局才會發(fā)函通知申請人，告知申請人歐專局懷疑的原因，并要求申請人在規(guī)定期限內(nèi)就此發(fā)表答復意見。如果在國際階段受理局采用“非故意”標準恢復了優(yōu)先權(quán)，則申請人需要向作為指定局的歐專局提起新的恢復優(yōu)先權(quán)的請求，因為受理局采用“非故意”標準恢復優(yōu)先權(quán)的決定對歐專局并沒有約束力。

03  PCT優(yōu)先權(quán)恢復案例

盡管PCT條約對PCT優(yōu)先權(quán)的恢復條件和標準做出了明確定義但在實踐操作過程中，申請人遇到的具體情況各不相同，因此本文將通過以下是兩個 PCT優(yōu)先權(quán)恢復的案例分析說明如何適用這些標準。

案例1

案情簡介：申請人向美國專利局提交美國專利申請（以下簡稱“在先申請”），申請人之后向美國某律師事務所的某律師發(fā)出指示，要求他們在優(yōu)先權(quán)日起12個月內(nèi)及時提交PCT申請。然而，這位律師的律師助理因錯誤操作計算機數(shù)據(jù)系統(tǒng)導致沒有如期提交該PCT。為了挽回上述損失，該律師在12個月期滿后的第5天向美國專利局提交PCT申請，要求恢復上述在先申請的優(yōu)先權(quán)。

如前面分析，無論是受理局還是指定局，美國專利局均采用“非故意”標準作為PCT優(yōu)先權(quán)恢復的條件，因此，在國際階段，美國專利局收到上述請求后的一個月后發(fā)出了同意恢復優(yōu)先權(quán)的決定（見下圖1）。

圖1 美國專利商標局關(guān)于恢復優(yōu)先權(quán)請求的決定

然而，當PCT進入歐洲國家階段時，則遭遇了滑鐵盧。由于歐洲采用更嚴格的“適當注意”標準，歐洲專利局認為，上述情況不符合“適當注意”條件，因此毫不留情地拒絕恢復優(yōu)先權(quán)（見下圖2和圖3）。

圖2 歐洲專利局關(guān)于恢復優(yōu)先權(quán)請求的決定

圖3 歐洲專利局拒絕恢復優(yōu)先權(quán)請求的理由

申請人不服上述決定，提交了書面答復，但歐洲專利局仍堅持其觀點并發(fā)出最終決定，申請人向歐洲上訴委員會（Board of Appeal）提出上訴請求。在上訴過程中，上訴人分別提出三個主要上訴理由：第一，沒有任何制度可以完全防止員工犯下錯誤。盡管擁有最好的計算機軟件和高度專業(yè)的員工，但歐洲專利局本身在發(fā)送通信時有時會出錯。第二，關(guān)于“適當注意”的標準是在幾十年前制定的，該標準過于嚴格，因為它沒有反映出當今律師事務所自身所處的技術(shù)、經(jīng)濟環(huán)境。自歐洲判例法制定以來，需要管理的專利申請的數(shù)量幾十倍增加，辦公室管理也實現(xiàn)了計算機化。因此，要求當事人或律師事務所按比例的雇用和指派額外的雇員進行交叉核查已變得不現(xiàn)實。第三，歐洲判例法沒有適當?shù)胤从砅CT制度的國際性質(zhì)。盡管PCT制度允許專利局適用“非故意”或“適當注意”標準，不能指望來自世界各地的申請人預料到歐洲專利局有多嚴格地應用“適當注意”標準。

針對上述三個上訴理由，上訴委員會在上訴決定中分別給出如下答復：

首先，在PCT實施細則第49條之三. 2(a)的框架內(nèi)，歐洲專利局在EPC第122條中明確規(guī)定了 “適當注意”的要求：如果PCT沒有及時提交是由于在通常令人滿意的監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)出現(xiàn)的特殊情況或個別錯誤造成的，則可被視為已采取“適當注意”的措施。在此情況下，當事人負有舉證責任并證明滿足上述要求?；谏显V人的陳述過程可以看出，錯過PCT提交時限的問題是由于上訴人的錯誤導致，這一論點既不能解釋也不能證明這些錯誤是合理的。因此，它與律師事務所的監(jiān)控系統(tǒng)沒有設置第二人進行獨立交叉核對的結(jié)論無關(guān)。

其次，盡管技術(shù)環(huán)境確實發(fā)生了變化，但錯過最后期限仍會給客戶帶來與以前一樣嚴重的法律、經(jīng)濟后果，因此，在大型律師事務所中設置第二人獨立交叉核查仍然是必要的。上訴委員會還認為，大型律師事務所在實施這種獨立交叉核查時更推薦采用IT技術(shù)，以有利于實現(xiàn)高效地管理。

最后，正如上訴人所承認的那樣，PCT制度允許專利局適用恢復優(yōu)先權(quán)的兩種不同標準中的一種。當不同的專利局可以應用不同的標準時，可能會有不同的結(jié)果。這是PCT系統(tǒng)固有的。歐洲專利局采用的標準是“適當注意” ，該標準比“非故意”標準更嚴格，審計委員會注意到，判例法承認相稱性原則，根據(jù)該原則，不得過度解釋適當注意的要求，從而不合理地限制信息的獲取(《上訴委員會判例法》，2019年第9版，第三章E.8)。

從以上案例可以看出，即使申請人在美國用“非故意”標準成功恢復優(yōu)先權(quán)，但進入歐洲時，由于歐洲采用更嚴格的“適當注意”標準，仍可能使得PCT申請最終不能在歐洲恢復優(yōu)先權(quán)。

案例2

案情簡介：申請人向中國國家知識產(chǎn)權(quán)局（以下簡稱國知局）提交了三件中國專利申請（以下簡稱為三件在先申請）。由于該申請人所采用的第三方軟件公司設計的專利管理系統(tǒng)缺少對于優(yōu)先權(quán)提醒功能，且由于新冠疫情使得該第三方軟件公司不能及時對該公司進行培訓和說明，而導致了對于該三件在先申請的時限監(jiān)視出現(xiàn)空缺，致使優(yōu)先權(quán)期限到期之前沒有提交要求該三件在先申請的PCT國際申請。為了挽回上述損失，申請人后來向作為國際受理局的國知局提交了PCT國際申請，并且要求恢復上述三件在先申請的優(yōu)先權(quán)。由于該PCT國際申請的提交日期已經(jīng)超出了優(yōu)先權(quán)期限，但該提交日期仍然處于優(yōu)先權(quán)期限屆滿日期的2個月內(nèi)，從而可以請求恢復優(yōu)先權(quán)。

如前面表1可知，作為受理局時，國知局既可采用“適當注意”標準，也可采用“非故意”標準作為PCT優(yōu)先權(quán)恢復的條件；然而，歐專局只能采用“適當注意”標準，日本專利局對于優(yōu)先權(quán)期限于2023年4月1日之前屆滿的國際申請也采用“適當注意”標準。

基于上述情況以及后續(xù)對該PCT國際申請的海外布局需求，申請人采用了“適當注意”標準向國知局提交了一份恢復優(yōu)先權(quán)的請求書。在該恢復優(yōu)先權(quán)的請求書中，申請人清楚地表明其請求恢復優(yōu)先權(quán)的意愿，具體說明未能在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)提交國際申請的原因及事實經(jīng)過同時還提供證據(jù)支持，具體的證據(jù)包括：由第三方軟件公司發(fā)布的其專利管理系統(tǒng)的宣傳截圖、申請人使用上述專利管理系統(tǒng)的工作界面、申請人要求第三方軟件公司增加優(yōu)先權(quán)期限提醒功能的郵件溝通的截圖等等，由此證明上述優(yōu)先權(quán)時限提醒功能未被配置在專利管理系統(tǒng)上是該公司無法預測和事先采取措施避免的，而且證明上述PCT國際申請的情況屬于存在的孤立的錯誤，進而證明未及時提交PCT國際申請的該公司所不能預測的，更不是該公司故意的。

在國際階段提交上述請求后，申請人在一個多月后收到國知局同意恢復優(yōu)先權(quán)的決定（見下圖4和圖5），從而成功恢復了優(yōu)先權(quán)。

圖4 國知局關(guān)于恢復優(yōu)先權(quán)請求的決定

圖5 國知局恢復優(yōu)先權(quán)請求的原因

上述PCT國際申請進入歐洲階段和日本國家階段時，歐洲專利局和日本專利局均認可恢復優(yōu)先權(quán)。此外，上述PCT國際申請進入美國國家階段、新加坡國家階段和澳大利亞國家階段時，美國專利局、新加坡專利局和澳大利亞專利局也均認可恢復優(yōu)先權(quán)。

根據(jù)以上案例，當以國知局作為受理局提交PCT優(yōu)先權(quán)恢復時，為了在后續(xù)國家階段得到更多的國家和地區(qū)的專利局的認可，申請人盡可能選擇以“適當注意”標準提交恢復請求。在這種情況下，如果國知局認為滿足“適當注意”標準的證據(jù)不足，國知局會將其自動轉(zhuǎn)為 “非故意”標準。而且，如果國知局認為恢復請求的證據(jù)滿足“適當注意”標準并決定恢復優(yōu)先權(quán)，則有助于歐洲專利局接受該結(jié)論而不再重新審查。因此，對于中國申請人而言，盡量在國際階段請求國知局進行PCT優(yōu)先權(quán)恢復，而不要等到進入各個國家階段才請求恢復。

04  實踐策略

對于中國企業(yè)或個人來說，在提交中國專利申請之后，應盡早考慮是否有進行海外布局的需求，特別是未來產(chǎn)品有可能銷往海外市場時，更應當注重12個月的優(yōu)先權(quán)期限。

1、當企業(yè)擁有較多數(shù)量的專利時，建議采用專業(yè)監(jiān)控軟件進行時限監(jiān)控，以避免超期或遺漏。在平時的工作中，參與企業(yè)IP管理的工作人員對于任何與期限相關(guān)的內(nèi)容，可以通過郵件等方式留存溝通或交流的過程，從而便于在請求恢復優(yōu)先權(quán)時能夠提供相應的證據(jù)，證明申請人已經(jīng)采取了作為一名合理謹慎的申請人在這種情況下會采取的所有措施。比如，申請人按時提交過大量專利申請，具備良好的專利管理能力，并提供證明材料（專利證書、官方網(wǎng)站公布數(shù)據(jù)、專利申請量等）；申請人的系統(tǒng)管理著多件專利申請，并提供證據(jù)支持（系統(tǒng)說明書、系統(tǒng)截屏等）；針對該需要恢復優(yōu)先權(quán)的案件，申請人是按照常規(guī)的操作流程進行操作，沒有重大失誤，并提供證據(jù)支持（公司操作流程文件、系統(tǒng)截屏、辦公系統(tǒng)截屏等）。

2、當發(fā)現(xiàn)超過12個月的優(yōu)先權(quán)期限時，申請人應盡早與專業(yè)機構(gòu)或代理人聯(lián)系，以便了解受理局/指定局對PCT優(yōu)先權(quán)恢復的具體要求和時間限制，并配合提交充分合理的理由和嚴密充足的證據(jù)。提交充分合理的理由對于后續(xù)進入國家階段是否可以成功恢復優(yōu)先權(quán)至關(guān)重要。

3、申請人還可以請專利代理機構(gòu)或律師事務所進行專利時限的監(jiān)控，從而提供雙重保障。

總之，恢復專利優(yōu)先權(quán)是一項非常復雜的程序，需要申請人與專業(yè)人員合作完成，以共同制定最佳的恢復策略，同時專業(yè)人員可以幫助申請人準備必要的文件和證據(jù)，以提高PCT優(yōu)先權(quán)恢復的成功率。

注釋：
[1] https://www.wipo.int/pct/zh/texts/restoration.html，可查詢到所有成員國作為受理局和/或指定局是否接受優(yōu)先權(quán)恢復、恢復優(yōu)先權(quán)的標準以及費用
[2] Japan: Relaxation of requirements for restoration of rights due to the expiration of a procedural period, June 30, 2023

（原標題：PCT申請優(yōu)先權(quán)恢復——從案例分析到實踐策略）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：李穎 羅莎 柳沈律師事務所

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：PCT申請優(yōu)先權(quán)恢復——從案例分析到實踐策略（點擊標題查看原文）

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