擴(kuò)大專利權(quán)保護(hù)范圍的秘密武器——分案申請(qǐng)

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“本文將對(duì)分案申請(qǐng)的法律規(guī)定、分案申請(qǐng)價(jià)值和作用、分案申請(qǐng)的條件和要求及注意事項(xiàng)進(jìn)行介紹?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：李績(jī) 北京瑞盛銘杰知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所創(chuàng)始人

摘要

分案申請(qǐng)是一個(gè)專利申請(qǐng)的規(guī)則，分案申請(qǐng)?jiān)谟行U(kuò)大保護(hù)范圍以及實(shí)現(xiàn)專利權(quán)人專利戰(zhàn)略意圖方面具有重要作用，本文介紹分案申請(qǐng)的法律規(guī)定、分案申請(qǐng)價(jià)值和作用、分案申請(qǐng)的條件和要求及注意事項(xiàng)，通過這些介紹，希望發(fā)明人和代理師可以更好的了解分案申請(qǐng)并有效運(yùn)用。

引言

分案申請(qǐng)案例分享：某申請(qǐng)人于2017年11月28日提出一項(xiàng)發(fā)明申請(qǐng)：CN201711213094.0 《一種增強(qiáng)環(huán)保硅藻泥涂料的制備方法》；該申請(qǐng)于2018年7月18日收到《辦理登記手續(xù)通知書》；該申請(qǐng)人于2018年8月2日基于該申請(qǐng)的說明書，又提出了2件分案申請(qǐng)：1、CN201810940858.4  一種增強(qiáng)環(huán)保硅藻泥涂料的制備工藝 2、CN201810939847.4  一種用于增強(qiáng)環(huán)保的硅藻泥涂料的制備方法；經(jīng)國(guó)家專利局實(shí)質(zhì)審查，上述兩件分案申請(qǐng)分別于2020年6月3日和2020年7月6日收到《辦理登記手續(xù)通知書》。這是一個(gè)典型的主動(dòng)分案申請(qǐng)，我們來看下中國(guó)專利申請(qǐng)中的分案申請(qǐng)現(xiàn)狀，從下圖可以看出，邱則有是中國(guó)申請(qǐng)人中申請(qǐng)分案申請(qǐng)最多的申請(qǐng)人，排名第八的是華為公司，其他的均為國(guó)外公司在中國(guó)的申請(qǐng)，國(guó)外公司為何對(duì)分案申請(qǐng)如此鐘情，分案申請(qǐng)的法律規(guī)定是啥，有何價(jià)值和作用，分案申請(qǐng)如何做，有哪些注意問題，我們逐一解讀。

一、分案申請(qǐng)的法律規(guī)定和種類

法律規(guī)定：我國(guó)《專利法實(shí)施細(xì)則》四十二條規(guī)定，一件專利申請(qǐng)包括兩項(xiàng)以上發(fā)明的，申請(qǐng)人可以自收到專利局對(duì)原申請(qǐng)作出授予專利權(quán)通知書之日起兩個(gè)月期限屆滿之前提出分案申請(qǐng)。

這是專利法實(shí)施細(xì)則的規(guī)定：分案申請(qǐng)將不屬于一個(gè)總的發(fā)明構(gòu)思的兩項(xiàng)以上的發(fā)明分案提出專利的申請(qǐng)。當(dāng)專利局認(rèn)為專利申請(qǐng)不符合申請(qǐng)單一性的原則時(shí)，就會(huì)通知申請(qǐng)人在指定的期限內(nèi)將其申請(qǐng)分案。

分案申請(qǐng)的種類：分案申請(qǐng)大致可以分為主動(dòng)分案和被動(dòng)分案兩類：

被動(dòng)分案：原始申請(qǐng)中含有兩項(xiàng)或以上發(fā)明，這兩個(gè)發(fā)明的主要技術(shù)特征明顯不同，因此不能在一個(gè)專利中獲得保護(hù)，需要分案申請(qǐng)進(jìn)行保護(hù)，例如原始申請(qǐng)是一個(gè)發(fā)酵乳飲料方法發(fā)明，但申請(qǐng)方案中含有一個(gè)罐裝設(shè)備，此罐裝設(shè)備的技術(shù)特征和發(fā)酵乳飲料方法沒有共同特征，因此需要提出分案申請(qǐng)；通常此類申請(qǐng)是在審查員提醒或后期自行提出的分案申請(qǐng)。

主動(dòng)申請(qǐng)：原始專利申請(qǐng)中只有一項(xiàng)發(fā)明，但由于專利授權(quán)或駁回導(dǎo)致權(quán)利要求沒有得到保護(hù)，因此通過提出和原始申請(qǐng)同樣主題但權(quán)利要求范圍有所調(diào)整的發(fā)明創(chuàng)造，這類發(fā)明不會(huì)存在專利法實(shí)施細(xì)則所言的單一性問題，發(fā)明人主要是為了獲得合適權(quán)利要求保護(hù)的發(fā)明專利而提出分案申請(qǐng)。

二、分案申請(qǐng)的價(jià)值和作用

1、分案申請(qǐng)享有原申請(qǐng)(第一次提出的申請(qǐng)，即母案)的申請(qǐng)日：如果原申請(qǐng)有優(yōu)先權(quán)要求的，分案申請(qǐng)可以保留原申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日。這樣可以與原始申請(qǐng)一樣中間階段公開文獻(xiàn)的影響。

2、增加專利保護(hù)范圍：分案申請(qǐng)可以重新構(gòu)置權(quán)利要求，因此具有增加授權(quán)文本中沒有內(nèi)容的作用，從而可以將原說明書或原始權(quán)利要求被否決的部分再購(gòu)置進(jìn)入權(quán)利要求書，爭(zhēng)取更大范圍授權(quán)保護(hù)。

3、增大授權(quán)率：即可在駁回復(fù)審階段刪除一些不利于專利審查的部分，從而實(shí)現(xiàn)了授權(quán)率的提高；或者可解決發(fā)明創(chuàng)造存在單一性缺陷的問題。

4、增加公平審查機(jī)會(huì)：分案申請(qǐng)一般會(huì)安排不同審查員重新審查，從而有機(jī)會(huì)消除部分專利審查員偏見問題，由于專利審查是采取隨機(jī)派件的方式分配審查員的，分案申請(qǐng)就等于有機(jī)會(huì)“更換”了審查員。

5、利于專利布局“保密”：申請(qǐng)人如果前期把一個(gè)系列專利“打包”進(jìn)行申請(qǐng)、并在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候再進(jìn)行分案申請(qǐng)，最直接的效果就是可以迷惑競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

三、分案申請(qǐng)的條件要求和注意事項(xiàng)

A分案申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)具備以下條件：

1、分案申請(qǐng)的發(fā)明人也應(yīng)當(dāng)是原申請(qǐng)的發(fā)明人或者是其中的部分成員；
2、分案申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)以原申請(qǐng)(第一次提出的申請(qǐng))為基礎(chǔ)提出；
3、原申請(qǐng)尚未獲得授權(quán)，處于專利申請(qǐng)有效期間或者駁回復(fù)審有限期內(nèi)；
4、申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)自收到授予專利權(quán)通知之日起2個(gè)月內(nèi)或在申請(qǐng)階段提出。

B 申請(qǐng)要求

1、提出分案申請(qǐng)的，可以保留原申請(qǐng)日，享有優(yōu)先權(quán)的，可以保留優(yōu)先權(quán)日，但是不得超過原申請(qǐng)公開的范圍。
2、分案申請(qǐng)的請(qǐng)求書中應(yīng)當(dāng)寫明原申請(qǐng)的申請(qǐng)?zhí)柵c申請(qǐng)日。在提出時(shí)，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)提交原申請(qǐng)文件副本；原申請(qǐng)享有優(yōu)先權(quán)的，應(yīng)當(dāng)提交原申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)文件副本。
3、對(duì)于已提過分案申請(qǐng)，申請(qǐng)人需要針對(duì)該分案申請(qǐng)?jiān)俅翁岢龇职干暾?qǐng)的，還應(yīng)當(dāng)在原申請(qǐng)的申請(qǐng)?zhí)柡蟮睦ㄌ?hào)內(nèi)填寫該分案申請(qǐng)的申請(qǐng)?zhí)枴?br/>4、發(fā)明專利的分案申請(qǐng)不得改變?cè)暾?qǐng)的類別。
5、發(fā)明專利的分案申請(qǐng)不得改變?cè)暾?qǐng)的申請(qǐng)人，不相同的，應(yīng)當(dāng)提交權(quán)利轉(zhuǎn)移證明材料。
6、分案申請(qǐng)除應(yīng)當(dāng)提交申請(qǐng)文件外，還應(yīng)當(dāng)提交原申請(qǐng)的申請(qǐng)文件副本以及原申請(qǐng)中與本分案申請(qǐng)有關(guān)的其他文件副本，如優(yōu)先權(quán)文件副本。

專利分案申請(qǐng)的注意事項(xiàng)：

1、提出分案申請(qǐng)時(shí)應(yīng)該在專利請(qǐng)求書的該欄中予以聲明。
2.提出分案申請(qǐng)的應(yīng)當(dāng)在本欄內(nèi)填明原申請(qǐng)的申請(qǐng)?zhí)?、申?qǐng)日。原申請(qǐng)的申請(qǐng)日即為分案申請(qǐng)的申請(qǐng)日。對(duì)于已提出過分案申請(qǐng)，申請(qǐng)人需要針對(duì)該分案申請(qǐng)?jiān)俅翁岢龇职干暾?qǐng)的，還應(yīng)當(dāng)填寫所對(duì)應(yīng)的分案申請(qǐng)?zhí)?。如果原申?qǐng)是進(jìn)入國(guó)家階段的國(guó)際申請(qǐng)的，則申請(qǐng)人還應(yīng)當(dāng)在所填寫的原申請(qǐng)的中國(guó)申請(qǐng)?zhí)柡蠹右焕ㄌ?hào)，并在該括號(hào)內(nèi)注明該國(guó)際申請(qǐng)?zhí)枴?br/>3、分案申請(qǐng)的內(nèi)容不得超出原申請(qǐng)記載的范圍，如果超出后又不愿刪去的，分案申請(qǐng)將會(huì)被駁回。
4、分案申請(qǐng)的各種法定期限，例如提出實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求的期限，都是從原申請(qǐng)日起算。如果原申請(qǐng)是享有優(yōu)先權(quán)的，則實(shí)審請(qǐng)求期限應(yīng)從優(yōu)先權(quán)日起計(jì)算。對(duì)于已經(jīng)屆滿或者自分案申請(qǐng)遞交日起至期限屆滿日不足兩個(gè)月的各種期限，申請(qǐng)人可以自分案申請(qǐng)遞交日起兩個(gè)月內(nèi)或者自收到受理通知書之日起15日內(nèi)補(bǔ)辦各種手續(xù)。期滿未補(bǔ)辦的，該分案申請(qǐng)將被視為撤回。分案申請(qǐng)還應(yīng)當(dāng)按照一件新申請(qǐng)的要求，繳納申請(qǐng)費(fèi)并且在上述規(guī)定期限內(nèi)繳納已經(jīng)到期的各種費(fèi)用，例如發(fā)明專利申請(qǐng)的分案申請(qǐng)的實(shí)審費(fèi)。
5、再次分案申請(qǐng)：分案在特定條件下可以再次分案，該特定條件包括：首次分案的母案處于可分案的狀態(tài)；首次分案申請(qǐng)收到審查員發(fā)出的指明了單一性缺陷的審查意見或者分案通知書。

附錄：RSMK公司分案申請(qǐng)案例

參考文獻(xiàn)：
《中華人民共和國(guó)專利法》第四次修改
《專利審查指南》2019年修訂
《中華人民共和國(guó)專利法實(shí)施細(xì)則》2010年修訂

（原標(biāo)題：擴(kuò)大專利權(quán)保護(hù)范圍的秘密武器——分案申請(qǐng)）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：李績(jī) 北京瑞盛銘杰知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所創(chuàng)始人

編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：擴(kuò)大專利權(quán)保護(hù)范圍的秘密武器——分案申請(qǐng)（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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