如何理解發(fā)明創(chuàng)造性評價中現(xiàn)有技術的改進動機｜張寶榮 沈英瑩

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“本文從一個實際案例出發(fā)，對現(xiàn)有技術的改進動機進行探討?！?br/>

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：張寶榮 沈英瑩 中國貿促會專利商標事務所

摘要 >>

現(xiàn)有技術是否存在技術啟示以使本領域技術人員有動機改進現(xiàn)有技術是創(chuàng)造性評判中的一個難點，本文從一個實際案例出發(fā)，對現(xiàn)有技術的改進動機進行探討，以期給相關人員提供一定的參考。

關鍵詞：創(chuàng)造性判斷  現(xiàn)有技術 技術缺陷 改進動機

PART01
引言

對于發(fā)明專利申請，專利法第二十二條第三款規(guī)定，創(chuàng)造性是指與現(xiàn)有技術相比，該發(fā)明具有突出的實質性特點和顯著的進步?！秾＠麑彶橹改稀返诙糠值谒恼逻M一步規(guī)定了“發(fā)明有突出的實質性特點，是指對所屬技術領域的技術人員來說，發(fā)明相對于現(xiàn)有技術是非顯而易見的。如果發(fā)明是所屬技術領域的技術人員在現(xiàn)有技術的基礎上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以得到的，則該發(fā)明是顯而易見的，也就不具備突出的實質性特點”。

在判斷要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術是否顯而易見時，通常采用“三步法”進行判斷，判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現(xiàn)有技術中是否給出將區(qū)別特征應用到該最接近的現(xiàn)有技術以解決其存在的技術問題的啟示，這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現(xiàn)有技術并獲得要求保護的發(fā)明。如果現(xiàn)有技術存在這種技術啟示，則發(fā)明是顯而易見的，不具有突出的實質性特點。下述情況，通常認為現(xiàn)有技術中存在上述技術啟示: （i）所述區(qū)別特征為公知常識;（ii）所述區(qū)別特征為與最接近的現(xiàn)有技術相關的技術手段: （iii）所述區(qū)別特征為另一份對比文件中披露的相關技術手段，該技術手段在該對比文件中所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中為解決該重新確定的技術問題所起的作用相同。

在實際的專利審查過程中，關于本領域技術人員是否有動機對該最接近的現(xiàn)有技術進行改進以獲得要求保護的發(fā)明是創(chuàng)造性評判中常見的疑難問題，申請人和審查員在這個問題上常常會產生分歧。

在這里，筆者從一個案例出發(fā)，探討在進行創(chuàng)造性評判中如何理解現(xiàn)有技術是否給出改進動機，簡言之，探討現(xiàn)有技術的改進動機的來源的問題，以消除工作過程中形成的某些錯誤的思維定式，也給讀者提供一些不同的爭辯思路。

PART02
具體案例分析

下面結合一個案例來進行具體說明。該案例為（2019）最高法知行終76號。

2.1案例陳述

涉案申請的發(fā)明名稱為“用于預防或抑制艱難梭菌感染的療法”，該申請經過下述流程：駁回決定（申請人不服，提復審）?復審決定（復審委——維持駁回決定）? 一審（申請人不服復審決定，提起訴訟，北京知產法院——駁回申請人訴訟請求）? 二審（申請人不服上訴，最高院——駁回上訴，維持原判）。

2.1.1 涉案申請以及相關對比文件的簡介

涉案申請的權利要求1要求保護一種抗體組合物，其特征在于，

（1）所述抗體組合物包括綿羊抗體，

（2）用于預防或治療艱難梭菌（C.difficile）感染，

（3）所述抗體結合并中和艱難梭菌毒素A和艱難梭菌毒素B，

（4）所述預防或治療通過口服遞送所述抗體組合物來進行，

其中，綿羊抗體為以綿羊為宿主產生的抗體。

對比文件1公開了下述內容：（1）口服抗艱難梭菌毒素A（以下簡稱毒素A）和艱難梭菌毒素B（以下簡稱毒素B）的重組抗原表位的禽類抗體用于治療艱難梭菌相關疾?。–DAD）；（2）以母雞為宿主，利用毒素A和毒素B的中和抗原表位免疫禽類制備具有中和作用的多克隆抗體，該抗體具有有效的治療效果。

對比文件3涉及酶聯(lián)免疫吸附試驗檢測艱難梭菌A毒素，其中，從艱難梭菌中提取并純化獲得精制A毒素，通過綿羊抗A毒素免疫血清獲得羊抗艱難梭菌A毒素。即，對比文件3公開了以綿羊為宿主制備抗體。

為了能夠清晰地表示涉案申請和對比文件1的區(qū)別技術特征而制作下表。

涉案申請與對比文件1的對比

2.1.2 一審判決

一審判決認為：涉案申請權利要求1與對比文件1的區(qū)別技術特征為：權利要求1的抗體來源于綿羊，而對比文件1中抗體來源于母雞?；谏鲜鰠^(qū)別技術特征，一審法院確認本申請權利要求1實際所要解決的技術問題是提供另外一種免疫宿主制備抗體。由于對比文件3公開了一種抗艱難梭菌毒素的抗體，其可以來自綿羊，客觀上公開了針對艱難梭菌，可以采用綿羊進行免疫產生所述多克隆抗體的技術啟示。在對比文件1的基礎上結合對比文件3和本領域常規(guī)技術手段得出本申請權利要求1所要求保護的技術方案是顯而易見的。由此，駁回專利申請人的訴訟請求。

2.1.3 申請人的上訴理由

專利申請人不服一審判決而提出上訴請求，上訴請求的理由如下所述：

（一）被訴決定和原審判決對于區(qū)別技術特征的認定存在錯誤。本申請技術方案與對比文件1相比，兩者的主要區(qū)別技術特征是母雞抗體和綿羊抗體；以及所述抗體結合并中和艱難梭菌A和艱難梭菌B。

（二）本申請與對比文件1近似于并列的技術方案，本申請?zhí)峁┡c已知方案具有相同或類似的替代方案，或者提供一種更高抗體效價的替代方案。本申請實際解決的技術問題不是提供另外一種免疫宿主制備抗體，實際上解決的技術問題是提供一種通過口服遞送用于預防或治療艱難梭菌感染的抗體組合物。

（三）原審判決沒有證據說明對比文件1存在什么缺點或不足需要進行何改進，沒有說明對比文件3有什么優(yōu)點，沒有評述本領域普通技術人員改進對比文件1的動機基礎。

2.1.4 二審判決

二審判決認為：對比文件1與本申請都屬于生物制藥發(fā)明，是最接近的現(xiàn)有技術。本申請權利要求1與對比文件1相比，區(qū)別技術特征在于組合物中包含的不同抗體即母雞抗體、綿羊抗體。因此，權利要求1與對比文件1的區(qū)別技術特征實質在于選擇不同的免疫宿主制備抗體。

依據創(chuàng)造性判斷的三個步驟，發(fā)明實際解決的技術問題是本領域技術人員在發(fā)明相對于最接近的現(xiàn)有技術存在的區(qū)別技術特征的基礎上，以該區(qū)別技術特征在要求保護的發(fā)明中所能達到的技術效果確定。

本申請說明書記載：本領域中存在對于能夠特別地解決艱難梭菌感染CDI的新型治療法/藥物的需要。本申請解決了上述問題的一個或者多個。本申請的抗體療法提供了超越其他療法的明顯優(yōu)勢，因為其能夠抑制艱難梭菌的一種或多種毒素的生物作用，同時對患者具有極小的或低的免疫原作用，并且本申請的抗體可以非常高的毒素中和效價來產生。上述區(qū)別在權利要求1的技術方案中實際解決的技術問題是，實現(xiàn)抗體組合物具有低免疫原性和高效價的效果。

關于本領域技術人員是否有動機改進對比文件1，二審決定認為，對比文件1公開了來源于母雞的多克隆抗體。相比于母雞來源的抗體用于哺乳動物，綿羊為更理想的哺乳動物免疫宿主，其可以產生大量的抗血清，可作為生產治療類抗體常規(guī)使用的免疫宿主，而且制備免疫血清為本領域的常規(guī)技術手段。為了尋找低免疫原性和高效價的效果的另外一個宿主，本領域技術人員有動機嘗試選擇綿羊作為免疫宿主。對比文件3存在將綿羊作為免疫宿主可以用于制備艱難梭菌毒素A的抗體的技術教導。由此，二審決定對于本領域技術人員沒有改進動機對比文件1的主張不予支持。

2.2最高法的裁判觀點

對于上述案例，最高法給出其裁判要旨：依照創(chuàng)造性判斷的三個步驟，是否對于現(xiàn)有技術進行改進，并非單獨判斷現(xiàn)有技術是否存在缺陷，即便現(xiàn)有技術在實際實施應用中沒有缺陷或改進的必要，也不能排除本領域技術人員為解決一定的技術問題，對該現(xiàn)有技術進行改進，其會成為后續(xù)研究的基礎。是否存在對現(xiàn)有技術進行改進的動機，要從區(qū)別技術特征以及發(fā)明實際需要解決的技術問題出發(fā)進行判斷。當現(xiàn)有技術整體上存在將區(qū)別技術特征應用于最接近的現(xiàn)有技術以解決其存在的技術問題的技術啟示，使得本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現(xiàn)有技術，則發(fā)明是顯而易見的，不具有突出的實質性特點。

基于該裁判觀點，最高法做出終審判決：駁回上訴，維持原判。（原判主文：駁回專利申請人（英國衛(wèi)生部、麥克羅弗姆有限公司）的訴訟請求。第121331號復審決定主文：維持國家知識產權局對本申請作出的駁回決定。）

PART03
案例的啟示

筆者注意到，上述案例中的專利申請人在不服一審判決而提出上訴請求時，主要上訴理由之一是本申請的技術方案是與對比文件1近似的并列的技術方案，沒有證據說明對比文件1存在什么缺點或不足需要改進，因此本領域技術人員沒有動機對其進行改進（詳情請參照上述的2.1.3 申請人的上訴理由）。

筆者在多年從事專利代理的過程中，在爭辯創(chuàng)造性時，有時也會以最接近的對比文件本身不存在本申請要解決的技術問題，從而本領域技術人員不會有對其進行改進的動機為爭辯理由。

根據上述案例，筆者認識到了：最接近的現(xiàn)有技術是否存在缺陷或改進的必要，并不是引導本領域技術人員對其進行改進的唯一動機來源。是否有動機改進最接近的現(xiàn)有技術，關鍵還是要從區(qū)別技術特征以及發(fā)明實際需要解決的技術問題出發(fā)進行判斷。即便最接近的現(xiàn)有技術在實際實施應用中沒有缺陷或改進的必要，也不能排除本領域技術人員為解決一定的技術問題。如果現(xiàn)有技術中公開了區(qū)別技術特征，并且該區(qū)別技術特征在現(xiàn)有技術中所起的作用與在本申請中所起的作用相同，本領域的技術人員在面對本申請的技術問題時就能夠從現(xiàn)有技術中獲得技術啟示，對該最接近的現(xiàn)有技術進行改進。由此可見，本領域的技術人員對最接近的現(xiàn)有技術改進的動機主要來源于：現(xiàn)有技術中記載有能夠解決本申請技術問題的技術手段和技術效果。

在上述案例中，對比文件3公開了一種可來自綿羊的抗艱難梭菌毒素的抗體，而且，綿羊相對于母雞為更理想的哺乳動物免疫宿主，綿羊來源的抗體具有低免疫原性和高效價的效果是本領域的公知常識。本領域的技術人員面對實現(xiàn)抗體組合物具有低免疫原性和高效價的效果的技術問題時，有動機嘗試選擇綿羊作為免疫宿主。因此，盡管對比文件1在實際實施應用中沒有缺陷，但由于綿羊來源的抗體具有低免疫原性和高效價的效果是本領域的公知常識，本領域的技術人員仍有動機對最接近的現(xiàn)有技術進行改進，以解決本申請的技術問題。

然而，根據最高法給出其裁判要旨：即便現(xiàn)有技術在實際實施應用中沒有缺陷或改進的必要，也不能排除本領域技術人員為解決一定的技術問題，對該現(xiàn)有技術進行改進，其會成為后續(xù)研究的基礎。最高院在裁判要旨中使用雙重否定的措辭“不能排除”也意味著在某些特定的情形下“現(xiàn)有技術在實際實施應用中沒有缺陷”也可以作為創(chuàng)造性爭辯的理由。例如：如果認識到要解決的技術問題本身超出本領域的技術人員的能力。在這種情況下，即使現(xiàn)有技術公開了區(qū)別技術特征，本領域的技術人員也沒有動機對最接近的現(xiàn)有技術進行改進。

典型的案例是：權利要求 1：一種印刷設備，其特征是部件 A 采用不易變形的材料 B。說明書背景技術部分說明了現(xiàn)有印刷設備的缺陷是印刷時紙張跑偏，發(fā)明人發(fā)現(xiàn)紙張跑偏的原因是印刷機使用一段時間后其中的部件 A 產生變形。對比文件 1 公開了類似的印刷設備，具有部件 A。權利要求 1 要求保護的技術方案與現(xiàn)有技術的區(qū)別在于部件 A 使用材料 B 制造。使用材料 B 制造的零部件具有更好的剛性或不易變形是公知常識?，F(xiàn)有技術中沒有公開印刷機使用一段時間后其中部件 A 產生變形會造成紙張跑偏。由于印刷機具有大量的部件，發(fā)現(xiàn)部件A的變形會造成紙張跑偏并非是顯而易見的，因此認識到要解決的技術問題需要創(chuàng)造性的勞動。

由此可見，在判斷權利要求是否具有創(chuàng)造性時，需要詳細對比專利申請與最接近的現(xiàn)有技術的要解決的技術問題、采用的技術方案、達到的技術效果，能夠重新確認專利申請與最接近的現(xiàn)有技術的區(qū)別技術特征以及實際上要解決的技術問題。當最接近的現(xiàn)有技術不存在本申請要解決的技術問題時，可以進一步分析本申請實際要解決的技術問題對于本領域的技術人員是否是顯而易見的？如果認識到要解決的技術問題本身需要付出創(chuàng)造性勞動，在這種情況下，即使現(xiàn)有技術公開了區(qū)別技術特征，本領域的技術人員也沒有動機對最接近的現(xiàn)有技術進行改進。如果要解決的技術問題是本領域的常規(guī)需求或者是本領域的常見問題，則僅僅爭辯最接近現(xiàn)有技術在實際實施應用中沒有缺陷而導致本領域的技術人員沒有動機進行改進是缺乏說服力的。

（原標題：如何理解發(fā)明創(chuàng)造性評價中現(xiàn)有技術的改進動機）

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：張寶榮 沈英瑩 中國貿促會專利商標事務所

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：如何理解發(fā)明創(chuàng)造性評價中現(xiàn)有技術的改進動機｜張寶榮 沈英瑩（點擊標題查看原文）

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