最高院改判：探究何為本國(guó)優(yōu)先權(quán)的“首次申請(qǐng)”

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“優(yōu)先權(quán)制度不僅避免他人在專利申請(qǐng)國(guó)之外的其他國(guó)家搶占專利申請(qǐng)人相同主題的專利申請(qǐng)，也會(huì)避免專利申請(qǐng)人的后續(xù)申請(qǐng)不會(huì)因自己的在先申請(qǐng)公開而喪失新穎性?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：唐淑英

為什么會(huì)有優(yōu)先權(quán)制度？

專利優(yōu)先權(quán)制度起源于1883年3月20日在法國(guó)巴黎簽訂的《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》（簡(jiǎn)稱《巴黎公約》）。制定專利優(yōu)先權(quán)制度的目的是為了方便專利申請(qǐng)人向不同的國(guó)家申請(qǐng)專利，對(duì)首次申請(qǐng)日進(jìn)行固定，后續(xù)專利申請(qǐng)享有首次申請(qǐng)的申請(qǐng)日。優(yōu)先權(quán)制度不僅避免他人在專利申請(qǐng)國(guó)之外的其他國(guó)家搶占專利申請(qǐng)人相同主題的專利申請(qǐng)，也會(huì)避免專利申請(qǐng)人的后續(xù)申請(qǐng)不會(huì)因自己的在先申請(qǐng)公開而喪失新穎性。

法律、部門規(guī)章指引看這里！

現(xiàn)行《專利法》第二十九條規(guī)定：

【外國(guó)優(yōu)先權(quán)】申請(qǐng)人自發(fā)明或者實(shí)用新型在外國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起十二個(gè)月內(nèi)，或者自外觀設(shè)計(jì)在外國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起六個(gè)月內(nèi)，又在中國(guó)就相同主題提出專利申請(qǐng)的，依照該外國(guó)同中國(guó)簽訂的協(xié)議或者共同參加的國(guó)際條約，或者依照相互承認(rèn)優(yōu)先權(quán)的原則，可以享有優(yōu)先權(quán)。

【本國(guó)優(yōu)先權(quán)】申請(qǐng)人自發(fā)明或者實(shí)用新型在中國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起十二個(gè)月內(nèi)，或者自外觀設(shè)計(jì)在中國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起六個(gè)月內(nèi)，又向國(guó)務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請(qǐng)的，可以享有優(yōu)先權(quán)。

專利審查指南第二部分第八章第4.6.2節(jié)規(guī)定了實(shí)審程序中核實(shí)優(yōu)先權(quán)的一般原則，審查員應(yīng)當(dāng)在初步審查部門審查的基礎(chǔ)上核實(shí)：

（1）作為要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)的在先申請(qǐng)是否涉及與要求優(yōu)先權(quán)的在后申請(qǐng)相同的主題；

（2）該在先申請(qǐng)是否是記載了同一主題的首次申請(qǐng)；

（3）在后申請(qǐng)的申請(qǐng)日是否在在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日起十二個(gè)月內(nèi)，根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第三十六條恢復(fù)優(yōu)先權(quán)的除外。

問題的提出：什么是“首次申請(qǐng)”？

從上述涉及優(yōu)先權(quán)的法條和指南章節(jié)內(nèi)容，可獲知在后申請(qǐng)享有優(yōu)先權(quán)的四個(gè)關(guān)鍵詞：申請(qǐng)人、相同主題、十二個(gè)月/六個(gè)月、首次申請(qǐng)。本文將探討“首次申請(qǐng)”相關(guān)概念在不同角度下可能產(chǎn)生的理解差異。

“首次申請(qǐng)”的“首次”是時(shí)間屬性還是地域?qū)傩裕?br/>

假設(shè)情形（1）：申請(qǐng)人張三2023年10月在美國(guó)首次提出發(fā)明申請(qǐng)A，又于2024年1月“首次在中國(guó)”提出發(fā)明申請(qǐng)B，后面又于2024年6月在中國(guó)提出后續(xù)發(fā)明申請(qǐng)C（發(fā)明申請(qǐng)A、B、C均為相同主題的申請(qǐng)）。張三以中國(guó)發(fā)明申請(qǐng)C作為在后申請(qǐng)，要求享有中國(guó)發(fā)明申請(qǐng)B這一在先申請(qǐng)的本國(guó)優(yōu)先權(quán)。那么實(shí)審程序的審查員在檢索到2023年10月本人張三的美國(guó)發(fā)明申請(qǐng)A時(shí)，會(huì)不會(huì)因?yàn)閺埲岢龅氖潜緡?guó)優(yōu)先權(quán)，就認(rèn)為作為本國(guó)優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國(guó)發(fā)明申請(qǐng)B的確是國(guó)內(nèi)首次提出而得出該本國(guó)優(yōu)先權(quán)成立的結(jié)論？

還可以繼續(xù)展開討論，“首次申請(qǐng)”是指張三本人作為申請(qǐng)人提出的“首次申請(qǐng)”，還是就相同主題早于張三提出的他人申請(qǐng)也能稱為“首次申請(qǐng)”？這樣一來，上述案例又簡(jiǎn)單變形成以下情形（2）：申請(qǐng)人張三于2024年1月首次在中國(guó)提出發(fā)明申請(qǐng)B，后面又于2024年6月在中國(guó)提出后續(xù)發(fā)明申請(qǐng)C（發(fā)明申請(qǐng)B、C均為相同主題的申請(qǐng)）。張三以中國(guó)發(fā)明申請(qǐng)C要求享有中國(guó)發(fā)明申請(qǐng)B的申請(qǐng)日為優(yōu)先權(quán)日，提出本國(guó)優(yōu)先權(quán)。但審查員在實(shí)審階段檢索到2023年10月李四在美國(guó)提出的發(fā)明申請(qǐng)A，該申請(qǐng)A與中國(guó)發(fā)明申請(qǐng)B具有相同主題。此時(shí)，由于李四更早的美國(guó)發(fā)明申請(qǐng)A的存在，審查員會(huì)不會(huì)認(rèn)為張三作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國(guó)發(fā)明申請(qǐng)B不能作為“首次申請(qǐng)”，從而認(rèn)定該本國(guó)優(yōu)先權(quán)不成立呢？

下面我們通過一件經(jīng)發(fā)明專利無效宣告到一審，然后二審又推翻無效宣告決定和一審裁判的“電動(dòng)獨(dú)輪自行車”案來深入理解優(yōu)先權(quán) “首次申請(qǐng)”的概念，從而思考司法/行政程序中對(duì)“首次申請(qǐng)”的認(rèn)定是否標(biāo)準(zhǔn)一致？

前情提示：針對(duì)具有優(yōu)先權(quán)專利的無效策略

目前行業(yè)內(nèi)一套行之有效的無效策略便是先打掉優(yōu)先權(quán)日，再利用申請(qǐng)日前公開的現(xiàn)有技術(shù)或者“申請(qǐng)?jiān)谇?公開在后”的抵觸申請(qǐng)，通過新穎性或創(chuàng)造性成功無效目標(biāo)專利。適用到本案，能否打掉優(yōu)先權(quán)是利用現(xiàn)有證據(jù)通過創(chuàng)造性來無效目標(biāo)專利的關(guān)鍵前置步驟。在優(yōu)先權(quán)是否成立這一爭(zhēng)議焦點(diǎn)上，從無效宣告雙方當(dāng)事人角度，再到一審、二審法院的裁判觀點(diǎn)，又都是怎樣的？

案情介紹：

申請(qǐng)人陳A就相同主題于2009年10月29日向美國(guó)專利商標(biāo)局遞交了美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)和2011年9月15日遞交了美國(guó)專利申請(qǐng)。申請(qǐng)人陳B于2011年4月1日向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出專利申請(qǐng)，該專利申請(qǐng)以申請(qǐng)人陳B在中國(guó)的另一件在先申請(qǐng)要求享有本國(guó)優(yōu)先權(quán)，優(yōu)先權(quán)日為2010年9月6日。作為在后申請(qǐng)的該專利申請(qǐng)于2013年8月21日公告授權(quán)。2017年5月18日專利權(quán)人陳B向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出著錄項(xiàng)目變更，發(fā)明人由原來的“陳B”變更為“陳A”，后國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局審批同意該著錄項(xiàng)目變更，將本專利的發(fā)明人由原來的“陳B”變更為“陳A”。

三方無效請(qǐng)求人向原國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員提出無效宣告請(qǐng)求，均認(rèn)為該專利的本國(guó)優(yōu)先權(quán)不成立，基于此，提交的證據(jù)可以作為現(xiàn)有技術(shù)評(píng)述本專利部分權(quán)利要求的創(chuàng)造性。而關(guān)于“本國(guó)優(yōu)先權(quán)”是否成立，雙方爭(zhēng)議內(nèi)容和最終合議組的決定都圍繞著“首次申請(qǐng)”這一焦點(diǎn)開展。

發(fā)明專利無效宣告階段

根據(jù)專利復(fù)審委員會(huì)2018年5月22日作出的第36591號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定，關(guān)于優(yōu)先權(quán)“首次申請(qǐng)”雙方當(dāng)事人的觀點(diǎn)展示和最后合議組意見如下：

無效請(qǐng)求人主張本專利不能享有本國(guó)優(yōu)先權(quán)的理由：本國(guó)優(yōu)先權(quán)規(guī)定中的“首次申請(qǐng)”應(yīng)當(dāng)是世界范圍內(nèi)的第一次申請(qǐng)。優(yōu)先權(quán)規(guī)定下的申請(qǐng)人包括申請(qǐng)人與其權(quán)利繼受人。本案中專利權(quán)人陳B明確承認(rèn)與美國(guó)專利申請(qǐng)的陳A是屬于權(quán)利人與繼受人關(guān)系。美國(guó)專利申請(qǐng)公開文本包含的美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)的申請(qǐng)日均早于被本專利要求本國(guó)優(yōu)先權(quán)的中國(guó)在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日，由此可知中國(guó)在先申請(qǐng)不是相同主題的首次申請(qǐng)，美國(guó)專利申請(qǐng)包含的臨時(shí)申請(qǐng)才是本專利相關(guān)技術(shù)的首次申請(qǐng)。因此本專利不能享有本國(guó)優(yōu)先權(quán)。

專利權(quán)人主張本專利所要求的本國(guó)優(yōu)先權(quán)成立的理由：對(duì)于本國(guó)優(yōu)先權(quán)，被要求優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)，應(yīng)該是在中國(guó)范圍內(nèi)的第一次申請(qǐng)，而非請(qǐng)求人提到的世界范圍內(nèi)的第一次申請(qǐng)。本專利的申請(qǐng)人和專利權(quán)人都是陳B，而美國(guó)專利申請(qǐng)人是陳A，兩者的申請(qǐng)人不同。對(duì)于本專利的申請(qǐng)人陳B而言，作為本專利優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國(guó)在先申請(qǐng)是相同主題在中國(guó)范圍內(nèi)的第一次申請(qǐng)，因此本專利可以享有本國(guó)優(yōu)先權(quán)。

關(guān)于優(yōu)先權(quán)是否成立的雙方爭(zhēng)辯焦點(diǎn)可以歸納為：本國(guó)優(yōu)先權(quán)規(guī)定中的“首次申請(qǐng)”應(yīng)當(dāng)是世界范圍內(nèi)的第一次申請(qǐng)，還是在中國(guó)范圍內(nèi)的第一次申請(qǐng)？

合議組意見：本國(guó)優(yōu)先權(quán)的成立條件應(yīng)當(dāng)與外國(guó)優(yōu)先權(quán)的成立條件同樣適用《巴黎公約》的規(guī)定。專利法第29條第2款所述的“在中國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)”中的“第一次申請(qǐng)”應(yīng)當(dāng)理解為就相同主題在世界范圍內(nèi)首次提出的申請(qǐng)。只不過對(duì)于本國(guó)優(yōu)先權(quán)，該世界范圍內(nèi)的首次申請(qǐng)是在中國(guó)提出的。此外合議組結(jié)合比對(duì)中國(guó)專利的公開文本和美國(guó)專利申請(qǐng)的文字表述基本一致，附圖及其上附圖標(biāo)記完全一致，結(jié)合專利權(quán)人自述將本專利的發(fā)明人修改為美國(guó)專利申請(qǐng)相同的發(fā)明人行為，可以推斷中國(guó)專利的技術(shù)與美國(guó)申請(qǐng)技術(shù)具有相同來源。據(jù)此，合議組認(rèn)為，對(duì)于具有相同來源的多份專利申請(qǐng)，即使申請(qǐng)人不同，也只有該多份專利申請(qǐng)中具有相同主題的首次申請(qǐng)，可以作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)。最后合議組認(rèn)定中國(guó)專利的中國(guó)在先申請(qǐng)由于不是相同主題在世界范圍內(nèi)首次提出的，無法構(gòu)成優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)，從而本案專利優(yōu)先權(quán)不成立。

一審判決

專利權(quán)人不服上述無效宣告請(qǐng)求審查決定，遂向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（[2018]京73行初11186號(hào)）行政判決以本國(guó)優(yōu)先權(quán)規(guī)定中的“首次申請(qǐng)”應(yīng)當(dāng)是世界范圍內(nèi)的第一次申請(qǐng)的相同理由對(duì)上述被訴決定予以了支持，駁回了原告即專利權(quán)人的訴訟請(qǐng)求。

二審判決

專利權(quán)人不服一審裁判，向最高人民法院提起上訴。最高人民法院認(rèn)為根據(jù)在案證據(jù)，美國(guó)專利申請(qǐng)、美國(guó)專利臨時(shí)申請(qǐng)和中國(guó)在先申請(qǐng)的申請(qǐng)人并非同一人。本專利申請(qǐng)人仍然是陳B，與中國(guó)在先申請(qǐng)的申請(qǐng)人相同；而美國(guó)專利臨時(shí)申請(qǐng)、美國(guó)專利申請(qǐng)的發(fā)明人均為陳A。本案并無證據(jù)證明陳B、陳A存在專利申請(qǐng)、優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓的協(xié)議，無申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)的權(quán)利繼受事實(shí)。權(quán)利繼受關(guān)系的形成屬于法律關(guān)系的變動(dòng)，需要通過法律文件確認(rèn)，不應(yīng)當(dāng)通過發(fā)明人變更的事實(shí)以及個(gè)人陳述，推定存在權(quán)利繼受關(guān)系，繼而將美國(guó)專利申請(qǐng)與本專利的申請(qǐng)人視同為相同主體。本專利享有本國(guó)優(yōu)先權(quán)。

結(jié)語(yǔ)

通過案情反轉(zhuǎn)，筆者看到司法/行政程序中對(duì)本國(guó)優(yōu)先權(quán)“首次申請(qǐng)”出現(xiàn)差異化認(rèn)定，但差異化認(rèn)定的本質(zhì)原因并非最高法否定了被訴決定和一審判決中均認(rèn)定的“在中國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)”中的“第一次申請(qǐng)”應(yīng)當(dāng)理解為就相同主題在世界范圍內(nèi)首次提出的申請(qǐng)，只不過對(duì)于本國(guó)優(yōu)先權(quán)，該世界范圍內(nèi)的首次申請(qǐng)是在中國(guó)提出的”這一判斷根據(jù)，而是基于最高法認(rèn)定美國(guó)申請(qǐng)人和中國(guó)申請(qǐng)人二者之間不存在法律確認(rèn)的權(quán)利繼受關(guān)系。由于不存在法律確認(rèn)下的權(quán)利繼受關(guān)系，兩位申請(qǐng)人實(shí)質(zhì)意義上為互相獨(dú)立的申請(qǐng)人。對(duì)于任一方獨(dú)立申請(qǐng)人而言，優(yōu)先權(quán)制度保護(hù)的是針對(duì)該申請(qǐng)人的“首次申請(qǐng)”。最高法認(rèn)為申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)的主體必須與在先申請(qǐng)一致，不應(yīng)當(dāng)僅以存在相同主題的申請(qǐng)為由，不審查申請(qǐng)人的主體是否為相同，就將首次申請(qǐng)作為享有優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。換言之，從最高法判決而言，“首次申請(qǐng)”的審查應(yīng)當(dāng)需要判斷要求享有優(yōu)先權(quán)的在后申請(qǐng)與在先申請(qǐng)是否為“相同申請(qǐng)人主體或法律確認(rèn)權(quán)利繼受關(guān)系的申請(qǐng)人主體”。雖然最高法從權(quán)利繼受的法律層面解釋了本案享有本國(guó)優(yōu)先權(quán)的理由，但縱觀整體案情，筆者認(rèn)為美國(guó)申請(qǐng)人陳A和中國(guó)申請(qǐng)人陳B有著千絲萬縷的關(guān)系，陳B享有本國(guó)優(yōu)先權(quán)的情況下相當(dāng)于其變相的延長(zhǎng)了優(yōu)先權(quán)期限，實(shí)際上有悖于優(yōu)先權(quán)制度的設(shè)置初衷。

（原標(biāo)題：最高院改判：探究何為本國(guó)優(yōu)先權(quán)的“首次申請(qǐng)”）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：唐淑英

編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：光軸鍵盤系列專利糾紛，最高人民法院終審判決！（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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