國外專利案例解讀（六）馬庫什權(quán)利要求的限縮性修改

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“本文對日本平成29年（行ケ）第10007號案例進行法理的討論?！?br/>

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作者：司重陽 上海元好知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司

背景介紹

本案為日本平成29年（行ケ）第10007號，涉案專利為化學領域的馬庫什權(quán)利要求的專利，本案明確了對于馬庫什權(quán)利（マ－カッシュ?クレ－ム，Markush  Claim）要求，未超出說明書內(nèi)容的修改應當被視為具備合法性，即采用“并列說”的方式來認定馬庫什權(quán)利要求。

本案的重點討論在于法理的討論，對于技術(shù)結(jié)構(gòu)僅做簡單描述，若有需要，詳見日本平成29年（行ケ）第10007號的第54頁至第58頁。

本案專利的主要結(jié)構(gòu)式：

其中Q的結(jié)構(gòu)式：

本發(fā)明在修改前的權(quán)利要求，
采用大范圍描述基團的方式，對權(quán)利要求進行限制；
例如對于“R1”該基團，修改前：
【R1為亞硝基、鹵素、氰基、硫氰基，C1 ~ C6烷基，C1 ~ C6氯烷基，C1 ~ C6烷基C1 ~ C6烷基，C2 ~ C6烷基，C2 ~ C6烷基，表示- OR3或- S (O) nR3】

修改后：
【R1表示鹵素（ハロゲン，halogen）】
對于其余基團，也采取了類似的行為。

對于該種將原本馬庫什權(quán)利要求中的基團集合進行拆解，作為修改后的權(quán)利要求，這一行為是否合法產(chǎn)生了爭議。

對于本案，馬庫什權(quán)利要求的修改限縮是否可行？

（一）原告的訴請理由及被告的答辯

原告提出了：

（1）根據(jù)關(guān)于馬庫什權(quán)利要求的修改相應的審查基準，通過修正刪除選項，在權(quán)利要求中留下特定選項的組合，相當于對權(quán)利要求導入了新的技術(shù)，即使修改后的選項在當初明細表等記載的范圍內(nèi)，也不允許該種修改。

（マ－カッシュ?クレ－ムの補正に関する審査基準によれば，補正により選択肢を削除して特定の選択肢の組合せを請求項に殘すことによって，新たな技術(shù)的事項を?qū)毪工毪长趣趣胜雸龊悉ⅳ毪?，補正後の選択肢が當初明細書等の記載の範囲にあるからといって當該補正が許容されるわけではない。訂正についても同様である。）

（2）~（4）對于從基團集合中選取一個或者數(shù)個進行權(quán)利要求的限縮這一行為是不應當被接受的，并且對于一些特定組合，其并未出現(xiàn)在說明書的實施例之中所明確闡述；退一步而言，即便是權(quán)利要求的縮減，并不能說是沒有增加新的權(quán)利要求。

（特許請求の範囲の減縮だからといって，新規(guī)事項の追加でないとはいえない。）

被告提出了：

（1）~（2）對于特定組合的限縮，這些特定組合雖然實施例中未顯示，但是證明了材料（權(quán)利要求的限定）入手可否的情況下，是沒有加入新的權(quán)利要求的，不會對相對第三人的利益產(chǎn)生損害。

（本件訂正は，審査基準に沿うもので，新規(guī)事項の追加ではない。第三者にとって不測の不利益も生じない。）

（二）法院意見：限縮權(quán)利要求后的是否具體可行性

（1）修正后的權(quán)利要求下的化學結(jié)構(gòu)式，是在修正前所記載的權(quán)利要求中所記載的。由此，這是權(quán)利要求的限縮。該種修改是基于說明書中技術(shù)的相關(guān)事項的，所以并沒有導入新的技術(shù)特征。因此，并未超出允許修正的范圍。

そして，本件訂正後の化學物質(zhì)群は，いずれも本件訂正前の請求項に記載された各選択肢に內(nèi)包されていることが明らかである。したがって，本件訂正は，特許請求の範囲を減縮するものである?！炯骷殨稳皮斡涊dを総合することにより導かれる技術(shù)的事項との関係において，新たな技術(shù)的事項を?qū)毪工毪猡韦扦悉胜??！筏郡盲?，本件訂正は，特許法１３４條の２第９項が準用する１２６條５項の規(guī)定に違反しない。

對于原告提出的修正超范圍的理由，法院認為該種修改屬于權(quán)利要求的的下位概念的特定化行為，不屬于應當為認定為導入了新的技術(shù)特征。

（2）進一步地，對于馬庫什權(quán)利要求等擇一形式的權(quán)利要求的修改問題上

對于該種權(quán)利要求，通過對權(quán)利要求進行刪除和選擇，在權(quán)利要求中留下特定的組合，修正后的權(quán)利要求沒有導入新的技術(shù)特征，則應當被認定為允許的修改。

并且，對于化學結(jié)構(gòu)的多種結(jié)構(gòu)的組合應當滿足以下兩點（i）對權(quán)利要求進行了特定化的限制；（ii）存在可以進行特定化的化學結(jié)構(gòu)的組合。

另外，特定化后的組合應當?shù)玫秸f明書的支持，即存在于實施例中，從說明書全面審查的角度判斷新權(quán)利要求下的相關(guān)實施例是否充分公開。此處的判斷基準可以參照“審査ハンドブック付屬書Ａ 新規(guī)事項を追加する補正に関する事例集」（甲１０２）には，事例３５”。

（三）總結(jié)

若修正為馬庫什權(quán)利要求中列出的多種組合中特定化。并且，該特定化后的組合均包含在該修改前的權(quán)利要求所記載的各個選項中，且可以得到說明書的支持。

如此，法院承認在對權(quán)利要求進行限縮與結(jié)合說明書的全部記載而得出新的權(quán)利要求的視角下，該種行為并不是引入了新的技術(shù)特征，修改不違反日本專利法第126條第5項的規(guī)定。

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（原標題：國外專利案例解讀<六>馬庫什權(quán)利要求的限縮性修改）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：司重陽 上海元好知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：國外專利案例解讀（六）馬庫什權(quán)利要求的限縮性修改（點擊標題查看原文）

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