灣區(qū)案例判決書匯集｜吉尼斯公司VS大明公司

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“本案為2021年中國法院50件典型知識產(chǎn)權(quán)案例之一?！?/strong>

廣州大明聯(lián)合橡膠制品有限公司、吉尼斯世界紀錄咨詢（北京）有限公司侵害商標權(quán)糾紛民事再審民事判決書

廣東省高級人民法院民事判決書

（2021）粵民再208號

再審申請人（一審被告、二審上訴人）：廣州大明聯(lián)合橡膠制品有限公司，住所地：廣東省廣州市花都區(qū)港口工業(yè)區(qū)大明街1號。
法定代表人：VICTORWJCHAN，總經(jīng)理。
委托訴訟代理人：李旭波，男，該公司工作人員。

被申請人（一審原告、二審被上訴人）：吉尼斯世界紀錄咨詢（北京）有限公司，住所地：北京市東城區(qū)。

法定代表人：阿利斯泰爾·基思·理查茲（ALISTAIRKEITHRICHARDS），該公司董事長兼總經(jīng)理。

委托訴訟代理人：屈小春，北京市鑄成律師事務(wù)所律師。

再審申請人廣州大明聯(lián)合橡膠制品有限公司（以下簡稱大明公司）因與被申請人吉尼斯世界紀錄咨詢（北京）有限公司（以下簡稱吉尼斯北京公司）侵害商標權(quán)糾紛一案，不服廣州知識產(chǎn)權(quán)法院（2019）粵73民終5764號和廣東省廣州市花都區(qū)人民法院（2017）粵0114民初8081號民事判決，向本院申請再審。本院于2021年2月26日作出（2020）粵民申10717號民事裁定，提審本案。本院依法組成合議庭審理了本案。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

大明公司申請再審稱，（一）二審法院認定吉尼斯北京公司一審委托的訴訟代理人資格不符合法律規(guī)定，并認定一審在管轄權(quán)異議生效裁定作出前組織當事人對證據(jù)質(zhì)證、對案件進行實體審理，屬于程序錯誤。二審法院維持一審判決，而不是將案件發(fā)回重審，邏輯矛盾。（二）吉尼斯北京公司拒絕向一審法院提交公證書所附物證，導致證據(jù)存在嚴重缺陷。一、二審法院均對該公證書予以采信，并依據(jù)該證據(jù)認定大明公司構(gòu)成侵權(quán)，屬于認定事實錯誤。（三）本案不具有認定商標侵權(quán)的前提。一、二審法院將個人或者組織對自己商品的宣傳，認定為屬于第35類服務(wù)中的“廣告宣傳”錯誤。本案吉尼斯北京公司主張權(quán)利的商標核準使用的服務(wù)類別為第35類的“廣告宣傳”?！皬V告宣傳”是指個人或者組織為他人提供相關(guān)宣傳服務(wù)，不是指個人或者組織對自己商品進行廣告宣傳。個人或者組織對自己商品的廣告宣傳，不能產(chǎn)生一種服務(wù)。在個人或者組織對自己商品的廣告宣傳中，不存在能夠用于交易和進行市場流通的具備商品屬性的他人可以購買的“服務(wù)”。而本案一、二審所查明的商標使用，是指向涉案的避孕套，此外并無其他商標使用情形。根據(jù)《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》，避孕套屬于第10類商品。吉尼斯北京公司主張保護的是注冊在第35類上的服務(wù)商標，而被訴侵權(quán)商品屬第10類商品，第10類商品與第35類服務(wù)在功能、用途、銷售渠道、消費對象、對應(yīng)市場等均無共性，不相同也不類似。（四）本案確定的賠償金額無事實依據(jù)。在本案一審中，大明公司已經(jīng)向法院提交第三方審計機構(gòu)出具的審計報告。審計報告充分證明大明公司連續(xù)虧損，不存在獲利。大明公司涉案的被訴侵權(quán)商品數(shù)量，僅僅為兩小盒。即便構(gòu)成侵權(quán)，情節(jié)亦非常輕微，完全不足以判賠70萬元。綜上，大明公司再審請求：1.撤銷廣州知識產(chǎn)權(quán)法院（2019）粵73民終5764號和廣東省廣州市花都區(qū)人民法院（2017）粵0114民初8081號民事判決；2.駁回吉尼斯北京公司的全部訴訟請求。

吉尼斯北京公司辯稱，（一）大明公司未經(jīng)許可在避孕套上使用吉尼斯世界紀錄有限公司（以下簡稱吉尼斯公司）在第35類服務(wù)上享有專用權(quán)的商標，造成相關(guān)公眾對服務(wù)來源產(chǎn)生混淆誤認，侵犯了吉尼斯公司涉案注冊商標的商標權(quán)。（二）吉尼斯公司涉案商標具有極高的知名度，大明公司在許可協(xié)議結(jié)束之后，甚至在吉尼斯北京公司已經(jīng)提起訴訟的情況下，仍繼續(xù)使用涉案商標，侵權(quán)惡意明顯。吉尼斯北京公司原本每年收取大明公司許可費42.4萬元，依照大明公司的侵權(quán)時間計算，其應(yīng)交納的商標許可使用費已不止70萬元。二審判決70萬元賠償金額不高。（三）大明公司針對吉尼斯北京公司惡意提起了8宗訴訟，其中6宗法院已判決駁回大明公司訴訟請求。本案大明公司通過管轄權(quán)異議、故意不到庭等方式拖延訴訟。在證據(jù)質(zhì)證環(huán)節(jié)，大明公司委托訴訟代理人以其還有更重要的案件要開庭為由，拒絕到庭進行質(zhì)證，現(xiàn)又以一、二審程序違法申請再審，其并非誠信的訴訟主體。（四）對于大明公司所稱的程序瑕疵問題，由法院審核是否存在。實習人員與執(zhí)業(yè)律師一起出庭應(yīng)訴，全國各地法院都是允許的。吉尼斯北京公司未提交涉案兩份公證書的物證，是因為物證在其他案件中提交給了法院。涉案兩份公證書所附的商品照片非常清晰，不提交物證并不影響對事實的認定。大明公司如有異議，可核實相關(guān)事實。

吉尼斯北京公司向一審法院起訴請求：1.大明公司立即停止侵犯吉尼斯公司第11149021號、第11149025號、第11149031號、第2024454號、第2024455號、第1744886號、第11149029號商標權(quán)；2.大明公司在其中英文官方網(wǎng)站及中國日報網(wǎng)上刊登不少于6個月的書面聲明，就其侵權(quán)行為向吉尼斯公司賠禮道歉、消除影響；3.大明公司賠償吉尼斯北京公司經(jīng)濟損失及合理費用共300萬元；4.大明公司承擔本案訴訟費用。

一審法院認定事實:

一、涉案注冊商標情況及吉尼斯北京公司的權(quán)利情況

吉尼斯公司經(jīng)我國國家商標局核準在第41類服務(wù)項目，包括：組織挑戰(zhàn)賽；組織游戲；組織智力競賽；組織表演(演出)；組織觀眾參與競賽；通過電視、書籍、數(shù)據(jù)庫、光盤、計算機游戲、全球計算機信息網(wǎng)提供娛樂信息等上核準注冊第1744886號“GUINNESSWORLDRECORDS”商標,注冊有效期自2012年4月7日至2022年4月6日止。

吉尼斯公司經(jīng)我國國家商標局核準在第41類商品/服務(wù)項目，包括：現(xiàn)場表演；組織、制作及展示有關(guān)世界紀錄或杰出成績的競賽、游戲、測驗、表演、觀眾參與的活動等上核準注冊第2024454號“吉尼斯”商標,注冊有效期自2013年3月14日至2023年3月13日止。

吉尼斯公司經(jīng)我國國家商標局核準在第41類服務(wù)項目，包括：通過收音機、電視及互聯(lián)網(wǎng)提供的娛樂、娛樂、互動娛樂服務(wù)等上核準注冊第2024455號“吉尼斯世界紀錄”商標,注冊有效期自2013年3月14日至2023年3月13日止。

吉尼斯公司經(jīng)我國國家商標局核準在第35類服務(wù)項目，包括：組織商業(yè)或廣告專欄、計算機網(wǎng)絡(luò)上的在線廣告、廣告宣傳等上核準注冊第11149031號“”商標,注冊有效期自2014年5月14日至2024年5月13日止。

吉尼斯公司經(jīng)我國國家商標局核準在第41類商品/服務(wù)項目，包括：娛樂信息(與世界紀錄或杰出成就相關(guān));文化咨詢信息和咨詢服務(wù);組織表演(演出);組織教育或娛樂競賽(與世界紀錄或杰出成就有關(guān));組織游戲(與世界紀錄或杰出成就有關(guān));組織演出(與世界紀錄或杰出成就有關(guān));組織文化或教育展覽(以世界紀錄和杰出成就為主題)等上核準注冊第11149029號“”商標,注冊有效期自2014年5月14日至2024年5月13日止。

吉尼斯公司經(jīng)我國國家商標局核準在第35類服務(wù)項目，包括：組織商業(yè)或廣告專欄、計算機網(wǎng)絡(luò)上的在線廣告、廣告宣傳等上核準注冊第11149021號“GUINNESSWORLDRECORDS”、第11149025號“吉尼斯世界紀錄”商標,注冊有效期自2014年5月21日至2024年5月20日止。

吉尼斯北京公司提交的證據(jù)顯示:我國出版發(fā)行了《吉尼斯世界紀錄大全2000》《吉尼斯世界紀錄大全2001》《吉尼斯世界紀錄大全2002》《吉尼斯世界紀錄大全2003》《吉尼斯世界紀錄大全2004》《吉尼斯世界紀錄大全2012》《吉尼世界紀錄大全2013》《吉尼斯世界紀錄大全2014》等多本關(guān)于吉尼斯世界紀錄的書籍，部分書籍目前仍在銷售。2000年至2012年，我國多份報刊上有關(guān)于吉尼斯世界紀錄認證的報道或文章以及關(guān)于吉尼斯公司的歷史與發(fā)展、官方網(wǎng)站以及吉尼斯公司相關(guān)活動情況等報道或文章。如《國人可在國內(nèi)申報“吉尼斯世界紀錄”》《吉尼斯聯(lián)手“快樂天堂”強力造勢云南旅游》《吉尼斯與中國》《萬人植樹挑戰(zhàn)兩項吉尼斯紀錄》《吉尼斯世界紀錄網(wǎng)站》《吉尼斯，愛爾蘭的國家名片》等。吉尼斯公司還與中央電視臺合作制作了《吉尼斯中國之夜》電視節(jié)目，且該電視節(jié)目在較長時間內(nèi)播放。吉尼斯公司還與我國多家企業(yè)合作開展活動。中國網(wǎng)絡(luò)電視臺CN**、央視網(wǎng)、優(yōu)酷、土豆、56.COM等網(wǎng)絡(luò)媒體上有吉尼斯公司的視頻。

2013年5月30日，吉尼斯公司與吉尼斯北京公司簽訂《商標許可協(xié)議》，約定吉尼斯公司授權(quán)吉尼斯北京公司在中國境內(nèi)使用含上述第1744886號、第2024454號、第2024455號注冊商標在內(nèi)的吉尼斯公司各商標以及自費在中國境內(nèi)對侵犯吉尼斯公司商標專用權(quán)的行為提出索賠。其中第1744886號許可到期日為2022年4月6日，第2024454號、第2024455號注冊商標許可到期日為2023年3月13日。

2017年8月30日，吉尼斯公司授權(quán)吉尼斯北京公司有權(quán)在中國境內(nèi)使用、宣傳、再許可GWR系列商標（含上述7件注冊商標），并有權(quán)以自己的名義針對在中國境內(nèi)侵犯吉尼斯公司的GWR系列商標的行為采取一切法律行動。

二、大明公司“吉尼斯”認證及相關(guān)商標的授權(quán)情況

2014年2月10日，吉尼斯北京公司與大明公司簽訂《認證協(xié)議》，約定：吉尼斯北京公司同意授權(quán)大明公司將所有關(guān)于文字商標GUINNESSWORLDRECORDS、吉尼斯世界紀錄、圖標商標、官方紀錄挑戰(zhàn)商標、官方紀錄保持者圖標的任何形式用于紀錄挑戰(zhàn)的宣傳推廣，如挑戰(zhàn)成功，用于紀錄的宣傳推廣；5.1如適用，在客戶支付公司費用（或者在不需要產(chǎn)生費用，如客戶遵守本認證協(xié)議項下的義務(wù)）時，吉尼斯北京公司在此授予大明公司非排他性、不可轉(zhuǎn)讓的可撤銷許可，僅限于如下：官方紀錄挑戰(zhàn)圖標的使用以及如適用，官方紀錄保持者圖標的使用、用于活動宣傳、不超過活動使用價值、不超過媒體使用價值、使用于網(wǎng)站以及在區(qū)域范圍內(nèi)使用。5.2吉尼斯北京公司同意大明公司于許可期間內(nèi)，按照第5.1條規(guī)定的授權(quán)許可條件使用“GUINNESSWORLDRECORDS”文字商標（和中文版的“吉尼斯世界紀錄”）。許可期間到期或提前終止，客戶應(yīng)停止對GWR商標的所有使用行為，如客戶基于此次授權(quán)許可在任何網(wǎng)站上使用了GWR商標，客戶應(yīng)立即從網(wǎng)站上刪除這種使用。5.13.2.2客戶同意并認可許可期間該紀錄被超越的，該使用行為應(yīng)自動停止。

2013年12月2日，大明公司的避孕套商品獲得吉尼斯世界紀錄的認證。

2014年2月13日，吉尼斯北京公司與大明公司簽訂《商標許可協(xié)議》，約定：吉尼斯北京公司向大明公司授予非排他的、不可轉(zhuǎn)讓的、可撤消的僅就許可使用而復制GWR商標（“+紀錄保持者”、文字商標“GUINNESSWORLDRECORDS”及其中文翻譯“吉尼斯世界紀錄”）的許可，在許可期間到期或紀錄在許可期間被其他紀錄所取代時，自動終止對GWR商標的使用等。

2014年3月10日，吉尼斯北京公司與大明公司簽訂《商標許可協(xié)議》，約定：大明公司被授權(quán)的使用包括（1）數(shù)碼推廣資料將用于大明公司官方網(wǎng)站（www.aoni.hk）；（2）數(shù)碼推廣資料將用于被許可人的淘寶賬戶；（3）包裝推廣資料包括2萬盒奧妮極致超薄6片裝、1萬盒奧妮極致超薄12片裝和5千盒奧妮極致超薄3片裝；從2014年3月1日起至2014年8月31日包括：對GWR商標于大明公司官方網(wǎng)站使用的使用許可期間為2014年3月1日至并包括2014年4月30日以及對GWR商標于大明公司淘寶賬戶和商品包裝使用的使用許可期間為2014年3月1日起至2014年8月31日；GWR商標是指“+紀錄保持者”、文字商標“GUINNESSWORLDRECORDS”及其中文翻譯“吉尼斯世界紀錄”；推廣資料是指任何大明公司希望創(chuàng)作的含有GWR商標的推廣資料，包括但不限于實體或數(shù)碼資料；費用100500元；使用費淘寶銷售額之6%；等等。

2014年4月2日，吉尼斯北京公司與大明公司簽訂《修訂協(xié)議》，約定雙方修改2014年3月10日《商標許可協(xié)議》。修訂內(nèi)容：大明公司于本修訂協(xié)議簽署日向吉尼斯北京公司支付49000元；增加授權(quán)使用廣告于《財富》（中國版）雜志2014年5月刊；許可期間中對GWR商標于大明公司官方網(wǎng)站使用的許可期間被修改為2014年3月1日至并包括2014年7月31日……

2014年5月14日，吉尼斯北京公司與大明公司簽訂《第二次修訂協(xié)議》，修改2014年3月10日《商標許可協(xié)議》《修訂協(xié)議》。雙方約定大明公司于第二次修訂協(xié)議簽署日向吉尼斯北京公司支付15022元，修改：新加入被授權(quán)使用廣告費不超過55800元于青島公交車的車體廣告和至多1000份尺寸為50×70CM的海報，僅用于批量分配給被許可人的分銷商；許可期間為從2014年3月1日起至2014年12月31日，包括：對GWR商標于大明公司官方網(wǎng)站使用的使用許可期間為2014年3月1日至并包括2014年7月10日以及對GWR商標于大明公司淘寶賬戶和商品包裝使用的使用許可期間為2014年3月1日起至2014年8月31日……費用164522元包括雙方于2014年4月2日修訂協(xié)議中新增商標授權(quán)費用49000元和簽訂第二次修訂協(xié)議新增商標授權(quán)費用15022元……

2014年8月25日，吉尼斯北京公司與大明公司簽訂《商標許可協(xié)議》，約定：大明公司被授權(quán)的使用包括（1）數(shù)碼推廣資料將用于大明公司官方網(wǎng)站（www.aoni.hk）……（3）英文包裝推廣資料，包括240盒Ultrathin001十二片裝、576盒Ultrathin001三片裝、576盒Ultrathin001一片裝、576盒NanosilverUltrathin001三片裝、1000盒AONIUltrathin001一片裝；（4）其他中文實體推廣資料包括跳跳卡、價格窗卡、促銷吊旗等。許可期間從2014年8月1日起至并包括2015年1月31日，其中包括：對GWR商標于大明公司官方中文網(wǎng)站使用的使用許可期間為2014年8月1日至并包括2014年11月30日、大明公司官方英文網(wǎng)站使用的使用許可期間為2014年8月15日至并包括2014年12月15日……英文包裝推廣資料使用的使用許可期間為2014年8月1日至并包括2015年1月31日、其他中文實體推廣資料使用的使用許可期間見附件D；費用212000元；GWR商標是指“+紀錄保持者”“+RECORDHOLDER”“+RECORDHOLDER+圖”、文字商標“GUINNESSWORLDRECORDS”及其中文翻譯“吉尼斯世界紀錄”；推廣資料是指任何大明公司希望創(chuàng)作的含有GWR商標的推廣資料，包括但不限于實體或數(shù)碼資料；等等。

2015年2月2日，吉尼斯北京公司與大明公司簽訂修訂協(xié)議修改2014年8月25日《商標許可協(xié)議》，修訂內(nèi)容：大明公司于本修訂協(xié)議簽署日向吉尼斯北京公司支付212000元；刪除《商標許可協(xié)議》中的許可使用、許可期間和費用；修訂為：大明公司被授權(quán)使用包括：（1）數(shù)碼推廣資料將用于大明公司官方中文網(wǎng)站（www.aoni.hk）和官方英文網(wǎng)站（www.aonicondoms.com）;(2)數(shù)碼推廣資料將用于大明公司微信和Facebook賬戶……（4）英文包裝推廣資料，包括1040盒Ultrathin001十二片裝、976盒Ultrathin001三片裝、576盒Ultrathin001一片裝、1040盒NanosilverUltrathin001十二片裝、976盒NanosilverUltrathin001三片裝、1000盒AONIUltrathin001一片裝；（5）中文包裝推廣資料包括1200盒Ultrathin001十二片裝、1200盒Ultrathin001六片裝、1400盒Ultrathin001三片裝；（6）1個戶外廣告；（7）中文實體店內(nèi)推廣資料見附件D；（8）附加中文實體店內(nèi)推廣資料見附件E。許可期間:從2014年8月1日起至并包括2015年7月31日，包括對GWR商標于：（1）大明公司官方中文網(wǎng)站使用的許可期間為2014年8月1日至并包括2015年4月30日；(2)大明公司官方英文網(wǎng)站使用的許可期間為2014年8月15日至并包括2015年4月30日；(3)大明公司微信和Facebook賬戶使用的適用許可期間為2015年1月1日至并包括2015年4月30日……(6)英文包裝推廣資料使用的適用許可期間為2014年8月1日至并包括2015年7月31日；(7)中文包裝推廣資料使用的使用許可期間為2014年12月1日至并包括2015年7月31日；(8)戶外廣告使用的使用許可期間為2014年12月1日至2015年7月31日之間的3個月；(9)中文實體店內(nèi)推廣資料使用的使用許可期間見附件D；(10)附加中文實體店內(nèi)推廣資料使用的適用許可期間為2014年12月1日至并包括2015年7月31日。許可費用：424000元，含修訂協(xié)議212000元。

三、被控侵權(quán)行為

（2017）京方圓內(nèi)經(jīng)證字第00732號《公證書》（以下簡稱第732號公證書）記載：2017年1月6日，吉尼斯北京公司的委托代理人王笑秋使用北京市方圓公證處計算機分別瀏覽https://aonicondms.com、http://www.ausny.com/about.html網(wǎng)站網(wǎng)頁。其中https://aonicondms.com網(wǎng)站對某一商品介紹時有文字“INTRODUCINGOURNEWPRODUCTSFEATUREDINOURGUINNESSAWARDULTRATHIN001SERIES”;“GuinnessWorldRecordachievedefor……”、吉尼斯世界紀錄證書圖、證書圖片下方有文字“2013年12月2日獲得吉尼斯世界紀錄頒發(fā)的全球最薄乳膠安全套證書”；“Ultrathin001-12PackBox”“1040盒NansoilverUltrathin001-3PackBox”等商品介紹中有文字“……wasverifiedbyGuinnessWorldRecordson2Dec2013”。http://www.ausny.com/about.html網(wǎng)站有吉尼斯世界紀錄證書圖及文字“奧妮于2013年12月2日獲吉尼斯世界紀錄認證為……”。上述兩個網(wǎng)站均有“2013年12月2日，大明公司的奧妮避孕套……并獲得吉尼斯世界紀錄相關(guān)認證”等文字介紹一宗訴訟案件。京東（https://item.jd.com/1384529777.html、https://item.jd.com/10512431377.html）“奧妮官方旗艦店”銷售的一款“奧妮超薄避孕套3只裝……”商品名稱中有“吉尼斯薄度紀錄保持者”字樣、“吉尼斯世界薄度紀錄創(chuàng)造者”，并有吉尼斯世界紀錄證書圖。淘寶“ausny奧妮旗艦店”有大明公司的介紹，其中一款“奧妮001零距離超薄”商品“吉尼斯紀錄”，單價為128元，月銷量為284，有吉尼斯世界紀錄證書圖、生產(chǎn)企業(yè)為大明公司。微信公眾號“奧妮”在“奧妮介紹”中使用了吉尼斯世界紀錄證書圖、文字“吉尼斯證書”。

北京市精誠公證處出具（2017）京精誠內(nèi)經(jīng)證字第01284號《公證書》（以下簡稱第1284號公證書）記載：吉尼斯公司委托代理人的工作人員焦艷玲與公證員和工作人員來到大明公司，并與大明公司工作人員交談、獲取部分避孕套樣品包裝盒，其中6只裝、價格標簽顯示為75元的包裝盒和12只裝、價格標簽顯示為128元的包裝盒左上方都有吉尼斯世界紀錄證書圖。

（2017）深南證字第27165號、第27166號《公證書》（以下簡稱第27165號、第27166號公證書）記載：岡本貿(mào)易（深圳）有限公司委托代理人李珍珍于2017年11月29日在公證人員監(jiān)督下瀏覽了網(wǎng)頁，其中https://aonicondms.com網(wǎng)站內(nèi)容有吉尼斯世界紀錄證書；1號店網(wǎng)站對奧妮001避孕套的介紹中有吉尼斯世界紀錄證書；1號店上銷售的3款“奧妮001避孕套”商品介紹中有吉尼斯世界紀錄證書圖片。

（2018）深南證字第7778號、第7779號《公證書》（以下簡稱第7778號、第7779號公證書）記載：2018年3月23日，京東73520758979訂單項下是“奧妮（AUSNY）001避孕套超薄型”商品,其貨運單號為編號為VC4121542372-1-1（京東快遞）；京東73520685991訂單項下是“奧妮001避孕套3只裝”商品，其貨運單號為400121189696（申通快遞）。其中生產(chǎn)日期為2016年1月的包裝盒上載明制造商為大明公司，包裝盒印有“?紀錄保持者”“奧妮極致超薄001于2013年12月2日被吉尼斯世界紀錄認證為薄度紀錄保持者”“吉尼斯世界紀錄?”；生產(chǎn)日期為2018年1月的包裝盒上載明制造商為大明公司，包裝盒印有吉尼斯世界紀錄證書圖片。VC4121542372-1-1的快遞單未顯示寄件人信息；400131189696的快遞運單上記載寄件人為“奧妮旗艦店”，“廣州大明聯(lián)合橡膠制品有限公司”，寄件地址“廣州市花都區(qū)港口工業(yè)區(qū)大明街1號”。

上述吉尼斯紀錄證書圖均縮小原證書，部分圖上的文字因太小而無法識別，但證書上部有較為醒目的“”圖標。

吉尼斯北京公司認為，第1284號公證書取得的避孕套包裝盒中有2個盒子上方各加貼了一張標簽，標簽中包含了吉尼斯世界紀錄證書縮影，實際上只能看清楚吉尼斯世界紀錄官方圖標“”，其他文字看不清楚，與第11149031號、第11149029號商標構(gòu)成相同。

一審中，大明公司否認上述網(wǎng)站、網(wǎng)店、微信公眾號由其開辦。

四、其他事實

2016年3月11日，吉尼斯北京公司向大明公司發(fā)函，指出大明公司函件中“我司在避孕套上至今保持的吉尼斯薄度紀錄”的陳述不正確，稱根據(jù)吉尼斯公司2015年關(guān)于商品證明紀錄的相關(guān)規(guī)則，大明公司已被告知紀錄無效。

2017年1月31日，吉尼斯公司委托律師向大明公司發(fā)送《律師函》，要求大明公司于2017年2月14日前銷毀、刪除和停止所有對GWR商標的使用，書面承諾今后不會在未經(jīng)授權(quán)的情況下使用其注冊商標及金錢賠償?shù)?，并在函中列出一系列大明公司在網(wǎng)站（包括https://aonicondms.com、http://www.ausny.com/about.html、淘寶奧妮官方旗艦店、京東奧妮官方旗艦店https://item.jd.com/1384529777.html、奧妮官方微信店等）使用吉尼斯注冊商標和吉尼斯世界紀錄證書的情況。

2017年2月13日，大明公司作出《關(guān)于1月31日律師函的回復》，稱對吉尼斯北京公司在律師函中有意或無意表現(xiàn)出的對事實的誤解和對法律的誤讀，深感不解，并提出與吉尼斯北京公司進行商洽。

2017年4月18日，吉尼斯公司委托律師向大明公司發(fā)送《律師函》，稱發(fā)現(xiàn)大明公司在奧妮避孕套商品包裝和營業(yè)場所使用其注冊商標，要求大明公司停止使用與其商標相同、近似的標識并賠償30萬英鎊等。

http://www.ausny.com/about.html為廣州奧妮安全套有限公司（以下簡稱奧妮公司）官網(wǎng)，大明公司為該公司唯一股東。

另查明，吉尼斯北京公司因本案委托北京市鑄成律師事務(wù)所律師參加訴訟，分別于2017年10月3日支出代理費29871元、2017年11月3日支出70705.18元。北京市鑄成律師事務(wù)所向北京市精誠公證處支付公證費7000元。

一審法院認為，認證協(xié)議、商標許可協(xié)議及修訂協(xié)議約定https://aonicondms.com為大明公司官方網(wǎng)站，故應(yīng)認定該網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容由大明公司發(fā)布；對吉尼斯北京公司主張大明公司在其余網(wǎng)站、網(wǎng)店、微店、微信公眾號上發(fā)布涉案吉尼斯世界紀錄的文字和圖片，理據(jù)不足，不予采信。

涉案公證購買的商品、獲取的商品包裝盒上標明生產(chǎn)商為大明公司，雖大明公司予以否認，但無證據(jù)證明該商品為假冒大明公司的商品，故一審法院認定該商品為大明公司生產(chǎn)。大明公司在商品上使用了“吉尼斯世界紀錄”“”及吉尼斯世界紀錄證書。大明公司在網(wǎng)站上使用了文字“GuinnessWorldRecords”、吉尼斯世界紀錄證書進行商品宣傳。大明公司上述行為，與第1744886號、第2024454號、第2024455號、第1149029號商標核定使用的服務(wù)不相同也不類似，故未侵犯上述注冊商標專用權(quán)。但與第11149021號、第11149025號、第11149031號商標核定使用的在線廣告、廣告宣傳服務(wù)相同。大明公司使用的“GuinnessWorldRecords”“吉尼斯世界紀錄”“”等，與第11149021號、第11149025號、第11149031號商標構(gòu)成相同或近似。大明公司將吉尼斯世界紀錄證書縮小后使用，雖文字不易識別，但“”圖標仍較醒目和易于識別，容易造成公眾誤認為相關(guān)商品、宣傳活動與吉尼斯公司及吉尼斯世界紀錄存在關(guān)聯(lián)。大明公司相關(guān)商品雖然曾經(jīng)獲得吉尼斯世界紀錄認證，但《認證協(xié)議》中已經(jīng)明確約定了認證使用的范圍、期限以及停止使用的情形。根據(jù)吉尼斯北京公司與大明公司簽署的協(xié)議，大明公司應(yīng)當在約定范圍、期限內(nèi)使用涉案注冊商標、證書等。大明公司的使用行為已經(jīng)違背了上述約定，侵犯了第11149021號、第11149025號、第11149031號注冊商標專用權(quán)。

涉案注冊商標經(jīng)吉尼斯公司、吉尼斯北京公司長期廣泛宣傳和使用，獲得了較高知名度和影響力。大明公司超出許可期限和許可范圍使用，侵權(quán)故意明顯。由于無證據(jù)證明大明公司侵權(quán)獲利亦無證據(jù)證明吉尼斯北京公司所受損失，一審法院綜合考慮大明公司侵權(quán)情節(jié)、涉案商標許可費用、上述注冊商標知名度、吉尼斯北京公司維權(quán)支出等，酌情確定大明公司賠償吉尼斯北京公司經(jīng)濟損失和合理開支共80萬元。

關(guān)于吉尼斯北京公司要求大明公司在其中英文官方網(wǎng)站、中國日報網(wǎng)刊登6個月書面聲明，向吉尼斯公司賠禮道歉、消除影響的訴請。一審法院認為，大明公司長期在網(wǎng)站和商品上大量使用吉尼斯世界紀錄證書以及其他有關(guān)吉尼斯世界紀錄的文字用于宣傳其商品，確實造成了公眾的混淆和誤認，影響較大，但無證據(jù)證明對吉尼斯公司的聲譽、商譽造成負面影響。吉尼斯北京公司要求大明公司刊登聲明消除影響具有事實和法律依據(jù)，大明公司應(yīng)當在中國日報網(wǎng)刊登聲明消除影響。由于吉尼斯北京公司無證據(jù)證明大明公司主辦中英文網(wǎng)站，故對其該項訴請的其他主張不予支持。

綜上所述，一審法院依照《中華人民共和國侵權(quán)責任法》第十五條第一項、第六項、第八項，《中華人民共和國商標法》第五十七條第一項、第二項、第六十三條之規(guī)定，判決：一、大明公司于判決生效之日起立即停止實施侵犯吉尼斯公司第11149031號、第11149021號、第11149025號注冊商標專用權(quán)的行為；二、大明公司于判決生效之日起十日內(nèi)向吉尼斯北京公司賠償經(jīng)濟損失及合理開支共計80萬元；三、大明公司于判決生效之日起三十日內(nèi)在中國日報網(wǎng)（www.chinadaily.com.cn）連續(xù)七日就其侵犯吉尼斯公司注冊商標專用權(quán)的行為刊登聲明消除影響（內(nèi)容須經(jīng)一審法院審核）；四、駁回吉尼斯北京公司其他訴訟請求。一審案件受理費30800元，由吉尼斯北京公司負擔22586.7元，大明公司負擔8213.3元。

大明公司不服一審判決，上訴請求：撤銷一審判決，發(fā)回重審。

二審法院認定事實：經(jīng)二審查明，除下列事實外，一審認定的事實基本清楚，二審法院予以確認。

另查明，根據(jù)第732號公證書，aonicondoms.com網(wǎng)站上有奧妮公司于2014年2月21日發(fā)出的題為“GuinnessWorldRecordachievedforThinnestLatexCondom”的英文稿件，內(nèi)容主要是2013年12月2日奧妮避孕套創(chuàng)造了“最薄乳膠避孕套”的吉尼斯世界紀錄，以及2014年2月20日吉尼斯世界紀錄認證官向奧妮公司頒發(fā)認證書。稿中配有頒證照片，可見吉尼斯世界紀錄證書，證書上方可見第11149031號商標，約占證書三分之一。該網(wǎng)站還展示了多款奧妮避孕套商品，商品詳情中均注明“WORLD’STHINNESTLATEXCONDOMwasverifiedbyGuinnessWorldRecordon2Dec2013”。一審判決認定該網(wǎng)站在吉尼斯證書圖下方有中文“2013年12月2日獲得吉尼斯世界紀錄頒發(fā)的全球最薄乳膠安全套證書”，與公證書內(nèi)容不符，二審法院予以糾正。

根據(jù)第27165號公證書，公證保全的網(wǎng)站是ausny.com。根據(jù)第27166號公證書，公證保全的網(wǎng)站分別是1號店、淘寶和京東。一審判決認定兩份公證書涉及aonicondoms.com網(wǎng)站，與公證書內(nèi)容不符，二審法院予以糾正。

又查明，2017年9月25日一審法院受理本案。9月30日，一審法院向大明公司郵寄起訴狀副本、傳票（2017年11月15日庭前會議傳票、11月29日開庭傳票）、證據(jù)以及其他應(yīng)訴材料。10月9日，大明公司簽收上述郵件。11月10日，大明公司向一審法院寄出管轄權(quán)異議申請書。11月15日庭前會議，經(jīng)合法傳喚大明公司無正當理由沒有到庭，一審法院決定缺席審理，并對吉尼斯北京公司證據(jù)1-27進行了核查。11月22日，大明公司代理人李旭波申請閱卷，一審法院向其出示了11月15日庭前會議筆錄，并告知由于其當天無正當理由拒不到庭，視為放棄質(zhì)證權(quán)利，故不再組織相關(guān)證據(jù)重新質(zhì)證。11月29日第一次開庭，雙方當事人均到庭參加，大明公司對吉尼斯北京公司證據(jù)7、23、24、25、26發(fā)表了質(zhì)證意見。2018年4月12日，一審法院裁定駁回管轄權(quán)異議申請，大明公司不服上訴。8月21日，二審法院裁定駁回上訴，維持原裁定。11月30日，一審法院組織第二次開庭，吉尼斯北京公司委托北京市鑄成律師事務(wù)所律師屈小春和實習人員李亦慧出庭，大明公司對李亦慧身份并無異議。

吉尼斯北京公司證據(jù)1-27擬證明事實包括：雙方當事人的主體資格、涉案商標的注冊情況、涉案商標具有知名度的部分事實、雙方簽訂認證協(xié)議和系列許可協(xié)議、被訴侵權(quán)的部分事實（涉及第732號和第1284號公證書）、雙方的往來函件、翻譯費票據(jù)。其中，證據(jù)7、24、25是關(guān)于涉案商標注冊情況和被訴侵權(quán)事實的證據(jù)。二審中，經(jīng)二審法院兩次詢問，大明公司均不愿對吉尼斯北京公司證據(jù)1-27（證據(jù)7、23-26除外）進行質(zhì)證。

再查明，大明公司認為吉尼斯北京公司一審中未出示第7778號、第7779號公證書保全的避孕套實物，故一審判決對相關(guān)事實認定有誤。吉尼斯北京公司則認為公證書附有實物清晰照片，本案無需提供實物即可認定相關(guān)事實。

二審法院認為，二審雙方爭議的焦點是：一審有無違反法定程序，本案應(yīng)否發(fā)回重審；大明公司是否侵犯了第11149021號、第11149025號和第11149031號商標權(quán)；大明公司應(yīng)否承擔刊登聲明消除影響的責任。

關(guān)于第一個爭議焦點，即：一審有無違反法定程序的問題。根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百二十七條的規(guī)定，法院對當事人提出的管轄權(quán)異議，應(yīng)當進行審查。二審法院認為，雖然基于節(jié)省審判資源和訴訟成本的考慮，在管轄權(quán)異議審查期間，法院一般不對全案進行實體審理。但據(jù)此顯然無法得出法院只能對管轄權(quán)異議進行處理，不能組織其他訴訟活動的結(jié)論。在管轄權(quán)異議事后不成立的情況下，即便法院事先對全案進行了實體審理，也不會造成審判資源和訴訟成本的浪費。本案正是這種情況。故大明公司認為一審在管轄權(quán)異議審查期間組織庭審違反程序，依據(jù)不足，二審法院不予支持。根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十四條的規(guī)定，被告經(jīng)傳票傳喚，無正當理由拒不到庭的，可以缺席判決。大明公司收到庭前會議傳票后雖提出管轄權(quán)異議，但在法院未通知改期的情況下，擅自不參加庭前會議，沒有正當理由，故一審法院對其進行缺席審理，未違反法定程序。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第二百二十四條的規(guī)定，法院可以通過組織證據(jù)交換、召集庭前會議等方式，作好審理前的準備。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第二百二十五條的規(guī)定，庭前會議可以包括下列內(nèi)容：明確原告的訴訟請求和被告的答辯意見；審查處理當事人增加、變更訴訟請求的申請和提出的反訴，以及第三人提出的與本案有關(guān)的訴訟請求；根據(jù)當事人的申請決定調(diào)查收集證據(jù)，委托鑒定，要求當事人提供證據(jù)，進行勘驗，進行證據(jù)保全；組織交換證據(jù)；歸納爭議焦點；進行調(diào)解。由此可見，庭前會議屬于審理前的準備工作，在未經(jīng)雙方當事人同意的情況下，其內(nèi)容不應(yīng)包括對證據(jù)的實體審查。一審法院以大明公司無正當理由缺席庭前會議為由未組織對吉尼斯北京公司證據(jù)1-27（證據(jù)7、23-26除外）重新質(zhì)證，并在一審判決中認定相關(guān)事實，實質(zhì)上是對這些證據(jù)作了實體審查，不符合上述法律規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第五十八條的規(guī)定，下列人員可以被委托為訴訟代理人：律師、基層法律服務(wù)工作者；當事人的近親屬或者工作人員；當事人所在社區(qū)、單位以及有關(guān)社會團體推薦的公民。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第八十八條的規(guī)定，律師作為訴訟代理人應(yīng)當向法院提供律師執(zhí)業(yè)證。由此可見，《中華人民共和國民事訴訟法》第五十八條中可以被委托為訴訟代理人的律師，僅指執(zhí)業(yè)律師，不包括實習人員。李亦慧是實習人員，一審法院準許其作為吉尼斯北京公司代理人出庭，不符合上述法律規(guī)定。

關(guān)于本案應(yīng)否發(fā)回重審的問題。根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第三項和第四項的規(guī)定，原判決認定基本事實不清的，裁定撤銷原判決，發(fā)回原審法院重審，或者查清事實后改判；原判決遺漏當事人或者違法缺席判決等嚴重違反法定程序的，裁定撤銷原判決，發(fā)回原審法院重審。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第三百二十五條的規(guī)定，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十七條第一款第四項規(guī)定的嚴重違反法定程序是：審判組織的組成不合法的；應(yīng)當回避的審判人員未回避的；無訴訟行為能力人未經(jīng)法定代理人代為訴訟的；違法剝奪當事人辯論權(quán)利的。由此可見，只有嚴重違反程序，才必須發(fā)回重審。首先，一審法院準許李亦慧作為訴訟代理人出庭，不屬于上述法律規(guī)定的嚴重違反程序情形。其次，雖然一審對吉尼斯北京公司證據(jù)1-27（證據(jù)7、23-26除外）認定程序不當。但在根據(jù)這些證據(jù)認定的相關(guān)事實中，大明公司只對涉案商標知名度提出異議，并未對雙方當事人主體資格、雙方曾簽訂認證協(xié)議和系列許可協(xié)議、雙方有往來函件的事實提出異議。且在二審中，經(jīng)二審法院兩次詢問，大明公司均不愿對此發(fā)表質(zhì)證意見。對照上述法律規(guī)定，二審法院認為一審對部分證據(jù)認定的問題，不構(gòu)成嚴重違反程序。故大明公司主張本案應(yīng)發(fā)回重審，依據(jù)不足，二審法院不予支持。

關(guān)于第二個爭議焦點。根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第六十九條的規(guī)定，經(jīng)過法定程序公證證明的法律事實和文書，人民法院應(yīng)當作為認定事實的根據(jù)，但有相反證據(jù)足以推翻公證證明的除外。第7778號、第7779號公證書記載了在京東下單購買和收取奧妮避孕套的過程。雖然吉尼斯北京公司未出示避孕套實物，但公證書附有該避孕套的照片，照片上清晰顯示了生產(chǎn)日期、商標使用情況、廠家等與本案糾紛相關(guān)的必要信息。在大明公司未提交任何反證的情況下，一審法院采納該公證書并認定相關(guān)事實，符合上述法律規(guī)定，二審法院予以維持。

根據(jù)第732號、第7778號、第7779號公證書，大明公司實施的被訴侵權(quán)行為可歸納為：1.在其網(wǎng)站和商品上用中英文稱2013年12月2日奧妮避孕套獲得“最薄乳膠避孕套”的吉尼斯世界紀錄認證。2.在其網(wǎng)站2014年2月21日題為“GuinnessWorldRecordachievedforThinnestLatexCondom”的英文稿件中使用了含吉尼斯世界紀錄證書的照片。3.在其奧妮避孕套商品上標注“?紀錄保持者”“吉尼斯世界紀錄?”以及吉尼斯世界紀錄證書圖。

關(guān)于第一種使用行為是否構(gòu)成商標侵權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國商標法》第五十九條的規(guī)定，注冊商標中含有的直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當使用。由此可見，注冊商標所含詞匯固然具有標示商品或服務(wù)來源的標示性，但如果該詞匯還能夠直接表示商品或服務(wù)的特點，他人在后者意義上正當使用該詞匯，屬于對該商標詞匯的敘述性使用，不構(gòu)成商標侵權(quán)。本案中，第11149021號、第11149025號和第11149031號商標含有“吉尼斯世界紀錄”中英文詞匯。大明公司在其網(wǎng)站和商品上使用中英文稱2013年12月2日奧妮避孕套獲得“最薄乳膠避孕套”的吉尼斯世界紀錄認證，是對該事實的客觀敘述，屬于對“吉尼斯世界紀錄”的敘述性使用，故不構(gòu)成商標侵權(quán)。

關(guān)于第二種使用行為是否構(gòu)成商標侵權(quán)。大明公司在其網(wǎng)站題為“GuinnessWorldRecordachievedforThinnestLatexCondom”英文稿件中，使用了“GuinnessWorldRecord”詞匯及含有吉尼斯世界紀錄證書的照片。但根據(jù)稿件內(nèi)容可知，上述使用也是對奧妮避孕套2013年12月2日獲得“最薄乳膠避孕套”的吉尼斯世界紀錄，以及2014年2月20日獲頒吉尼斯世界紀錄證書的事實的客觀敘述，同理也屬于對“GuinnessWorldRecord”的敘述性使用，故也不構(gòu)成商標侵權(quán)。

關(guān)于第三種使用行為是否構(gòu)成商標侵權(quán)。大明公司在商品上使用“?紀錄保持者”“吉尼斯世界紀錄?”時，加注了“?”商標標記和“?”注冊商標標記，顯然是標示性使用，而非敘述性使用。大明公司在商品上使用吉尼斯世界紀錄證書圖，并非對2014年2月20日獲頒吉尼斯世界紀錄證書這一客觀事實的完整敘述，且證書圖醒目可見第11149031號商標，容易誤導公眾，故也構(gòu)成對該商標的標示性使用。由此可見，大明公司在商品上使用了第11149025號和第11149031號吉尼斯世界紀錄圖文商標。這兩個商標核定使用的服務(wù)包括第35類“廣告宣傳”。大明公司在其避孕套上除使用這兩個商標外，還使用了奧妮商標。顯然，奧妮商標的功能是為了標示商品來源于大明公司，但吉尼斯世界紀錄圖文商標的功能不是為了標示該商品由吉尼斯公司或吉尼斯北京公司生產(chǎn)，而是通過標示該商品由吉尼斯世界紀錄認證從而實現(xiàn)促銷的廣告目的。所以，大明公司對“吉尼斯世界紀錄”圖文商標的使用，正是在第35類“廣告宣傳”服務(wù)上的使用。大明公司認為第10類避孕套商品與第35類“廣告宣傳”服務(wù)不相同也不相類似，實際上混淆了奧妮商標與“吉尼斯世界紀錄”圖文商標的功能，二審法院不予支持。綜上，大明公司侵犯了第11149025號和第11149031號商標權(quán)。一審法院還認定大明公司侵犯第11149021號商標，缺乏事實依據(jù)，二審法院不予支持。

另外，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第四條的規(guī)定，普通使用許可合同的被許可人經(jīng)商標注冊人明確授權(quán)的，可以提起訴訟。本案中，起訴者并非涉案商標注冊人吉尼斯公司，而是經(jīng)其明確授權(quán)的普通被許可人吉尼斯北京公司。故大明公司侵犯的只能是吉尼斯北京公司就涉案商標享有的許可使用權(quán)利。吉尼斯北京公司的訴訟請求及一審關(guān)于停止侵權(quán)的判項對此未作區(qū)分，并不恰當。由于吉尼斯北京公司的商標權(quán)利來源并小于吉尼斯公司的注冊商標專用權(quán)，故二審法院徑直在二審中糾正。

關(guān)于第三個爭議焦點。二審法院認為，消除影響的前提是商標侵權(quán)行為給他人的商標聲譽或商業(yè)信譽造成了不良影響。而誤導相關(guān)公眾構(gòu)成商標侵權(quán)本身，并不必然給他人商標聲譽或商業(yè)信譽帶來不良影響。本案中，沒有證據(jù)顯示大明公司侵權(quán)行為給吉尼斯北京公司商標聲譽或商業(yè)信譽造成不良影響，一審法院亦作此認定。故其判決大明公司刊登聲明消除影響，依據(jù)不足，二審法院予以糾正。

另外，關(guān)于第11149025號和第11149031號商標知名度的問題。二審法院認為，商標的知名度來源于使用，而非注冊。故大明公司以商標注冊時間短為由主張其沒有知名度，顯然不能成立。根據(jù)查明的事實，吉尼斯系列商標自2000年起在中國得到持續(xù)而廣泛的使用。一審法院據(jù)此認為其具有較高知名度和影響力正確，二審法院予以維持。

由于大明公司未侵犯第11149021號商標的權(quán)利，二審法院對一審判賠數(shù)額予以相應(yīng)調(diào)整。綜合考慮涉案商標知名度、大明公司侵權(quán)性質(zhì)和情節(jié)、吉尼斯北京公司支付的合理開支，并參照吉尼斯北京公司與大明公司的商標許可使用費，二審法院酌定大明公司賠償70萬元。

綜上所述，大明公司部分上訴理由成立。一審判決對部分事實認定有誤，適用法律存在錯誤，二審法院予以改判。依照《中華人民共和國侵權(quán)責任法》第十五條第一款第一項、第六項、第二款，《中華人民共和國商標法》第五十七條第一項、第六十三條第一款、第三款，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第二項規(guī)定，二審法院判決：一、撤銷廣東省廣州市花都區(qū)人民法院（2017）粵0114民初8081號民事判決第三項、第四項；二、變更廣東省廣州市花都區(qū)人民法院（2017）粵0114民初8081號民事判決第一項為：大明公司于判決生效之日起立即停止侵犯吉尼斯北京公司就第11149025號、第11149031號注冊商標所享有的權(quán)利；三、變更廣東省廣州市花都區(qū)人民法院（2017）粵0114民初8081號民事判決第二項為：大明公司于判決生效之日起十日內(nèi)向吉尼斯北京公司賠償經(jīng)濟損失及合理開支共計70萬元；四、駁回吉尼斯北京公司其他訴訟請求。一審案件受理費30800元，由吉尼斯北京公司負擔23613元，大明公司負擔7187元。二審案件受理費11800元，由吉尼斯北京公司負擔1500元，大明公司負擔10300元。

再審中，大明公司向本院提交了以下證據(jù)：證據(jù)1為最高人民法院（2010）民申字第284號民事裁定書，證據(jù)2為最高人民法院（2012）民申字第70號民事裁定書，證據(jù)3為北京市高級人民法院（2014）高行（知）終字第2852號行政判決書，證據(jù)4為北京市高級人民法院（2014）高行（知）終字第2853號行政判決書，證據(jù)5為四川省高級人民法院（2012）川民再字第20號民事判決書，證據(jù)6為廣東省高級人民法院（2012）粵高法民三申字第8號民事裁定書，證據(jù)7為浙江省杭州市西湖區(qū)人民法院（2010）杭西知初字第176號民事調(diào)解書，證據(jù)8為廣東省廣州市白云區(qū)人民法院（2014）穗云法知民初字第284號民事判決書，證據(jù)9為廣東省廣州市天河區(qū)人民法院（2016）粵0106民初3837號民事判決書，證據(jù)10為中華人民共和國廣東省廣州市花都區(qū)人民法院（2013）穗花法知民初字第535號民事判決書。以上證據(jù)擬證明“奧妮”系列商標被保護的歷史記錄。證據(jù)11為第17526463號、第17003268號、第13743627號、第1138964號、第17926696號、30769506號、第14515929號注冊商標詳情信息，擬證明“奧妮”系列商標的注冊情況。吉尼斯北京公司對上述證據(jù)的質(zhì)證意見為：認可其真實性與合法性，但不認可其關(guān)聯(lián)性以及證明目的。其均系大明公司對第10類“奧妮”系列商標的保護記錄，恰恰印證了二審判決是正確的，即：奧妮商標的功能是為了標示商品來源于大明公司；但是，本案中大明公司在“避孕套”商品包裝上使用涉案“吉尼斯”商標的功能并不是為了標示商品由吉尼斯公司或者吉尼斯北京公司生產(chǎn)，而是標示廣告宣傳服務(wù)的來源是吉尼斯公司或者吉尼斯北京公司。大明公司提供的上述案例，與本案不屬于類似案例，對本案的事實認定與法律適用均沒有任何參考意義。本院結(jié)合當事人的質(zhì)證意見，對上述證據(jù)認定如下：1.關(guān)于證據(jù)1-10。本案權(quán)利商標為“吉尼斯”系列商標，而非“奧妮”系列商標，該組證據(jù)均系法院針對“奧妮”系列商標作為權(quán)利商標作出的裁判，與本案爭議事實缺乏關(guān)聯(lián)性，本院不予采信。2.關(guān)于證據(jù)11。該證據(jù)所顯示的商標注冊情況可通過公開渠道核實，吉尼斯北京公司對其真實性亦無異議；“奧妮”“奧妮001”商標均與本案事實相關(guān)，本院對該證據(jù)予以采信。

本院經(jīng)審理查明，二審法院查明的事實屬實，本院予以確認。本院另查明以下事實：

（一）吉尼斯北京公司請求保護的權(quán)利基礎(chǔ)及事實依據(jù)

吉尼斯北京公司雖然一直主張涉案“吉尼斯”商標具有極高的知名度與影響力，并在向一審法院提交的關(guān)于“GWR系列商標知名度證據(jù)說明”中稱“吉尼斯系列商標……成為家喻戶曉的馳名商標”；但是其在一審庭審中向法院明確，大明公司系在與第35類、第41類服務(wù)相同或者類似服務(wù)上使用被訴侵權(quán)商標，本案構(gòu)成侵權(quán)的依據(jù)為《中華人民共和國商標法》第五十七條。

二審中，吉尼斯北京公司陳述，其認為大明公司系在第35類的“廣告宣傳”“提供與記錄成就和打破紀錄的活動或事件相關(guān)的廣告建議”“提供與記錄成就和打破紀錄的活動或事件相關(guān)的商業(yè)建議”三項服務(wù)類別上使用被訴侵權(quán)商標。

吉尼斯北京公司在本院組織的法庭調(diào)查中明確：1.避孕套與第11149025號、第11149031號注冊商標核準使用的商品類別均不相同、不相類似；但是，被訴侵權(quán)商標并非使用在“避孕套”商品上，而是使用在第35類的“提供與記錄成就和打破紀錄的活動或事件相關(guān)的商業(yè)建議”“廣告宣傳”服務(wù)上。2.注冊在第35類服務(wù)上的“吉尼斯”商標具有極高的知名度，該知名度遠遠超過“奧妮”商標的知名度，以至于消費者看到被訴侵權(quán)商品，肯定會認為吉尼斯公司提供了商業(yè)建議或者廣告宣傳的服務(wù)。因此，本案被訴侵權(quán)商品上標示“吉尼斯”商標的行為，其實就是服務(wù)商標的使用，并不涉及跨類和類似的問題。

再審法庭調(diào)查之后，吉尼斯北京公司兩次向本院提交書面代理意見，均主張大明公司是在第11149025號、第11149031號商標核定使用的“廣告宣傳”服務(wù)上使用被訴侵權(quán)商標，導致相關(guān)公眾對“廣告宣傳”服務(wù)來源的混淆。

案外人奇瑞汽車股份有限公司針對吉尼斯公司注冊在第41類服務(wù)上的第1744886號“GUINESSWORLDRECORDS”商標、第2024454號“吉尼斯”商標、第2024455號“吉尼斯世界紀錄”商標以及注冊在第35類服務(wù)上的第11149021號“GUINESSWORLDRECORDS”商標、第11149025號“吉尼斯世界紀錄”商標等商標，以其“不具有顯著性，相關(guān)公眾看到時不會聯(lián)想到特指某一主體提供的服務(wù)或某一主體所獨占享有的商標，僅會認為是對指定服務(wù)內(nèi)容或特點的描述，爭議商標也未能通過使用獲得作為商標標識所應(yīng)具備的顯著性，持續(xù)廣泛的作為“世界之最”或“世界紀錄”的代名詞或通用名稱使用，而不是識別商品或服務(wù)來源的商標”為由，請求宣告上述商標無效。國家工商行政管理總局商標評審委員會認為，“吉尼斯世界紀錄”等并非漢語中的固有詞匯，作為商標具有顯著性，用在核定使用的服務(wù)上可以起到區(qū)分服務(wù)來源的作用，裁定爭議商標予以維持。

（二）被訴侵權(quán)商品的商標使用情況

第7778號公證書所附的照片顯示，除“?”“吉尼斯世界紀錄?”之外，被訴侵權(quán)商品包裝盒上還印有“奧妮”“001”等標識以及一張證書圖片。證書圖片中的“”圖形較為清晰，位于證書上部的顯著位置；其余部分均因縮略得過小，無法清楚辨認內(nèi)容。此外，以“奧妮”標識作為封面的宣傳冊刊載的照片顯示，“避孕套”商品包裝盒上印有“奧妮001”標識。

“奧妮”與“奧妮001”均為大明公司的注冊商標?！皧W妮”商標的申請日為2015年9月18日，注冊公告日為2016年10月28日，核定使用的商品類別為第10類的子宮帽、避孕套、非化學避孕用具、性愛娃娃、性玩具。大明公司自2013年12月18日至2015年7月28日，在第10類商品上共申請了三件標志略有不同的“奧妮001”商標，核定使用的商品類別包括子宮帽、避孕套等。

(三)大明公司對證據(jù)的補充質(zhì)證意見

本案再審期間，大明公司對于一審未質(zhì)證的22份證據(jù)，即證據(jù)1-6、證據(jù)8-22以及證據(jù)27，發(fā)表質(zhì)證意見如下：對其形式上的真實性無異議，但不確認其與本案的關(guān)聯(lián)性。

（四）吉尼斯北京公司參與一審訴訟的情況

在一審法院于2017年11月15日組織的庭前會議（質(zhì)證）、2017年11月29日組織的第一次開庭審理程序中，吉尼斯北京公司均是委托北京市鑄成律師事務(wù)所的康莉、屈小春兩位律師出庭應(yīng)訴。

本院再審認為，本案系侵害商標權(quán)糾紛。被訴侵權(quán)行為發(fā)生在2019年11月1日之前，故應(yīng)適用2013年修正的《中華人民共和國商標法》。人民法院審理再審案件應(yīng)當圍繞再審請求進行。當事人的再審請求超出原審訴訟請求的，不予審理。本案中，二審法院認定大明公司在第35類“廣告宣傳”服務(wù)上使用的被訴侵權(quán)商標，侵犯了涉案第11149025號、第11149031號注冊商標的商標權(quán)。吉尼斯北京公司對此并未提出再審請求；并且還在再審中多次確認其主張的侵權(quán)行為系大明公司在“廣告宣傳”服務(wù)上使用被訴侵權(quán)商標的行為。根據(jù)大明公司的再審請求與吉尼斯北京公司的答辯意見，本案再審的爭議焦點為：1.二審法院未基于程序違法將本案發(fā)回重審的處理是否失當；2.一、二審法院采信第7778號、第7779號公證書作為證據(jù)是否有誤；3.大明公司是否侵犯涉案第11149025號“吉尼斯世界紀錄”、第11149031號“”商標在“廣告宣傳”服務(wù)上的商標權(quán)；4.若大明公司構(gòu)成侵權(quán)，其賠償責任應(yīng)如何承擔。

一、關(guān)于二審法院未基于程序違法將本案發(fā)回重審的處理是否失當?shù)膯栴}

大明公司再審主張，二審法院確認一審法院允許吉尼斯北京公司實習人員李亦慧以委托訴訟代理人身份參與庭審活動以及在管轄權(quán)異議生效裁定作出前組織當事人進行質(zhì)證的程序違法，但又未支持其將案件發(fā)回重審的上訴請求，而是維持一審判決，邏輯矛盾。對此，本院認為，訴訟程序系為保障當事人訴訟權(quán)利與實體權(quán)利而設(shè)置的法定程序。為確保當事人合法權(quán)益，防止二審法院無原則的將案件發(fā)回重審、浪費司法資源，因程序問題發(fā)回重審的案件必須嚴格限定在“嚴重違反法定程序”的范疇內(nèi)。對于其他并非“嚴重違反法定程序”的案件，二審法院可在糾正一審程序瑕疵之后維持一審裁判。本案中，對于大明公司所主張的上述兩個程序問題，二審法院在糾正瑕疵之后維持一審判決的處理是否失當，關(guān)鍵在于一審法院是否構(gòu)成“嚴重違反法定程序”。對此，本院結(jié)合已查明的事實，對該問題分述如下：

（一）《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第四項以及《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第三百二十五條共列舉了六種應(yīng)當發(fā)回重審的“嚴重違反法定程序”的情形，即：原審判決遺漏當事人、違法缺席判決、審判組織的組成不合法、應(yīng)當回避的審判人員未回避、無訴訟行為能力人未經(jīng)法定代理人代為訴訟、違法剝奪當事人辯論權(quán)利。大明公司所主張的“允許實習人員參與庭審活動”以及“在管轄權(quán)異議生效裁定作出前組織當事人質(zhì)證”，并不屬于上述六種情形之一。

（二）結(jié)合《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第四項以及《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第三百二十五條的規(guī)定，應(yīng)當發(fā)回重審的“嚴重違反法定程序”的情形，還可能包括明確列舉的六種情形之外的其他情形。但是，本院認為，一審法院亦不構(gòu)成其他“嚴重違反法定程序”的情形。1.關(guān)于大明公司持異議的庭審程序問題。在一審法院于2018年11月30日組織的庭審活動中，實習人員李亦慧并非單獨出庭，而是與律師屈小春共同出庭。經(jīng)查閱一審庭審筆錄，李亦慧是以“北京市鑄成律師事務(wù)所職員”而非以“律師”的身份參與庭審的，大明公司對李亦慧參與庭審明確表示“無異議”；筆錄的每一頁均有屈小春的簽名確認。因此，一審法院允許實習人員李亦慧與律師屈小春一并作為委托訴訟代理人參與庭審，即便程序有所不當，亦不足以達到限制或剝奪大明公司訴訟權(quán)利、影響或可能影響案件實體審理結(jié)果、違反審判組織組成以及回避等基本審判制度的程度，不構(gòu)成應(yīng)當發(fā)回重審的其他“嚴重違反法定程序”情形。2.關(guān)于大明公司持異議的質(zhì)證程序問題。因大明公司缺席一審法院于管轄權(quán)異議期間組織的質(zhì)證程序，導致一審未予以質(zhì)證的證據(jù)共計22份。該22份證據(jù)的內(nèi)容涉及當事人主體資格、雙方曾簽訂的認證協(xié)議與許可協(xié)議、雙方往來函件以及涉案“吉尼斯”系列商標的知名度等方面的事實。在二審中，除對涉案“吉尼斯”系列商標的知名度有異議之外，大明公司對于其他事實未提出異議；并且，在法院兩次征詢對該22份證據(jù)的質(zhì)證意見時，大明公司均拒不發(fā)表意見。因此，二審法院不認定一審質(zhì)證程序構(gòu)成應(yīng)當發(fā)回重審的其他“嚴重違反法定程序”情形，并無明顯不當。況且，在再審期間，大明公司訴請是改判駁回吉尼斯北京公司的全部訴訟請求，而不是將案件發(fā)回一審法院重審；大明公司也對該22份證據(jù)充分發(fā)表了質(zhì)證意見。本案更無必要再因該程序爭議發(fā)回一審法院重審，降低司法效率。

綜上，一審程序既不構(gòu)成法律明確列舉的應(yīng)當發(fā)回重審的“嚴重違反法定程序”情形，也不構(gòu)成其他應(yīng)當發(fā)回重審的“嚴重違反法定程序”情形，二審法院在糾正瑕疵之后維持一審判決，不違反法律的規(guī)定。大明公司的該項再審理由不成立，本院不予支持。

二、關(guān)于一、二審法院采信第7778號、第7779號公證書作為證據(jù)是否有誤的問題

《中華人民共和國民事訴訟法》第六十九條規(guī)定，經(jīng)過法定程序公證證明的法律事實和文書，人民法院應(yīng)當作為認定事實的根據(jù)，但有相反證據(jù)足以推翻公證證明的除外。大明公司再審稱，對于認定本案主要事實的關(guān)鍵證據(jù)，即第7778號、第7779號公證書，吉尼斯北京公司未向法院提交相應(yīng)的物證，一、二審法院仍予以采信有誤。對此，本院認為，吉尼斯北京公司向一審法院提交的第7778號、第7779號公證書，系由廣東省深圳市南山公證處依案外人岡本貿(mào)易（深圳）有限公司的申請，依照法定程序依法作出的公證文書。該兩份公證書記載了岡本貿(mào)易（深圳）有限公司的委托代理人劉文軍在廣東省深圳市南山公證處公證員張逸宏和工作人員陳子滔的監(jiān)督下，查驗“京東”“一號店”相關(guān)訂單并收取訂單所示商品，再對商品進行拍照與封存的全過程。因辦理該公證的申請人并非本案當事人吉尼斯北京公司，而是案外人岡本貿(mào)易（深圳）有限公司，故吉尼斯北京公司關(guān)于物證已被岡本貿(mào)易（深圳）有限公司取走用于自身所涉訴訟，導致其在本案中僅能向法院提交不附物證的公證書文本的解釋，不違反常情常理。本案為侵害商標權(quán)糾紛，物證的作用系通過其包裝盒、說明書、宣傳冊等記載的商業(yè)標識信息，而非通過商品物質(zhì)實體的結(jié)構(gòu)、功能顯現(xiàn)的。對于商品包裝盒與宣傳冊的內(nèi)容，廣東省深圳市南山公證處在物證封存之前，拍攝了大量的照片。經(jīng)本院核實，所拍攝的照片清晰、全面地載明了商標、宣傳用語、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期等與本案爭議事實相關(guān)的商品信息。因此，即便吉尼斯北京公司未向法院提交所附物證，第7778號、第7779號公證書仍可作為認定案件事實的依據(jù)。再者，大明公司若系以缺乏物證為由質(zhì)疑上述兩份公證書的真實性，應(yīng)提交相反證據(jù)。但迄今為止，大明公司對此并未提交任何證據(jù)，也未主張其依照《中華人民共和國公證法》第三十九條的規(guī)定向廣東省深圳市南山公證處提出過復查申請。

綜上，第7778號、第7779號公證書系由合法的公證機構(gòu)依照法定程序出具的法律文書，大明公司雖有異議但未提交任何相反證據(jù)予以推翻，一、二審法院予以采信并無不當。大明公司關(guān)于一、二審法院不應(yīng)采信該兩份公證文書的再審理由不成立，本院不予支持。

三、關(guān)于大明公司是否侵犯涉案第11149025號“吉尼斯世界紀錄”、第11149031號“”商標在“廣告宣傳”服務(wù)上的商標權(quán)的問題

本案中，一、二審法院均認定大明公司在與涉案第11149025號、第11149031號商標核準使用的“廣告宣傳”服務(wù)上使用了相同的商標，侵犯了該兩件商標的商標權(quán)。大明公司再審稱，其系將與上述涉案商標相同的被訴侵權(quán)商標使用在與“廣告宣傳”服務(wù)完全不相同、不相類似的“避孕套”商品上，而并非使用在“廣告宣傳”服務(wù)上，不會造成相關(guān)公眾混淆誤認，故未侵犯上述涉案商標的商標權(quán)。吉尼斯北京公司認可大明公司關(guān)于“避孕套”商品與“廣告宣傳”服務(wù)不相同也不相類似的再審主張，但其認為被訴侵權(quán)商標應(yīng)視為使用在“廣告宣傳”服務(wù)上。對此，本院認為，根據(jù)已查明的事實，由大明公司制造的避孕套商品，其包裝盒上除了使用大明公司自己的注冊商標“奧妮”“奧妮001”等之外，還使用了被訴侵權(quán)的“吉尼斯世界紀錄”“”標識以及證書圖片。上述被訴侵權(quán)的“吉尼斯世界紀錄”“”標識上分別使用了表示注冊商標的“?”記號與表示商標的“?”記號。大明公司以標注注冊商標標記或者商標標記的方式將被訴侵權(quán)的“吉尼斯世界紀錄”“”標識使用在包裝盒之上，顯然系在商業(yè)活動中使用上述被訴侵權(quán)商標并用于區(qū)分商品來源，構(gòu)成商標性使用。至于包裝盒上的證書圖片，與文字部分模糊不清無法辨認內(nèi)容形成鮮明對比的是，“”圖形清晰可見并突出使用在證書的最上方。該證書圖中所包含的“”標識亦可起到區(qū)分商品來源的作用，構(gòu)成商標性使用。

根據(jù)《中華人民共和國商標法》第四條第二款以及第五十七條第一款、第二款的規(guī)定，未經(jīng)商標注冊人許可，在同一種商品或服務(wù)上使用與其注冊商標相同商標，以及在類似商品或者服務(wù)上使用與其注冊商標相同的商標并且容易導致混淆的，均屬于侵犯注冊商標專用權(quán)的行為。故侵犯注冊商標專用權(quán)的判定，通常需要經(jīng)過商標比對、商品或服務(wù)類別對比、混淆可能性分析等步驟。商標不相同也不近似、商品或服務(wù)不相同也不類似，不會導致相關(guān)公眾對商品來源產(chǎn)生混淆的，被訴行為一般不會被認定為上述法律所規(guī)定的商標侵權(quán)行為，具體到本案：

（一）就商標比對的問題。將被訴侵權(quán)的“吉尼斯世界紀錄”“”商標分別與涉案的第11149025號、第11149031號商標相比較，兩者均在視覺上基本無差別。一、二審法院認定大明公司使用了與涉案的第11149025號、第11149031號商標相同的商標，大明公司與吉尼斯北京公司在再審中亦無異議，本院對此予以確認。

（二）就商品或者服務(wù)類別比對的問題?！氨茉刑住笔且环N可以在性交過程中使用的、用于降低性病傳播和女性意外妊娠風險的屏障類器具，其屬于《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》中的第10類商品；“廣告宣傳”系由廣告部門替商品或者服務(wù)提供的旨在通過各種傳播方式進行廣而告之的宣傳服務(wù)活動，其屬于《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》中的第35類服務(wù)。“避孕套”商品與“廣告宣傳”服務(wù)的消費對象、消費場所、消費渠道以及所能滿足的消費需求大相徑庭，兩者不存在特定聯(lián)系，不容易使相關(guān)公眾混淆誤認，吉尼斯北京公司與大明公司亦均認可兩者不構(gòu)成類似商品與服務(wù)，本院對此不再贅述。

大明公司與吉尼斯北京公司在商品或服務(wù)類別比對上的分歧在于：被訴侵權(quán)商標在“避孕套”包裝盒上的使用究竟應(yīng)視為在“避孕套”商品上的使用還是應(yīng)視為在“廣告宣傳”服務(wù)上的使用？對此，本院認為，首先，結(jié)合《中華人民共和國商標法》第四十八條的規(guī)定，在商品包裝上使用商標亦屬于第五十七條所規(guī)定的在商品上使用商標。其次，服務(wù)商標是服務(wù)提供者用于指示服務(wù)來源的商業(yè)標識。商品是有形的，商品商標可物理性附著在核準注冊的商品之上；但是，服務(wù)在本質(zhì)上是人的行為，具有無形性，任何服務(wù)商標均無法物理性附著在其核準注冊的服務(wù)之上。除通過廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡(luò)、廣告牌等傳媒對商標進行宣傳推廣之外，服務(wù)商標通常是在服務(wù)場所、服務(wù)工具、服務(wù)招牌、服務(wù)人員以及服務(wù)提供者出具的商業(yè)資料或交易文書、服務(wù)贈品等各種與服務(wù)相關(guān)聯(lián)的載體上進行使用。上述與服務(wù)相關(guān)聯(lián)的載體同時也可能構(gòu)成其他經(jīng)營者提供的商品。此外，服務(wù)提供者以適當方式顯示其與商標之間的直接聯(lián)系，足以使相關(guān)公眾將該商標作為識別服務(wù)來源標識的，服務(wù)商標也可以在服務(wù)對象的商品上進行使用，從而使得服務(wù)對象的商品在特殊情況下成為服務(wù)商標的載體。例如：在商品包裝箱上清晰指明包裝服務(wù)的提供商并印上其服務(wù)商標。因此，以有形的商品為載體進行使用，系服務(wù)商標使用的常態(tài)。區(qū)分商品商標與服務(wù)商標使用的依據(jù)不是商標物理性附著的附著物，而是相關(guān)公眾認知的來源指向?；谏虡耸褂玫牟煌瑺顩r，相關(guān)公眾認知的來源可能指向商標物理性附著的商品的提供者，也可能指向商標觀念性附著的服務(wù)的提供者。一般而言，以相關(guān)公眾的通常認知判斷，僅指向商標物理性附著的商品提供者的商標為商品商標；能穿透商標物理性附著的商品，進而指向其背后所承載的服務(wù)提供者的商標則為服務(wù)商標。

本案中，被訴侵權(quán)商標物理性附著在“避孕套”商品的包裝盒上，指向的是“避孕套”商品的來源。其并未穿透“避孕套”商品，指向“廣告宣傳”服務(wù)的來源。大明公司是在“避孕套”商品上，而不是在“廣告宣傳”服務(wù)上使用被訴侵權(quán)的“吉尼斯世界紀錄”“”商標。具體理由分述如下：

第一，被訴侵權(quán)的“避孕套”是商品，不構(gòu)成與“廣告宣傳”服務(wù)相關(guān)聯(lián)的載體，故被訴侵權(quán)商標無法視為在與“廣告宣傳”服務(wù)相關(guān)聯(lián)的載體上進行了使用。根據(jù)第7778號、7779號公證書載明的事實推知，大明公司將事先統(tǒng)一包裝，批量化、規(guī)?；谱鞯谋辉V侵權(quán)“避孕套”經(jīng)銷售渠道提供給不特定的消費者。在此過程中根本不存在廣告宣傳服務(wù)的提供者與購買者，從而也就不存在“廣告宣傳”服務(wù)。被訴侵權(quán)的“避孕套”不構(gòu)成服務(wù)工具、服務(wù)招牌、服務(wù)贈品等與“廣告宣傳”服務(wù)相關(guān)聯(lián)的載體。進而，被訴侵權(quán)的“吉尼斯世界紀錄”“”商標，不能視為在與“廣告宣傳”服務(wù)相關(guān)聯(lián)的載體上進行了使用。

第二，被訴侵權(quán)“避孕套”未以適當方式顯示被訴侵權(quán)商標與“廣告宣傳”服務(wù)提供者之間的直接聯(lián)系，不構(gòu)成使用服務(wù)商標的特殊載體，被訴侵權(quán)商標不能視為在服務(wù)對象的商品上進行了使用。經(jīng)查，被訴侵權(quán)的“吉尼斯世界紀錄”“”商標周邊除“紀錄保持者”“薄”“薄度紀錄創(chuàng)造者”“橡膠避孕套薄度紀錄創(chuàng)造者”等描述之外，并無其它廣告宣傳內(nèi)容。商品提供者在商品及包裝上印制具有廣告宣傳功能的用語，在生活中隨處可見。即便上述描述可視為一種廣告宣傳用語，該廣告宣傳用語也并未通過長期使用與特定“廣告宣傳”服務(wù)提供者建立起穩(wěn)定聯(lián)系，大明公司也未以任何特殊方式提示該兩件商標指向的是“廣告宣傳”服務(wù)的提供者。因此，即便將大明公司視為“廣告宣傳”服務(wù)的對象，被訴侵權(quán)商標亦應(yīng)視為在“避孕套”商品上使用的商品商標，而不能視為在“廣告宣傳”服務(wù)對象生產(chǎn)的“避孕套”商品上使用的服務(wù)商標。

第三，由被訴侵權(quán)商標可產(chǎn)生廣告宣傳作用不能推定其是使用在“廣告宣傳”服務(wù)上。指示來源、保障品質(zhì)、廣告宣傳，均是商標的基本功能。任何商標均會對使用該商標的商品或者服務(wù)本身起到廣告宣傳的作用，“廣告宣傳”服務(wù)則是由廣告部門為宣傳、推廣服務(wù)對象的商品或者服務(wù)提供的一種服務(wù)行為，具有“廣告宣傳”作用與提供“廣告宣傳”服務(wù)不可同日而語。被訴侵權(quán)商標使用在“避孕套”商品上，能夠為該款商品起到廣告宣傳效果，是商品商標功能發(fā)揮的結(jié)果，不能由此證明其是使用在“廣告宣傳”服務(wù)類別上。一、二審法院因被訴侵權(quán)商標可以實現(xiàn)促銷的廣告目的，從而認定其是在“廣告宣傳”服務(wù)類別上的使用，系對商標的廣告宣傳功能與提供“廣告宣傳”服務(wù)的誤解。若僅因商標能實現(xiàn)促銷的廣告目的、能發(fā)揮廣告宣傳的功能，就認定在商品上使用的商標系在“廣告宣傳”服務(wù)上的使用，將使得注冊在第35類“廣告宣傳”服務(wù)上的商標成為可無條件跨越到任何商品類別上獲得保護、超越馳名商標保護力度的“超級商標”，從而破壞我國以商品與服務(wù)類別作為基礎(chǔ)構(gòu)建的商標注冊與司法保護制度體系。

綜上，依照相關(guān)公眾的通常認知，被訴侵權(quán)的“吉尼斯世界紀錄”“”商標僅是作為識別其物理性附著的“避孕套”商品來源的標識，而未通過特定的使用目的、使用方式、使用環(huán)境、使用狀態(tài)、使用效果等與“廣告宣傳”服務(wù)之間建立起直接的關(guān)聯(lián)，未穿透“避孕套”商品從而觀念性附著在“廣告宣傳”服務(wù)上，不能作為識別“廣告宣傳”服務(wù)來源的標識。因此，大明公司關(guān)于其未將被訴侵權(quán)商標使用在涉案的第11149025號、第11149031號商標核準使用的“廣告宣傳”服務(wù)上的再審理由成立，本院予以支持。

吉尼斯北京公司系以大明公司在與涉案“吉尼斯”系列商標核準使用的服務(wù)相同的服務(wù)上使用了該服務(wù)商標作為事實基礎(chǔ)，主張大明公司構(gòu)成《中華人民共和國商標法》第五十七條規(guī)定的商標侵權(quán)，故本院僅在此范疇內(nèi)對大明公司的行為性質(zhì)進行評述。大明公司雖然未經(jīng)許可在其生產(chǎn)的“避孕套”商品上使用了與涉案第11149025號、第11149031號商標相同的商標，且該兩涉案商標具有較高知名度；但是，其系在與該兩涉案商標核準使用的服務(wù)完全不類似的商品上進行使用，不會導致相關(guān)公眾誤以為該“避孕套”商品由吉尼斯公司提供或者由與吉尼斯公司具有許可使用、關(guān)聯(lián)關(guān)系的經(jīng)營者提供，相關(guān)公眾不會混淆商品的來源，故大明公司不構(gòu)成吉尼斯北京公司所主張的商標侵權(quán)。一、二審法院對此均認定錯誤，本院一并予以糾正。

四、關(guān)于大明公司賠償責任應(yīng)如何承擔的問題

在大明公司不構(gòu)成商標侵權(quán)的情況下，吉尼斯北京公司請求大明公司承擔任何民事責任均缺乏事實與法律依據(jù)，故本院對于大明公司賠償責任應(yīng)如何承擔的爭議焦點不再評述。一、二審法院判令大明公司停止侵權(quán)并賠償吉尼斯北京公司經(jīng)濟損失及合理維權(quán)開支不當，本院予以糾正。

綜上所述，大明公司的再審請求成立，本院予以支持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零七條第一款、第一百七十條第一款第二項，《中華人民共和國商標法》（2013年修正）第四條、第四十八條、第五十七條，《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十一條、第十二條之規(guī)定，判決如下：

一、撤銷廣州知識產(chǎn)權(quán)法院（2019）粵73民終5764號民事判決、廣東省廣州市花都區(qū)人民法院（2017）粵0114民初8081號民

事判決；

二、駁回吉尼斯世界紀錄咨詢（北京）有限公司的訴訟請求。

一審案件受理費30800元，二審案件受理費11800元，均由吉尼斯世界紀錄咨詢（北京）有限公司負擔。

本判決為終審判決。

審 判 長　歐麗華

審 判 員　肖少楊

審 判 員　葉　丹

二〇二一年十二月三十日

本件與原本核對無異

法官助理　李　艷

書 記 員　嚴思敏

附：被訴侵權(quán)商品包裝盒照片（一）

被訴侵權(quán)商品包裝盒照片（二）

來源：中國裁判文書網(wǎng)

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

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