未注冊商標(biāo)不影響許可合同的效力

【小D導(dǎo)讀】

評析北京業(yè)宏達(dá)經(jīng)貿(mào)有限公司與天津開發(fā)區(qū)泰盛貿(mào)易有限公司、廣州睿翔春皮具有限公司商標(biāo)使用許可合同糾紛案

本案要旨 根據(jù)2001年10月27日第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議《關(guān)于修改<中華人民共和國商標(biāo)法>的決定》第二次修正的商標(biāo)法（下稱第二次修正的商標(biāo)法）僅對注冊商標(biāo)進(jìn)行許可須履行相應(yīng)的行政備案手續(xù)進(jìn)行了規(guī)定,但并未對未注冊商標(biāo)是否可以成為商標(biāo)使用許可合同的標(biāo)的作出規(guī)定。那么，若將未獲準(zhǔn)注冊商標(biāo)進(jìn)行許可，是否影響商標(biāo)許可使用合同的效力？合同效力的確定應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定進(jìn)行界定，在法律、法規(guī)的效力性強(qiáng)制性規(guī)范并未明確限定的情況下，一般不宜認(rèn)定合同無效。因此，在法律、法規(guī)并未對未獲準(zhǔn)注冊商標(biāo)不得許可他人使用進(jìn)行規(guī)定的情況下，此種情形不影響商標(biāo)許可使用合同的效力。

案情 2007年3月1日，英國沃爾西公司與北京業(yè)宏達(dá)經(jīng)貿(mào)有限公司（下稱業(yè)宏達(dá)公司）簽訂《Wolsey許可證總協(xié)議》（下稱《商標(biāo)許可協(xié)議》），授權(quán)業(yè)宏達(dá)公司在中國獨(dú)占使用英文“Wolsey”、漢字“無賽”、狐貍圖形等系列文字及圖形商標(biāo)并有權(quán)在上述地區(qū)將該系列商標(biāo)再許可給他人。

2007年4月，業(yè)宏達(dá)公司與天津開發(fā)區(qū)泰盛貿(mào)易有限公司（下稱泰盛公司）簽訂《再許可授權(quán)協(xié)議》等，約定：業(yè)宏達(dá)公司將第18類商品上的“Wolsey”、漢字“無賽”、狐貍圖形商標(biāo)獨(dú)家使用權(quán)在中國許可泰盛公司使用；授權(quán)使用的商品均為皮革、皮箱和旅行包等，并約定了相應(yīng)許可費(fèi)。涉案協(xié)議中約定商標(biāo)的商品使用范圍屬于1802類似群組商品類別。

案外人廣州市海圖皮件有限公司于2001年8月1日申請注冊第1926344號英文“Wolsey”商標(biāo)，核定使用在1802類似群組的公文包、錢包等商品上。此后，該商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給案外人廣州奧巴爾皮具有限公司。

涉案協(xié)議約定的第3730889號狐貍圖形商標(biāo)和第3730890號“無賽”商標(biāo)經(jīng)案外人英國沃爾西有限公司申請，均已核定使用在1802類似群組的旅行包等商品上。

涉案協(xié)議約定的第3730891號“Wolsey”注冊商標(biāo)系案外人英國沃爾西有限公司于2003年9月申請，在《再許可授權(quán)協(xié)議》約定的1802類似群組皮具等商品上未獲得注冊。

泰盛公司曾長期銷售業(yè)宏達(dá)公司使用“Wolsey”注冊商標(biāo)的服裝等產(chǎn)品，雙方存在長期的業(yè)務(wù)往來。

業(yè)宏達(dá)公司認(rèn)為泰盛公司未依約匯報(bào)商標(biāo)使用情況，也未支付商標(biāo)使用費(fèi)，并多次提出要求，但泰盛公司及廣州睿翔春皮具有限公司（下稱睿翔春公司）仍拖欠相應(yīng)商標(biāo)許可費(fèi)。為此，業(yè)宏達(dá)公司訴至法院，請求法院判決：解除涉案的《再許可授權(quán)協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》；泰盛公司、睿翔春公司支付商標(biāo)特許使用費(fèi)1488萬元及逾期付款滯納金444萬元。

泰盛公司、睿翔春公司對業(yè)宏達(dá)公司的訴訟請求不予認(rèn)可。

判決

北京市第二中級人民法院認(rèn)為，英文“wolsey”標(biāo)識具有核心價(jià)值和影響力。根據(jù)涉案協(xié)議的約定，泰盛公司向業(yè)宏達(dá)公司支付加盟費(fèi)后，獲取的對價(jià)是獲得按照約定使用涉案協(xié)議約定的注冊商標(biāo)特別是第3730891號“wolsey”注冊商標(biāo)制造、銷售涉案協(xié)議約定的皮具產(chǎn)品的權(quán)利，其合同目的是由此獲得經(jīng)濟(jì)利益。因第3730891號“wolsey”注冊商標(biāo)核定使用的商品并不包括涉案協(xié)議約定的1802類似群組的皮具商品，使泰盛公司簽訂涉案協(xié)議及《補(bǔ)充協(xié)議》的合同目的不能實(shí)現(xiàn)，業(yè)宏達(dá)公司此行為已構(gòu)成違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

一審法院依據(jù)《中華人民共和國合同法》第八條、第六十條第一款等規(guī)定，判決：一、解除業(yè)宏達(dá)公司與泰盛公司簽訂的《再許可授權(quán)協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》；二、業(yè)宏達(dá)公司返還泰盛公司383萬元；三、泰盛公司、睿翔春公司停止使用《再許可授權(quán)協(xié)議》中約定的3件注冊商標(biāo)；四、駁回業(yè)宏達(dá)公司的其他訴訟請求。

業(yè)宏達(dá)公司不服，提起上訴。北京市高級人民法院認(rèn)為，未注冊商標(biāo)并不影響商標(biāo)許可使用合同的效力，同時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)涉案協(xié)議簽訂的目的認(rèn)定是否構(gòu)成根本違約，一審判決相關(guān)認(rèn)定缺乏事實(shí)及法律依據(jù)，遂判決維持一審判決第一項(xiàng)、第三項(xiàng)；撤銷一審判決第二項(xiàng)、第四項(xiàng)；泰盛公司給付業(yè)宏達(dá)公司商標(biāo)特許使用費(fèi)446.4萬元；駁回業(yè)宏達(dá)公司的其他訴訟請求。

企業(yè)

第二次修正的商標(biāo)法第四十條、2002年8月3日以國務(wù)院令第358號公布的商標(biāo)法實(shí)施條例第四十三條及《最高人民法院關(guān)于申請商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十九條第二款的規(guī)定，均對已注冊商標(biāo)的使用許可合同進(jìn)行了規(guī)定，并未對未注冊商標(biāo)是否可以成為使用許可合同的標(biāo)的進(jìn)行界定，那么若在商標(biāo)使用許可合同中所約定商標(biāo)為未注冊或未獲準(zhǔn)注冊的商標(biāo)時(shí)，該類合同的效力應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行判定，是否影響到該類合同根本目的的實(shí)現(xiàn)以及存在欺詐，當(dāng)事人是否有權(quán)解除合同？

“法無禁止即可為”，因法律、法規(guī)并未禁止未注冊商標(biāo)的使用許可情形，由此在效力性強(qiáng)制性規(guī)范未予明確規(guī)定的情況下，該類合同并不應(yīng)直接被認(rèn)定為無效。基于商標(biāo)法對注冊商標(biāo)專用權(quán)和禁用權(quán)的規(guī)定，已注冊商標(biāo)的法律狀態(tài)及權(quán)利形式較為穩(wěn)定，但這并不意味未注冊商標(biāo)即無相應(yīng)權(quán)利，例如在商標(biāo)授權(quán)過程中，商標(biāo)申請權(quán)亦可稱為一項(xiàng)期待權(quán)，其與注冊商標(biāo)的差異就是保護(hù)方式與權(quán)利狀態(tài)的差異。同時(shí)，對商標(biāo)使用許可合同的根本目的及是否存在欺詐的判斷，應(yīng)當(dāng)結(jié)合合同內(nèi)容、簽訂時(shí)合同相對方的期待價(jià)值以及通過合同所形成的法律關(guān)系等方面進(jìn)行判斷，不能僅以商標(biāo)是否獲準(zhǔn)注冊而簡單對合同根本目的及存在欺詐進(jìn)行認(rèn)定，從而對法定解除權(quán)進(jìn)行判定。若據(jù)此裁判必然將違背合同訂立時(shí)的初衷，也與立法目的相違背。

該案中，《再許可授權(quán)協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》并未對涉案合同所許可使用的商標(biāo)是否為注冊商標(biāo)進(jìn)行明確約定，同時(shí)結(jié)合《再許可授權(quán)協(xié)議》中業(yè)宏達(dá)公司并不保證商標(biāo)在區(qū)域內(nèi)的有效性，或不保證該協(xié)議下授權(quán)泰盛公司的權(quán)利不會侵犯區(qū)域內(nèi)的任何商標(biāo)的約定，以及所載明的商標(biāo)注冊申請?zhí)柕南嚓P(guān)事實(shí)，并且結(jié)合泰盛公司在簽訂涉案合同前即與業(yè)宏達(dá)公司存在商業(yè)合作等情況，可以認(rèn)定在涉案合同中并未對3件商標(biāo)是否為注冊商標(biāo)進(jìn)行限定，而且其中“狐貍圖形”商標(biāo)和“無賽”商標(biāo)均在所約定商品上取得了注冊商標(biāo)專用權(quán)，同時(shí)第3730891號“Wolsey”商標(biāo)曾于2003年9月24日在約定商品上進(jìn)行了申請注冊，因此業(yè)宏達(dá)公司在簽訂合同時(shí)不存在主觀欺詐的故意。

同時(shí)，《再許可授權(quán)協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》系對所約定的3件商標(biāo)在指定的商品上進(jìn)行許可使用，并未明確約定其合同的根本目的，雖然根據(jù)泰盛公司及睿翔春公司提交的網(wǎng)站打印件等證據(jù)能夠證明“Wolsey”商標(biāo)在被許可的3件商標(biāo)中知名度較高，但是無法證明一審判決所認(rèn)定的其為核心價(jià)值及合同根本目的的結(jié)論。對合同根本目的的判斷應(yīng)當(dāng)結(jié)合當(dāng)事人在簽訂合同時(shí)所要實(shí)現(xiàn)的合同效果進(jìn)行評判。結(jié)合涉案協(xié)議的約定，合同根本目的是泰盛公司取得所約定3件商標(biāo)在指定商品上進(jìn)行制造、銷售的權(quán)利，并取得相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)利益，泰盛公司雖未完全取得3件商標(biāo)在指定商品上的注冊商標(biāo)專用權(quán)，存在部分違約，但是不能認(rèn)定為根本違約。泰盛公司在簽訂《再許可授權(quán)協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》時(shí)應(yīng)當(dāng)對所約定商標(biāo)狀態(tài)具有注意義務(wù)，并且在明知第3730891號“wolsey”商標(biāo)并未取得所約定商品專用權(quán)的情況下并未提出異議，同時(shí)其認(rèn)可在簽訂涉案合同后，已經(jīng)實(shí)際使用了英文“wolsey”和“狐貍圖形”商標(biāo)，且其并未依約履行給付商標(biāo)使用費(fèi)、提供經(jīng)營資料等合同義務(wù)，故泰盛公司在履行合同過程中亦存在違約行為。然而，因業(yè)宏達(dá)公司未取得第3730891號“wolsey”商標(biāo)在指定商品上的專用權(quán)確實(shí)造成了泰盛公司的實(shí)際損失，而且導(dǎo)致無法實(shí)現(xiàn)涉案合同的全部目的，故其亦存在違約行為。

綜合考慮《再許可授權(quán)協(xié)議》所約定的3件商標(biāo)的實(shí)際商業(yè)價(jià)值及影響力，以及合同相對方各自的過錯(cuò)程度，業(yè)宏達(dá)公司應(yīng)當(dāng)對合同解除承擔(dān)主要責(zé)任，泰盛公司承擔(dān)次要責(zé)任?；谏鲜龇治觯彿ㄔ簩σ粚徟袥Q進(jìn)行了糾正。

來源：中國商標(biāo)周刊 ? 作者：陶鈞 ? 北京市高級人民法院整理：IPRdaily 趙珍網(wǎng)站：m.globalwellnesspartner.com

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