未注冊商標不影響許可合同的效力

【小D導讀】

評析北京業(yè)宏達經貿有限公司與天津開發(fā)區(qū)泰盛貿易有限公司、廣州睿翔春皮具有限公司商標使用許可合同糾紛案

本案要旨 根據(jù)2001年10月27日第九屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議《關于修改<中華人民共和國商標法>的決定》第二次修正的商標法（下稱第二次修正的商標法）僅對注冊商標進行許可須履行相應的行政備案手續(xù)進行了規(guī)定,但并未對未注冊商標是否可以成為商標使用許可合同的標的作出規(guī)定。那么，若將未獲準注冊商標進行許可，是否影響商標許可使用合同的效力？合同效力的確定應當依照法律、法規(guī)的強制性規(guī)定進行界定，在法律、法規(guī)的效力性強制性規(guī)范并未明確限定的情況下，一般不宜認定合同無效。因此，在法律、法規(guī)并未對未獲準注冊商標不得許可他人使用進行規(guī)定的情況下，此種情形不影響商標許可使用合同的效力。

案情 2007年3月1日，英國沃爾西公司與北京業(yè)宏達經貿有限公司（下稱業(yè)宏達公司）簽訂《Wolsey許可證總協(xié)議》（下稱《商標許可協(xié)議》），授權業(yè)宏達公司在中國獨占使用英文“Wolsey”、漢字“無賽”、狐貍圖形等系列文字及圖形商標并有權在上述地區(qū)將該系列商標再許可給他人。

2007年4月，業(yè)宏達公司與天津開發(fā)區(qū)泰盛貿易有限公司（下稱泰盛公司）簽訂《再許可授權協(xié)議》等，約定：業(yè)宏達公司將第18類商品上的“Wolsey”、漢字“無賽”、狐貍圖形商標獨家使用權在中國許可泰盛公司使用；授權使用的商品均為皮革、皮箱和旅行包等，并約定了相應許可費。涉案協(xié)議中約定商標的商品使用范圍屬于1802類似群組商品類別。

案外人廣州市海圖皮件有限公司于2001年8月1日申請注冊第1926344號英文“Wolsey”商標，核定使用在1802類似群組的公文包、錢包等商品上。此后，該商標轉讓給案外人廣州奧巴爾皮具有限公司。

涉案協(xié)議約定的第3730889號狐貍圖形商標和第3730890號“無賽”商標經案外人英國沃爾西有限公司申請，均已核定使用在1802類似群組的旅行包等商品上。

涉案協(xié)議約定的第3730891號“Wolsey”注冊商標系案外人英國沃爾西有限公司于2003年9月申請，在《再許可授權協(xié)議》約定的1802類似群組皮具等商品上未獲得注冊。

泰盛公司曾長期銷售業(yè)宏達公司使用“Wolsey”注冊商標的服裝等產品，雙方存在長期的業(yè)務往來。

業(yè)宏達公司認為泰盛公司未依約匯報商標使用情況，也未支付商標使用費，并多次提出要求，但泰盛公司及廣州睿翔春皮具有限公司（下稱睿翔春公司）仍拖欠相應商標許可費。為此，業(yè)宏達公司訴至法院，請求法院判決：解除涉案的《再許可授權協(xié)議》及《補充協(xié)議》；泰盛公司、睿翔春公司支付商標特許使用費1488萬元及逾期付款滯納金444萬元。

泰盛公司、睿翔春公司對業(yè)宏達公司的訴訟請求不予認可。

判決

北京市第二中級人民法院認為，英文“wolsey”標識具有核心價值和影響力。根據(jù)涉案協(xié)議的約定，泰盛公司向業(yè)宏達公司支付加盟費后，獲取的對價是獲得按照約定使用涉案協(xié)議約定的注冊商標特別是第3730891號“wolsey”注冊商標制造、銷售涉案協(xié)議約定的皮具產品的權利，其合同目的是由此獲得經濟利益。因第3730891號“wolsey”注冊商標核定使用的商品并不包括涉案協(xié)議約定的1802類似群組的皮具商品，使泰盛公司簽訂涉案協(xié)議及《補充協(xié)議》的合同目的不能實現(xiàn)，業(yè)宏達公司此行為已構成違約，應承擔相應的違約責任。

一審法院依據(jù)《中華人民共和國合同法》第八條、第六十條第一款等規(guī)定，判決：一、解除業(yè)宏達公司與泰盛公司簽訂的《再許可授權協(xié)議》及《補充協(xié)議》；二、業(yè)宏達公司返還泰盛公司383萬元；三、泰盛公司、睿翔春公司停止使用《再許可授權協(xié)議》中約定的3件注冊商標；四、駁回業(yè)宏達公司的其他訴訟請求。

業(yè)宏達公司不服，提起上訴。北京市高級人民法院認為，未注冊商標并不影響商標許可使用合同的效力，同時應當根據(jù)涉案協(xié)議簽訂的目的認定是否構成根本違約，一審判決相關認定缺乏事實及法律依據(jù)，遂判決維持一審判決第一項、第三項；撤銷一審判決第二項、第四項；泰盛公司給付業(yè)宏達公司商標特許使用費446.4萬元；駁回業(yè)宏達公司的其他訴訟請求。

企業(yè)

第二次修正的商標法第四十條、2002年8月3日以國務院令第358號公布的商標法實施條例第四十三條及《最高人民法院關于申請商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十九條第二款的規(guī)定，均對已注冊商標的使用許可合同進行了規(guī)定，并未對未注冊商標是否可以成為使用許可合同的標的進行界定，那么若在商標使用許可合同中所約定商標為未注冊或未獲準注冊的商標時，該類合同的效力應當如何進行判定，是否影響到該類合同根本目的的實現(xiàn)以及存在欺詐，當事人是否有權解除合同？

“法無禁止即可為”，因法律、法規(guī)并未禁止未注冊商標的使用許可情形，由此在效力性強制性規(guī)范未予明確規(guī)定的情況下，該類合同并不應直接被認定為無效?；谏虡朔▽ψ陨虡藢Ｓ脵嗪徒脵嗟囊?guī)定，已注冊商標的法律狀態(tài)及權利形式較為穩(wěn)定，但這并不意味未注冊商標即無相應權利，例如在商標授權過程中，商標申請權亦可稱為一項期待權，其與注冊商標的差異就是保護方式與權利狀態(tài)的差異。同時，對商標使用許可合同的根本目的及是否存在欺詐的判斷，應當結合合同內容、簽訂時合同相對方的期待價值以及通過合同所形成的法律關系等方面進行判斷，不能僅以商標是否獲準注冊而簡單對合同根本目的及存在欺詐進行認定，從而對法定解除權進行判定。若據(jù)此裁判必然將違背合同訂立時的初衷，也與立法目的相違背。

該案中，《再許可授權協(xié)議》及《補充協(xié)議》并未對涉案合同所許可使用的商標是否為注冊商標進行明確約定，同時結合《再許可授權協(xié)議》中業(yè)宏達公司并不保證商標在區(qū)域內的有效性，或不保證該協(xié)議下授權泰盛公司的權利不會侵犯區(qū)域內的任何商標的約定，以及所載明的商標注冊申請?zhí)柕南嚓P事實，并且結合泰盛公司在簽訂涉案合同前即與業(yè)宏達公司存在商業(yè)合作等情況，可以認定在涉案合同中并未對3件商標是否為注冊商標進行限定，而且其中“狐貍圖形”商標和“無賽”商標均在所約定商品上取得了注冊商標專用權，同時第3730891號“Wolsey”商標曾于2003年9月24日在約定商品上進行了申請注冊，因此業(yè)宏達公司在簽訂合同時不存在主觀欺詐的故意。

同時，《再許可授權協(xié)議》及《補充協(xié)議》系對所約定的3件商標在指定的商品上進行許可使用，并未明確約定其合同的根本目的，雖然根據(jù)泰盛公司及睿翔春公司提交的網站打印件等證據(jù)能夠證明“Wolsey”商標在被許可的3件商標中知名度較高，但是無法證明一審判決所認定的其為核心價值及合同根本目的的結論。對合同根本目的的判斷應當結合當事人在簽訂合同時所要實現(xiàn)的合同效果進行評判。結合涉案協(xié)議的約定，合同根本目的是泰盛公司取得所約定3件商標在指定商品上進行制造、銷售的權利，并取得相應的經濟利益，泰盛公司雖未完全取得3件商標在指定商品上的注冊商標專用權，存在部分違約，但是不能認定為根本違約。泰盛公司在簽訂《再許可授權協(xié)議》及《補充協(xié)議》時應當對所約定商標狀態(tài)具有注意義務，并且在明知第3730891號“wolsey”商標并未取得所約定商品專用權的情況下并未提出異議，同時其認可在簽訂涉案合同后，已經實際使用了英文“wolsey”和“狐貍圖形”商標，且其并未依約履行給付商標使用費、提供經營資料等合同義務，故泰盛公司在履行合同過程中亦存在違約行為。然而，因業(yè)宏達公司未取得第3730891號“wolsey”商標在指定商品上的專用權確實造成了泰盛公司的實際損失，而且導致無法實現(xiàn)涉案合同的全部目的，故其亦存在違約行為。

綜合考慮《再許可授權協(xié)議》所約定的3件商標的實際商業(yè)價值及影響力，以及合同相對方各自的過錯程度，業(yè)宏達公司應當對合同解除承擔主要責任，泰盛公司承擔次要責任?；谏鲜龇治觯彿ㄔ簩σ粚徟袥Q進行了糾正。

來源：中國商標周刊 ? 作者：陶鈞 ? 北京市高級人民法院整理：IPRdaily 趙珍網站：m.globalwellnesspartner.com

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