商標共存實現(xiàn)模式的國外實踐

【小D導讀】

根據(jù)世界知識產(chǎn)權組織的相關報告，商標共存是指兩個不同的市場主體使用近似或相同的商標從事商品銷售或服務而不必然影響各自商業(yè)活動的情形。

法國鱷魚與新加坡鱷魚、杉杉西服與彬彬西服，盡管雙方商標的形或音近似，所注冊的商品也類似，但普通消費者仍能夠清楚區(qū)分而不至于將兩者混淆，由此可見，在不造成混淆的前提下，相同或近似商標有著一定的共存空間。

商標共存作為商標使用中的一種特殊情形，在國外市場上已是非常普遍的現(xiàn)象，不同于中國模糊的商標共存立法及司法現(xiàn)狀，在美國、英國和日本等國家和地區(qū)，商標共存制度都已經(jīng)比較完善。一般來說，商標共存制度的實現(xiàn)有兩種模式：一種是通過相關法律規(guī)定，允許相同或近似商標在不導致混淆或淡化知名商標的顯著性的基礎上并存使用；一種則是通過當事雙方簽訂的商標共存協(xié)議來限制雙方的權利范圍。

一、商標法定共存的國外實踐

（一）美國的明確規(guī)定型法定共存 美國商標法認為，如果能對商標適用的商品或服務類別、使用方式或地點加以一定的條件或限制，兩個商標的繼續(xù)使用不會引起混淆、誤解或欺騙，那么相同或近似的商標就可以并存注冊?！短m哈姆法》第2條第四款規(guī)定并存注冊的必要條件為，在后申請人對其商標的商業(yè)性使用必須先于在先注冊申請的“最早申請日或任何注冊頒發(fā)日”?！爱斈骋幌碛兴痉ü茌牂嗟姆ㄔ鹤罱K決定一個以上的人有權在商業(yè)上使用相同或相似標志的情況下，可由專利與商標局局長頒發(fā)并存注冊”。但是在頒發(fā)并存注冊時，“專利與商標局局長必須就各注冊人的標志或者該標志注冊涉及的物品的使用方式或地點提出條件和限制”。

（二）歐盟、日本及臺灣的間接承認型法定共存 不同于美國，在有的國家和地區(qū)在商標法中并未明確商標共存制度，但是通過商標法律體系中的相關制度，為商標的合法共存預留了一定的空間。

1．歐盟及其各成員國異議制度中的間接承認

(1)歐共體商標條例 1993年12月20日，歐洲理事會通過了歐共體第40／94號理事會條例即《歐洲共同體商標條例》(簡稱CTMR)，該條例于1994年起適用于歐共體各成員。根據(jù)該條例規(guī)定，申請人可以向歐洲內(nèi)部市場協(xié)調(diào)局(OHIM)申請注冊，商標經(jīng)核準后可在共同體成員國受到保護，而不需要再向每個國家分別提出申請。OHIM負責對歐共體商標申請進行審查，該審查僅針對CTMR第七條關于駁回注冊的絕對理由(即標志本身的缺陷、缺乏顯著性等情形)，而對第8條規(guī)定的駁回注冊相對理由(即申請注冊的商標與在先商標相同或近似且使用在相同或近似商品或服務上的情形)并不在申請程序中審查，僅在異議程序中審查。根據(jù)異議程序規(guī)定，在歐共體商標申請的公告期內(nèi)，國家在先的權利人可以提出異議，“如果在明知情況下仍容忍在后的共同體商標連續(xù)使用五年，那么該在先權利人就喪失了提出無效或反對該共同體商標使用的權利”，由此產(chǎn)生了兩個商標共存的情形。

該種審查制度為相同或近似商標提供了共存的制度空間，因為在該體系下，各自申請注冊商標的權利人極有可能放棄基于相對理由的異議，這將直接導致兩個相同或近似的商標在相同或類似商品或服務上獲得注冊的現(xiàn)象。

(2)英國1994年商標法 為滿足歐共體第89／104／EEC號商標指令，英國修訂了其商標法，形成了其現(xiàn)行的1994年《商標法》，該法將相同或近似商標在相同或類似商品或服務上的注冊作為商標駁回申請的相對理由，而非絕對理由，只要經(jīng)在先商標權人或其他在先權利人同意，即便存在混淆的可能性或使消費者產(chǎn)生與在先商標相聯(lián)系的可能性，存在；中突的商標仍可獲得注冊。

該法第七條則規(guī)定了善意地同時使用情況下提出申請的相對理由。根據(jù)該條款規(guī)定，只要申請人能夠提供證據(jù)充分證明其提出申請注冊的商標已經(jīng)被“善意地同時使用過”，則注冊局長“不應以在先商標或其他在先權利拒絕該商標的申請，除非在先商標或其他在先權利所有人在異議程序中提出反對”。

為與歐共體商標體系進一步協(xié)調(diào)，英國知識產(chǎn)權局取消相對理由審查的商標注冊審查制度自2007年10月1日起正式實施，根據(jù)該指令，除非在先商標的所有人提出異議并成功阻止在后商標的注冊，否則審查員將不會再以“可能存在；中突的在先商標”的理由而主動駁回在后商標的注冊申請。該指令的實施，進一步放寬了對相同或近似商標共存的限制。

(3)德國商標法 同英國類似，德國現(xiàn)行的《商標和其他標志保護法》第9條和第10條規(guī)定，即便具有第9條規(guī)定的商標注冊駁回的相對理由，只要申請人得到了在先商標所有人的授權，其申請便可以獲得注冊。

此外，該法第21條還規(guī)定，在商標所有人在明知的情況下，默認一個在后注冊商標連續(xù)5年使用，則該所有人應無權禁止該在后注冊商標在其注冊的商品和服務上使用，除非在后的商標申請是惡意的。當然，在后權利的所有權人也無權禁止該在先權利的行使。該條規(guī)定也將直接導致商標共存情形的產(chǎn)生。

2．日本、臺灣地區(qū)的“在先使用權”制度下的間接承認

(1)日本商標法 日本《商標法》第32條規(guī)定了“在先使用的商標的使用權”，其第一款規(guī)定，“在他人申請注冊商標之前，在日本國內(nèi)非以不正當競爭為目的而在該商標注冊申請指定的商品或服務或者類似商品或服務上使用與申請注冊商標相同或者近似的商標，而且在這之前已使消費者廣為知曉該商標表示與其業(yè)務相關的商品或服務時，其使用者擁有在其商品或服務上繼續(xù)使用該商標的權利”。

(2)臺灣商標法 同日本的商標在先使用權類似，我國臺灣地區(qū)商標法第30條第三款規(guī)定：“在他人商標注冊申請日前，善意使用相同或近似之商標于同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力所拘束”。同時也規(guī)定，該種使用應以原使用之商品或服務為限，而且商標權人應“要求其附加適當之區(qū)別標示”。

由于商標在先使用權在一定程度上可以對抗注冊商標權，因此在承認商標在先使用權的國家和地區(qū)，商標法同時也規(guī)定了行使商標在先使用權應滿足的條件：第一，該商標的使用必須早于注冊商標的申請日；第二，該在先使用必須是善意的，并非基于不正當競爭之目的；第三，在先商標的使用范圍不得擴大，只能以原使用之商品或服務為限；第四，在先商標與注冊商標之間不能產(chǎn)生來源混淆，必要時，注冊商標專用權人有權要求在先商標在使用時附加一定的區(qū)別標識以區(qū)分各自商品或服務來源。當以上條件均滿足時，在先商標權人就可以繼續(xù)使用其商標，便產(chǎn)生了注冊商標與使用在先的未注冊商標共存的情形。

二、商標協(xié)議共存的國外實踐 協(xié)議共存是商標共存的另一重要途徑，主要通過共存協(xié)議來體現(xiàn)。一些國家在商標法條文中或直接或間接地允許了商標共存的現(xiàn)象，訂立商標共存協(xié)議也已經(jīng)成為競爭對手之間頻繁使用的避免或解決訴訟爭端的手段。但在法律條文中還是鮮有對商標共存協(xié)議的詳細規(guī)定。如，美國《蘭哈姆法》明確規(guī)定了相同或近似的商標可以共存，同時也明確要實現(xiàn)商標的共存需要當事雙方達成一定的協(xié)議，但未對該種協(xié)議的形式、內(nèi)容等做出具體規(guī)定，但是《商標審查程序手(TrademarkManuaI Of Examining Procedure)》(簡稱TMEP)基于《蘭哈姆法》第二條第四款規(guī)定了相同或近似商標協(xié)議共存的“同意協(xié)議(consent agreement)”以及“同時使用協(xié)議(concurrentuse agreement)”。

（一）美國法律對協(xié)議共存制度的規(guī)定

1．同意協(xié)議制度 美國商標法體系中的同意協(xié)議是用以克服根據(jù)其《蘭哈姆法》第2條第四款作出的拒絕注冊的決定。如果當事人提交了同意協(xié)議，審查員在判斷混淆可能性時將會在一定程度上考慮雙方當事人之間簽訂的同意協(xié)議。當然，同意協(xié)議并不具有排除混淆可能性的絕對效力，僅僅是影響混淆可能性判定的因素之一。不過，經(jīng)過一系列的司法訴訟判例，同意協(xié)議已漸漸成為排除商標混淆可能性的有力證據(jù)。

在E．I．du Pont de Nemours&CO．一案中，專利上訴法院明確指出：“當那些最熟悉市場使用和最希望排除混淆的人簽訂了專門用來避免混淆的協(xié)議，證據(jù)的天平就明顯地傾斜了……如果處于戰(zhàn)斗最前沿的人們所提供的無可辯駁的證據(jù)表明不會發(fā)生混淆，那么就不能推定可能會發(fā)生混淆?！?988年聯(lián)邦巡回法院在“Amalgamated紐約銀行”和“Amalgamated信托儲蓄銀行”一案中繼續(xù)引用了上述案件的觀點。法院分析了銀行服務的專業(yè)特點后認為，如果經(jīng)營者擁有的商標聲譽較高，那么他自己也不愿意讓消費者產(chǎn)生混淆，從而撤銷了美國商標審判與上訴委員會的決定。通過一系列的司法判決，在審查實踐中，同意協(xié)議已得到專利商標局的充分重視。一般情況下，如果“申請者(在后商標的注冊申請者)和注冊者(已注冊商標的所有人)已經(jīng)達成了可信的同意協(xié)議，而且沒有其它因素明顯表明存在混淆可能性”，審查員便會認可該同意協(xié)議的效力，認為不會產(chǎn)生混淆，允許商標注冊。

2．同時使用申請制度 美國《蘭哈姆法》第2條第四款規(guī)定，符合一定條件的申請者可以要求核準一項與某沖突商標注冊同時使用的注冊。商標同時使用申請除了要滿足其他普通申請的要求外，還要求申請者必須：(1)指定使用申請注冊的商標的商品和地理區(qū)域，并說明使用的方式；(2)根據(jù)已知情況明確其所主張的專屬使用的除夕卜隋況，列明一切由他人實施的同時使用以及相關商品、地區(qū)和使用時間；(3)列明同時使用者的姓名、地址、其提交的申請或已獲得的注冊及其使用方式。

（二）歐盟法院對共存協(xié)議的認定實踐 《歐洲共同體商標條例》(CTMR)的異議制度為相同或近似商標的共存提供了制度空間，因此，現(xiàn)實中的商標共存現(xiàn)象大量存在，商標共存協(xié)議則成為了市場主體之間避免或解決訴訟爭端而頻繁使用的手段。雙方在共存協(xié)議中明確各自的權利和義務，當共存的商標從相對穩(wěn)定的狀態(tài)演變?yōu)橄嗷_突時，雙方的爭議焦點便集中在了共存協(xié)議上。對于兩個市場主體之間通過簽訂共存協(xié)議方式以實現(xiàn)兩個商標共存的情況，《歐洲共同體商標條例》沒有做出明確規(guī)定，歐洲內(nèi)部市場協(xié)調(diào)局則從最初的完全不考慮到一定限度地參考共存協(xié)議的內(nèi)容。

OHlM一開始并不接納任何形式的這種由市場主體私人之間簽訂的關于商標共存的協(xié)議，如在OMEGA一案中，OHIM給出的理由是：第一，在判斷是否造成混淆時不能由市場主體間私有的協(xié)議來決定，也不能受其影口向，而且依據(jù)CTMR第74條規(guī)定，協(xié)調(diào)局負責對提交的案件事實進行審查，但是對這種私人間的行為的解釋并不構成條文中所規(guī)定的事實，因此，這種共存協(xié)議并不屬于OHIM管轄范圍之內(nèi)；第二，如果認可了這種協(xié)議，那就意味著剝奪了競爭對手的“參加權”，而這是與CTMR相違背的，也無這樣的法理基礎；第三，市場主體間的協(xié)議和約定屬私權領域，而商標則是一種對公眾權利的對世權，前者不應凌駕于后者之上。而在CompAir21一案中，OHIM同樣認為，共存協(xié)議是私人之間訂立的協(xié)議，只對協(xié)議雙方有效，因此不能將共存協(xié)議納入評判依據(jù)。

而在后來的SKY[20]一案中，OHIM的態(tài)度有所轉變，開始關注共存協(xié)議中約定的具體內(nèi)容，而不像之前那樣直接排除。在該案中，OHIM慎重地考慮了雙方20年前簽訂的協(xié)議，并基于CTMR第8條考慮了雙方商標的混淆可能性，認為雖然雙方商標不是完全的不相似，但是兩者的相似性還是多于差異性，“SKY”商標的使用不會削弱或破壞對方“SKYROCK”商標的顯著性，也不會從中得到好處，由此駁回了異議者的全部請求。雖然也有人質疑OHIM判定該份協(xié)議是否準確，但這畢竟是在OHIM程序中開始考慮共存協(xié)議的作用邁出的第一步。

三、我國商標共存制度的建立和完善 我國商標共存制度的建立和完善從立法角度而言，可借鑒歐盟、日本及臺灣等國家和地區(qū)的實踐做法，通過對商標侵權認定標準的完善、在先使用權規(guī)定的完善、怠于行使撤銷權引起的法律問題的完善等方面進行間接性的規(guī)制；從商標協(xié)議共存角度而言，可采用同意書制度和共存協(xié)議制度并存的方式，在行政審批程序中鼓勵使用同意書，對出具共存協(xié)議的僅進行形式審查，在司法審判程序中則需對共存協(xié)議的內(nèi)容進行反壟斷審查。

來源：中華商標 ? ?作者：梁曉青 ?上海大學整理：IPRdaily 趙珍網(wǎng)站：m.globalwellnesspartner.com

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