【獨家首發(fā)】商標(biāo)顯著性的動態(tài)演變淺析

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? 文 / 喬萬里律師浙江澤大律師事務(wù)所（個人微信號:IPcode） ? 【小D導(dǎo)讀】

商標(biāo)所具有的區(qū)分不同經(jīng)營者提供的商品或服務(wù)來源的屬性，即是商標(biāo)顯著性。顯著性是商標(biāo)的核心概念，它決定了特定標(biāo)識能否獲得商標(biāo)專用權(quán)、商標(biāo)權(quán)人能否維護(hù)商標(biāo)專用權(quán)?？梢哉f，顯著性是商標(biāo)的靈魂！

商標(biāo)顯著性不是靜態(tài)不變的，它隨著商標(biāo)權(quán)被使用，從無到有，由弱到強，從有到無，由強及弱，乃至逐漸淡化，也可以失而復(fù)得，因此商標(biāo)顯著性一直處于動態(tài)演變的過程中，隨商標(biāo)權(quán)人使用行為的變化而變化。

商標(biāo)顯著性從無到有

商標(biāo)顯著性依據(jù)依據(jù)取得方式不同，可分為固有的顯著性和獲得的顯著性。一般來說，臆造商標(biāo)、任意商標(biāo)和暗示性商標(biāo)具有固有的顯著性，可以直接獲準(zhǔn)注冊，描述性商標(biāo)則需要通過使用獲得第二含義后才能獲準(zhǔn)注冊。

如日前火熱的“十萬個為什么”商標(biāo)事件來看，其字面直接描述了商品的功能特點等，屬于缺乏顯著性的商標(biāo)，所以被商標(biāo)局、商標(biāo)評審委員會先后駁回。從企業(yè)的角度，要獲得商標(biāo)專用權(quán)保護(hù)，必須也只能從商標(biāo)顯著性上下功夫，商標(biāo)曾經(jīng)被駁回或復(fù)審理由不成立，不代表將來的特定階段仍然被駁回或復(fù)審理由不成立，如筆者曾代理的“澳門豆撈”餐飲服務(wù)商標(biāo)的獲權(quán)和維權(quán)過程，其獲權(quán)即經(jīng)歷多年數(shù)次駁回，后復(fù)審最終獲權(quán)，復(fù)審的主要事實和理由就是對涉案商標(biāo)的長期使用和廣泛使用，通過使用取得商標(biāo)顯著性，獲得注冊?！笆f個為什么”等缺乏顯著性的商標(biāo)，理論上也可以通過《商標(biāo)法》第十一條第二款的例外情形，通過使用使其商標(biāo)顯著性從無到有，得到保護(hù)。

商標(biāo)顯著性從有到無

商標(biāo)獲權(quán)以后，使用行為就顯得格外重要，決策者和管理者稍有疏忽，即可能導(dǎo)致商標(biāo)顯著性從有到無，退化為商品或服務(wù)的通用名稱。

從新浪“拍客”商標(biāo)案看，該商標(biāo)2007年注冊時具有一定的顯著性，但并非商標(biāo)權(quán)人獨創(chuàng)，而是網(wǎng)民智慧的結(jié)晶，由于網(wǎng)民普遍使用該詞匯，導(dǎo)致該詞匯商標(biāo)顯著性明顯減弱，直至認(rèn)定“拍客”為通用名稱，他人使用通用名稱的行為，不會造成相關(guān)公眾混淆，不應(yīng)認(rèn)定為侵犯商標(biāo)權(quán)。 “通用名稱”事件近年來屢見不鮮，如“優(yōu)盤”移動硬盤、“解百納”紅酒、“酸酸乳”乳酸菌飲料等，這些涉及商品“通用名稱”的商標(biāo)糾紛，往往涉及整個行業(yè)的發(fā)展秩序，一旦被認(rèn)定為商品的通用名稱，則意味著商標(biāo)的靈魂——顯著性已喪失。

商標(biāo)顯著性從有到無再到有

商標(biāo)顯著性從無到有和從有到無，都是普通商標(biāo)獲權(quán)或維權(quán)原則的例外，而商標(biāo)顯著性從有到無再到有則尤為不尋常。

“JEEP”商標(biāo)的顯著性就經(jīng)歷了從有到無再到有的動態(tài)變化過程，堪稱經(jīng)典。1941年以“JEEP”命名的越野汽車誕生，1950年在美國成為注冊商標(biāo)。在中國，“JEEP”商標(biāo)1989年經(jīng)部分駁回后在童車商品上獲準(zhǔn)注冊，1997年在汽車商品上獲準(zhǔn)注冊。期間，“JEEP”商標(biāo)經(jīng)歷了“生生死死”，其商標(biāo)顯著性也一直在動態(tài)演變，尤其在“JEEP”淪為越野汽車通用名稱后，其商標(biāo)權(quán)人及時調(diào)整商標(biāo)戰(zhàn)略、使用策略，通過刊登維權(quán)聲明、舉辦推廣活動、突出商標(biāo)使用、推出越野車代稱等各種方式方法引導(dǎo)媒體和社會大眾，使“JEEP”在汽車商品上又逐漸恢復(fù)了較強的顯著性，越野車逐漸被市場及公眾稱為SUV，而不再是“JEEP”車。

商標(biāo)顯著性有無模糊、逐漸淡化

只有在起到區(qū)分商品或服務(wù)來源、彰顯商標(biāo)使用人個性等基本功能時，商標(biāo)才具有生命力。然而，隨意使用甚至放任使用已注冊商標(biāo)，注冊商標(biāo)在市場中逐漸喪失基本功能，讓消費者“傻傻分不清”，最終必將演變?yōu)樾袠I(yè)通用名稱，給注冊商標(biāo)帶來“災(zāi)難性”的后果。

譬如，一次性小型取暖貼與“暖寶寶”商標(biāo)、雪地靴與“UGG”商標(biāo)、彩色隱形眼鏡與“美瞳”商標(biāo)、網(wǎng)絡(luò)搜索引擎服務(wù)與“百度”商標(biāo)等，他們無不經(jīng)歷著驚心動魄的淡化與反淡化、淘汰與反淘汰的“斗爭”，盡管有的淡化是市場所為，如“暖寶寶”和“UGG”；有的淡化是商標(biāo)權(quán)人放任，如“美瞳”；而有的淡化行為甚至是權(quán)利人主動所為，如“百度一下”。

商標(biāo)顯著性的演變成因及影響

商標(biāo)權(quán)人的使用行為決定了顯著性的演變。

商標(biāo)權(quán)人正確規(guī)范使用商標(biāo)，使得商標(biāo)顯著性不斷增強，未注冊的弱顯著性商標(biāo)可以通過使用，獲準(zhǔn)為注冊商標(biāo)，甚至成為未注冊的馳名商標(biāo)；已注冊的商標(biāo)通過長期廣泛的規(guī)范使用，顯著性的增強可以使該注冊商標(biāo)逐漸成為省市著名商標(biāo)；在具體案件中因其強勢的顯著性，還可以申請認(rèn)定為馳名商標(biāo)以獲得更廣更大范圍的保護(hù)。

商標(biāo)權(quán)人錯誤放任使用商標(biāo)，會使得商標(biāo)顯著性不斷減弱淡化直至喪失為行業(yè)通用名稱。已注冊的強顯著性商標(biāo)在使用過程中，因為商標(biāo)權(quán)人的錯誤理解及各種不規(guī)范的”任性“使用，會使商標(biāo)顯著性逐漸弱化或淡化，直至喪失，淪為包括同行競爭者在內(nèi)的所有主體皆可隨意使用的行業(yè)通用名稱。

同時，對注冊商標(biāo)的長期閑置不用，也將導(dǎo)致商標(biāo)顯著性的減弱、喪失甚至因被撤銷而導(dǎo)致無效?！渡虡?biāo)法》49條第二款中任何單位或個人均可向商標(biāo)局申請撤銷“沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用”的注冊商標(biāo)，后果不可謂不嚴(yán)重。

商標(biāo)顯著性面臨的風(fēng)險與應(yīng)對

《商標(biāo)法》49條第二款中任何單位或個人均可向商標(biāo)局申請撤銷已成為“通用名稱”的注冊商標(biāo)，其立法目的在于避免商標(biāo)權(quán)人怠于行使自己的權(quán)利在其注冊商標(biāo)淪為商品“通用名稱”后仍舊獲得壟斷利益，從而能保護(hù)同行業(yè)其他商家的利益及消費者通過該注冊商標(biāo)識別商品來源的權(quán)利。

無論是缺乏顯著性的“十萬個為什么”商標(biāo)，或是喪失顯著性的“拍客”商標(biāo)，商標(biāo)運營決策者正確運用商標(biāo)戰(zhàn)略，合理使用商標(biāo)行為，都顯得舉足輕重。

作為商標(biāo)權(quán)人，按照核定商品服務(wù)項目、核定商標(biāo)標(biāo)識規(guī)范使用注冊商標(biāo)，是最基本的前提。

商標(biāo)權(quán)人在推廣商標(biāo)時，應(yīng)避免將商標(biāo)動詞化使用。典型如“百度一下”，“今天你雅虎了嗎”，“今天你淘寶了嗎”...當(dāng)權(quán)利人自身弱化其商標(biāo)為動詞時，商標(biāo)顯著性的弱化已經(jīng)不可避免的開始了，最終一些注冊商標(biāo)將走上“氟利昂”冷凍劑、“席夢思”彈簧床墊、“優(yōu)盤”移動存儲設(shè)備、“雪花”高筋面粉等不歸路。

當(dāng)商標(biāo)權(quán)人發(fā)現(xiàn)他人弱化其商標(biāo)顯著性時，應(yīng)在第一時間宣示權(quán)利并制止。商標(biāo)發(fā)生爭議時，商標(biāo)權(quán)人還可以委托律師在媒體上刊登嚴(yán)正聲明，廣而告之，使他人不敢再有這樣的行為。如“暖寶寶”取暖貼和“UGG”雪地靴的商標(biāo)權(quán)人均在全國性媒體如《中國工商報》上刊登過維權(quán)聲明，像新浪在獲得注冊商標(biāo)后，“新浪微博”商標(biāo)及時更換為“微博”商標(biāo)等，均可視為宣示商標(biāo)權(quán)利的一種形式。

發(fā)現(xiàn)他人弱化其商標(biāo)行為情節(jié)嚴(yán)重的，及時尋求司法途徑救濟(jì)，要求對方停止侵權(quán)、賠償損并刊登致歉聲明等。

商標(biāo)顯著性總是處于動態(tài)演變進(jìn)程中

商標(biāo)權(quán)人的使用行為決定了商標(biāo)顯著性不是靜態(tài)不變的，商標(biāo)權(quán)人正確規(guī)范使用其注冊商標(biāo)，會使得商標(biāo)顯著性不斷增強。商標(biāo)權(quán)人錯誤放任使用其注冊商標(biāo)，會使得商標(biāo)顯著性不斷減弱淡化直至喪失為行業(yè)通用名稱或因沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用而被撤銷?？傊?，商標(biāo)顯著性一直處于動態(tài)演變進(jìn)程中，隨著商標(biāo)權(quán)人使用行為的變化而變化。商標(biāo)權(quán)人應(yīng)重視和規(guī)范其商標(biāo)使用行為。就商標(biāo)而言，得顯著性者得天下，反之亦然。

本文系作者喬萬里律師授權(quán)iprdaily首發(fā)，轉(zhuǎn)載請注明出處（微信號：IPRdaily）。

編輯：IPRdaily 趙珍

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