我們?cè)谔峁┚唧w知識(shí)產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目服務(wù)時(shí)應(yīng)注意哪些問(wèn)題？（二）

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【小D導(dǎo)讀】

【講座介紹】趙艷紅：本次講座雖然題目為知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)業(yè)若干問(wèn)題探討，但其實(shí)主要是我個(gè)人多年工作的一些體會(huì)和感受，這些感受不僅有知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)要注意的若干問(wèn)題的分享，還有企業(yè)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理以及與服務(wù)機(jī)構(gòu)合作過(guò)程中，需要注意的一些問(wèn)題的分享。

? 組織者：張楚教授主講人：趙艷紅老師（靜然開放）參與者：知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)業(yè)鏈微信群 500群友時(shí)間：2015年3月8日星期日 15:30-17:00 記錄人：張文越（中國(guó)行為法學(xué)會(huì)研究員）

1、如何寫專利申請(qǐng)

當(dāng)企業(yè)給你一些技術(shù)交底書的時(shí)候，我們?cè)撊绾螢槠髽I(yè)撰寫這些專利申請(qǐng)？

A、首先，我想提醒的是，你弄明白這些技術(shù)了嗎？——在這里面，有一點(diǎn)非常重要，我們一定要注意理解客戶的這些技術(shù)的發(fā)明思想是什么？發(fā)明點(diǎn)在哪里，它都能用在哪里？

有一個(gè)例子：某個(gè)客戶曾經(jīng)申請(qǐng)一項(xiàng)專利，該專利本來(lái)既可以采取先完成 A操作，再采取B操作的操作方式，也可以采取A和B同時(shí)操作的方式，還可以采取先進(jìn)行一部分A操作，再進(jìn)行A和B同時(shí)操作的方式。但是，代理機(jī)構(gòu)撰寫這個(gè)申請(qǐng)時(shí)，卻處理成：在采取A操作的同時(shí)采取B操作。使客戶申請(qǐng)的權(quán)利要求保護(hù)范圍一下子被壓縮了很多。

——提醒，當(dāng)我們拿到客戶的技術(shù)交底書時(shí)，無(wú)論我們多么忙，客戶催的多么急，一定要弄清楚技術(shù)的發(fā)明點(diǎn)發(fā)明思想在哪里。

B、你弄明白這些技術(shù)的背景及相應(yīng)的研發(fā)進(jìn)程了嗎？（之前有什么，后面還有什么）

客戶在研發(fā)時(shí)，往往是有一個(gè)進(jìn)程的。了解這些進(jìn)程，可以有助于你明白，什么時(shí)間申請(qǐng)一個(gè)什么樣的專利，保護(hù)到什么程度，公開到什么程度，進(jìn)行一個(gè)合理的安排。當(dāng)我們拿到客戶技術(shù)交底書時(shí)，應(yīng)當(dāng)問(wèn)一問(wèn)客戶，以前申請(qǐng)過(guò)哪些相關(guān)專利，研發(fā)進(jìn)行到什么程度，之后還將進(jìn)行哪一方面的研發(fā)，現(xiàn)在完善了沒(méi)有？

C、你弄明白企業(yè)將這些技術(shù)申請(qǐng)專利對(duì)企業(yè)的價(jià)值在哪里嗎？對(duì)產(chǎn)品、市場(chǎng)、行業(yè)的價(jià)值在哪里？（適合以專利形式保護(hù)？在哪獲得保護(hù)？保護(hù)對(duì)象可以延伸到哪些領(lǐng)域）

獲得這些信息很重要，可以讓我們判斷，客戶給我們的這些技術(shù)，適不適合以專利的形式進(jìn)行保護(hù)，在哪兒進(jìn)行保護(hù)，應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)什么樣的專利，保護(hù)的對(duì)象和范圍是什么？

上面是專利申請(qǐng)文件撰寫時(shí)，應(yīng)當(dāng)注重的一些問(wèn)題。

2、如何提供侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析

下面講一下，如果給企業(yè)進(jìn)行侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，應(yīng)當(dāng)如何給企業(yè)提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

（1）若有侵權(quán)，我們是不是還可以告訴他們一些需要思考的問(wèn)題和進(jìn)一步要做的工作：

第一，從該專利保護(hù)范圍看規(guī)避的可行性；

第二，從專利文本質(zhì)量看專利的無(wú)效可能性；

第三，雙方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)力比對(duì)及籌碼分析等。

（2）如果是國(guó)外市場(chǎng)的專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析，我們是不是還可以提供該專利的同族信息給客戶參考？

我們告訴客戶哪一個(gè)專利可能侵權(quán)時(shí)，有沒(méi)有把該專利的同步信息也告訴給客戶了呢？

我們是不是還可以把檢索到的公知技術(shù)給客戶參考，讓企業(yè)知道，一旦被訴侵權(quán)，是否有公知技術(shù)可以用于抗辯？

（3）如果客戶還在不斷改進(jìn)階段，我們是不是可以給客戶增加一些宏觀層面的專利壁壘統(tǒng)計(jì)分析，這樣可使客戶在技術(shù)研發(fā)過(guò)程或項(xiàng)目決策時(shí)，不但明晰所設(shè)計(jì)方案目前可能存在的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，也明晰在后續(xù)的改進(jìn)中可能需要突破的專利壁壘以及需要提前規(guī)避繞行的風(fēng)險(xiǎn)專利？

3、如何處理無(wú)效請(qǐng)求？

當(dāng)客戶讓我們幫做一個(gè)無(wú)效請(qǐng)求的時(shí)候，我們?cè)趺醋觯?

下面，我們分享一下，如果客戶要求做無(wú)效請(qǐng)求時(shí)，我們應(yīng)該做什么。我們不能只想如何把這個(gè)專利干掉的問(wèn)題，還應(yīng)該跟客戶溝通，如果該專利無(wú)法無(wú)效，如何有利客戶做出規(guī)避的可能？

比如，有這樣一個(gè)專利要求，某擋風(fēng)板有兩個(gè)電機(jī)來(lái)驅(qū)動(dòng)，客戶希望規(guī)避掉，變成一個(gè)電機(jī)來(lái)驅(qū)動(dòng)。

比如，我們有兩個(gè)對(duì)比文件：一個(gè)對(duì)比文件不但與專利技術(shù)實(shí)際最為接近，其也公開了兩個(gè)電機(jī)來(lái)驅(qū)動(dòng)擋板；另一個(gè)對(duì)比文件，其公開的是擋風(fēng)板采取一個(gè)電機(jī)來(lái)驅(qū)動(dòng)并且還未公開一些其他特征。那么，我們?cè)撛鯓舆x擇證據(jù)和最接近對(duì)比文件？

——考慮到最大無(wú)效可能，第一個(gè)對(duì)比文件我當(dāng)然要用，但考慮規(guī)避，第二個(gè)對(duì)比文件我也要用，我就是要將客戶要規(guī)避的這一點(diǎn)作為區(qū)別特征迫使專利權(quán)人去爭(zhēng)辯，是一個(gè)電機(jī)好還是兩個(gè)電機(jī)好。

結(jié)論：我們?cè)谧C據(jù)和無(wú)效理由上不但要考慮如何最大可能的使該專利無(wú)效掉，還要考慮如何有利于企業(yè)在一旦侵權(quán)專利沒(méi)有被無(wú)效的情況下，怎樣有利做出規(guī)避的問(wèn)題。（比如無(wú)效理由，無(wú)效證據(jù)，最接近現(xiàn)有技術(shù)的選擇，以及一個(gè)無(wú)效理由該用到什么程度的問(wèn)題）

本文節(jié)選自《知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)業(yè)若干問(wèn)題探討——知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)業(yè)鏈微信群首次線上講座》，由作者授權(quán)IPRdaily微信發(fā)布，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處（微信號(hào)：IPRdaily）。

由于原文較長(zhǎng)，為方便大家閱讀，IPRdaily特將其拆分為3篇，接連3天，每天1篇，此為第二篇。

編輯：IPRdaily 趙珍

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