李宇春使用“Why Me”商標(biāo)侵權(quán)了嗎？

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文 / 袁博上海二中院 ??IPRdaily特約撰稿人

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【小D導(dǎo)讀】

“Why Me并在其下方標(biāo)注李宇春某年某地演唱會”和“年份＋Why Me＋李宇春+某地演唱會”兩種標(biāo)識與“Why Me歪蜜”商標(biāo)不構(gòu)成近似，不足以使公眾產(chǎn)生混淆或誤認(rèn)，故不構(gòu)成侵權(quán)。

一、案情簡介

2006年3月，李宇春首次舉辦了“2006李宇春Why Me成都演唱會”。 2007至2010年，李宇春分別在北京、上海、廣州和南京舉辦了“李宇春Why Me音樂會”。2009年，李宇春發(fā)行了《Why Me》單曲。2008年3月，雨迷家公司申請注冊“Why Me歪蜜”商標(biāo)。2010年9月7日，雨迷家公司取得《商標(biāo)注冊證》，并在其網(wǎng)站、周年紀(jì)念杯等上使用了“Why Me歪蜜”注冊商標(biāo)。該商標(biāo)為核定服務(wù)項目(第41類)，包括培訓(xùn)，組織表演(演出)，娛樂等，有效期限至2020年9月6日。擁有注冊商標(biāo)“Why Me歪蜜”(該商標(biāo)上半部分為英文“Why Me”，下半部分為中文“歪蜜”)的雨迷家公司認(rèn)為歌手李宇春“Why Me”演唱會涉嫌商標(biāo)侵權(quán)，多次協(xié)商未果，故將北京李宇春藝術(shù)工作室等起訴至法院要求賠償。

重慶市渝中區(qū)人民法院一審認(rèn)為，本案系商標(biāo)權(quán)侵權(quán)糾紛，雙方爭議的涉案商標(biāo)的行為均發(fā)生在商標(biāo)法修改決定施行前，故應(yīng)適用2001年《中華人民共和國商標(biāo)法》?！癢hy Me并在其下方標(biāo)注李宇春某年某地演唱會”和“年份＋Why Me＋李宇春+某地演唱會”兩種標(biāo)識與“Why Me歪蜜”商標(biāo)不構(gòu)成近似，不足以使公眾產(chǎn)生混淆或誤認(rèn)，故不構(gòu)成侵權(quán)，遂判決駁回雨迷家公司的訴訟請求。雨迷家公司不服一審判決提起上訴，重慶五中院日前作出二審判決，駁回上訴維持原判。

二、法理評析

結(jié)合本案法院的判決理由和商標(biāo)法理，筆者認(rèn)為，基于以下方面，李宇春工作室等被告使用“WHY ME”的行為并不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)：

第一，被告在先使用“WHY ME”并形成了一定的商業(yè)影響，并無混淆原告商標(biāo)的主觀意圖

從時間上可以看出，早在被告2010年獲得商標(biāo)專用權(quán)之前，李宇春已舉辦多年的“WHY ME”主題演唱會，并已形成巨大商業(yè)影響，在相關(guān)演藝市場形成了一定的商譽(yù)，同時，2009年發(fā)行的《Why Me》單曲也表明，“WHY ME”還成為李宇春的音樂作品標(biāo)題，這些都構(gòu)成了李宇春使用“WHY ME”的合法有效的在先權(quán)利，表明了其并無混淆原告商標(biāo)的意圖。值得注意的是，在2001年的商標(biāo)法中，“在先權(quán)利”一般是作為商標(biāo)異議或爭議的理由而不能直接作為訴訟侵權(quán)抗辯理由，也因為這一原因，援引2001年商標(biāo)法的本案法院在判決中對此并未陳述。對于這一問題，新商標(biāo)法第59條已經(jīng)明確，“商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識。”因此，本案如果發(fā)生在新商標(biāo)法生效之后，被告完全可以主張“WHY ME”經(jīng)過自己大量的商業(yè)營銷和使用已經(jīng)成為先于原告注冊前在相關(guān)商品服務(wù)上使用的有一定影響的商標(biāo)，從而可以在“附加區(qū)別標(biāo)識”后繼續(xù)使用。

第二，“WHY ME”并非原告臆造的標(biāo)識，顯著性較弱。商標(biāo)的顯著性，又稱商標(biāo)的識別性或區(qū)別性，我國《商標(biāo)法》條文中表述為“具有顯著特征，便于識別”，通常與英文“distinctiveness”對應(yīng)，是指該標(biāo)志使用在具體的商品或服務(wù)時，能夠讓消費(fèi)者覺得，它應(yīng)該或者實(shí)際與商品或服務(wù)的特定出處有關(guān)。顯然，商標(biāo)的用詞越是獨(dú)一無二，就越是能給消費(fèi)者留下深刻印象而不致混淆。美國?？松梨诠驹趩⒂肊XXON商標(biāo)前，花費(fèi)數(shù)億美元調(diào)查以保證該商標(biāo)不與任何國家現(xiàn)有文字重合。根據(jù)商標(biāo)顯著性的強(qiáng)弱，可以將商標(biāo)分為五類：臆造商標(biāo)，即杜撰的文字所組成的無特定含義的商標(biāo)，如“柯達(dá)（Kodak）”（相機(jī)）；隨意商標(biāo)，即商標(biāo)組成詞匯與商品無明顯聯(lián)系，如“蘋果”（電腦）；暗示商標(biāo)，指商標(biāo)組成詞匯與商品之間具有某種暗示的聯(lián)系，如“健力寶”（飲料）；描述性商標(biāo)，即商標(biāo)組成詞匯是對商品質(zhì)量或特征的直接描述，如“甜味”牌（礦泉水）；通用名稱商標(biāo)，即由某類商品通用名稱所組成的商標(biāo)。

以上五類商標(biāo)中，除了臆造商標(biāo)的詞匯是由商標(biāo)創(chuàng)設(shè)者完全獨(dú)創(chuàng)外，其他商標(biāo)都是由公有領(lǐng)域的普通詞匯甚至描述性詞匯構(gòu)成，這就使得這些商標(biāo)并不具有足以使得商標(biāo)權(quán)人徹底壟斷該商標(biāo)詞匯，當(dāng)他人在經(jīng)營活動中以善意、正當(dāng)?shù)姆绞绞褂眠@些普通詞匯或者描述性詞匯時，不視為對商標(biāo)權(quán)的侵犯，例如，鳳凰自行車制造商可以在其廣告詞中合理使用“永久”一詞“鳳凰自行車是您永久的朋友”，而不視為對永久自行車商標(biāo)權(quán)的侵害。同樣，“WHY ME”是英文中較為常見的用語,在口語和影視作品中經(jīng)常出現(xiàn),也被作為歌曲的標(biāo)題(例如日本女歌手YUI創(chuàng)作的第一首歌曲即為WHY ME)。因此，從顯著性而言，“WHY ME”并不是臆造商標(biāo)，而商標(biāo)的顯著性越低，商標(biāo)權(quán)人壟斷使用的范圍就越窄，他人可以在經(jīng)營活動中善意、正當(dāng)?shù)厥褂茫豪?，本案中，李宇春就可以基于“WHY ME”的字面意思在原有的品牌演唱會的含義上繼續(xù)正當(dāng)使用。

第三，“WHY ME”與原告注冊商標(biāo)“Why Me歪蜜”整體視覺效果上并不構(gòu)成近似商標(biāo)。《中華人民共和國商標(biāo)法》（2001年）第五十二條第(一)項規(guī)定，未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的行為，屬于侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條規(guī)定，商標(biāo)法第五十二條第(一)項規(guī)定的商標(biāo)近似，是指被控侵權(quán)的商標(biāo)與原告的注冊商標(biāo)相比較，其文字的字形、讀音、含義或者圖形的構(gòu)圖及顏色，或者其各要素組合后的整體結(jié)構(gòu)相似，或者其立體形狀、顏色組合近似，易使相關(guān)公眾對商品的來源產(chǎn)生誤認(rèn)或者認(rèn)為其來源與原告注冊商標(biāo)的商品有特定的聯(lián)系。該解釋第十條規(guī)定，人民法院依據(jù)商標(biāo)法第五十二條第(一)項的規(guī)定，認(rèn)定商標(biāo)相同或者近似按照以下原則進(jìn)行：(一)以相關(guān)公眾的一般注意力為標(biāo)準(zhǔn)；(二)既要進(jìn)行對商標(biāo)的整體比對，又要進(jìn)行對商標(biāo)主要部分的比對，比對應(yīng)當(dāng)在比對對象隔離的狀態(tài)下分別進(jìn)行；(三)判斷商標(biāo)是否近似，應(yīng)當(dāng)考慮請求保護(hù)注冊商標(biāo)的顯著性和知名度。從最高人民法院的上述解釋中，不難看出對“消費(fèi)者認(rèn)知心理”的重視，

本案中，法院指出，涉案注冊商標(biāo)“Why Me歪蜜”是英文“Why Me”加中文“歪蜜”兩部分構(gòu)成的組合商標(biāo)，必須統(tǒng)一使用才構(gòu)成一個完整的商標(biāo)。被告突出使用“Why Me”標(biāo)識并在該標(biāo)識下方標(biāo)注李宇春某年某地演唱會的使用方式，從整體上看盡管該標(biāo)識中的“Why Me”部分以較大字體位于上部突出使用，但該標(biāo)識僅僅與涉案“Why Me歪蜜”商標(biāo)的英文部分相似。對比兩標(biāo)識下部，“歪蜜”與“李宇春某年某地演唱會”從字形、讀音、含義均明顯不同，不會影響相關(guān)公眾對兩個商標(biāo)的總體印象。被告同等使用“年份”＋“Why Me”＋“李宇春”+“某地演唱會”的使用方式，構(gòu)成一個完整的商業(yè)標(biāo)識。被告使用“Why Me”標(biāo)識時始終與李宇春演唱會直接相聯(lián)系，顯著性較強(qiáng)，與原告的標(biāo)識在整體外觀和含義上區(qū)別較大。被告上述兩種將“WhyMe”與李宇春的其他信息相關(guān)聯(lián)的統(tǒng)一使用方式均與原告的“Why Me歪蜜”商標(biāo)不構(gòu)成近似?！癢hy Me歪蜜”商標(biāo)并未實(shí)際在表演(演出)等核定服務(wù)項目上使用并具有知名度，其對其他可能構(gòu)成近似的商標(biāo)的排斥力較弱，不足以使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆或誤認(rèn)。

事實(shí)上，對于“中文詞語加英文單詞”構(gòu)成的商標(biāo)，在所占商標(biāo)圖案幅度相當(dāng)?shù)那闆r下，以中文詞語的視覺效果為優(yōu)，這是因為，一般情況下，由中文和外文文字組成的商標(biāo)，消費(fèi)者習(xí)慣首先認(rèn)讀中文要素。這是因為，基于國人的認(rèn)知平均水平，無論是認(rèn)讀、記憶還是描述，中文文字都具有外文單詞不能比擬的先天優(yōu)勢。消費(fèi)者在記憶品牌、評論品牌或者再次選購品牌時，中文顯然更為方便。而外文單詞由于相對較為陌生，一般難以準(zhǔn)確記憶和描述，一般只能在再次出現(xiàn)在消費(fèi)者面前時起到輔助認(rèn)知的作用。因此，在本案認(rèn)定“中文詞語加英文單詞”構(gòu)成的商標(biāo)侵權(quán)比對時，必須關(guān)注中文文字所起到的優(yōu)勢區(qū)分作用。

編輯：IPRdaily 趙珍 -------------

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