還“囤積”商標？商標注冊后多年不使用且無真實使用意圖可不予判賠

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【小D導讀】

本案是一起典型的原告“囤積”商標作為索賠工具而引起的商標侵權(quán)糾紛，原告注冊了某個商標,但未進行任何實際使用，被告的銷售行為是否侵犯了原告的商標權(quán)，被告是否應承擔停止侵權(quán)、賠償損失的民事責任。

裁判要旨

本案是一起典型的原告“囤積”商標作為索賠工具而引起的商標侵權(quán)糾紛。主要的爭議焦點在于：原告注冊了“Duwop”商標,但注冊后多年未進行任何實際使用，被告通過網(wǎng)絡(luò)銷售“Duwop”商品的行為是否侵犯了原告的商標權(quán)；如果構(gòu)成侵權(quán)，被告是否應承擔賠償責任。法院經(jīng)審理查明原告注冊了包括涉案商標在內(nèi)的多個商標但未進行任何實際使用，也不具有真實使用意圖。根據(jù)商標侵權(quán)賠償?shù)奶钇皆瓌t，為防止將搶注或囤積商標作為營利手段，參照最高法院相關(guān)意見的規(guī)定，最終判決駁回了原告的賠償請求。本案對目前較為泛濫的商標囤積、閑置等商標尋租行為起到了一定的警示作用，具有一定的典型性和指導意義。

案 ?情 ? 原告：付某 ? 被告：上海郵樂貿(mào)易有限公司

2008年10月7日，原告付某取得第4666087號“Duwop”商標，核定使用于第3類化妝品、香水、口紅、眉筆、成套化妝用具，注冊有效期自2008年10月7日至2018年10月6日止。注冊之后，原告自己從未使用過該商標。2012年6月19日，原告通過被告經(jīng)營的www.ule.com.cn網(wǎng)站購買唇彩一瓶，公證書顯示在搜索欄中輸入“duwop”后，顯示有關(guān)該品牌介紹及20多件“DuWop”品牌的商品。所購唇彩的 “商品信息”顯示產(chǎn)地美國，該唇彩外包裝盒及商品上有“DuWop”標志。百度百科顯示“Duwop”系美國知名的專注唇部護理彩妝品牌。被告網(wǎng)站上銷售的涉案商品的供貨商為案外人凡之美公司。被告與凡之美公司協(xié)議約定被告為凡之美公司在郵樂網(wǎng)上展示并代銷符合協(xié)議約定的凡之美產(chǎn)品，協(xié)議有效期自2011年5月10日至2012年5月9日，但協(xié)議附件一中并未包括涉案品牌。2013年4月，凡之美公司向被告出具《公函》，稱其在被告經(jīng)營的電子商務(wù)網(wǎng)站郵樂網(wǎng)上銷售的“DuWop”品牌化妝品為美國SKINSTORE網(wǎng)站（美國SALU公司旗下網(wǎng)站）合法銷售品牌，根據(jù)凡之美公司與美國SALU公司簽訂的代理銷售協(xié)議，其在中國合法銷售美國DuWop化妝品公司所有的商品。

另查明，原告在浙江法院提起訴訟，訴稱凡之美公司在其經(jīng)營的網(wǎng)站上銷售侵犯原告“DuWop”商標權(quán)的商品，要求凡之美公司停止侵權(quán)、賠償損失8萬元。再查明，除涉案商標外，原告還曾申請注冊“FRESH”、“神州數(shù)碼”、“ELLE”、 “宜家”等80個商標。2007年1月16日的《東方早報》有題為《滬上知名餐飲店疑遭群體惡意搶注》的報道，稱涉及“黃浦會”、“陸唯軒”、“樓外樓”、“來天華”均被搶注為月餅、粽子等的商標并有償轉(zhuǎn)讓，注冊人為原告。被告庭審中稱，其員工在審核過程中發(fā)現(xiàn)凡之美公司提供的商品材料存在瑕疵，已于2013年3月14日自行下架了凡之美公司所有商品。被告與凡之美公司簽訂的合同期限為一年，到期后自動順延。2013年3月被告下架了凡之美公司的產(chǎn)品后雙方終止了合同。

原告訴稱，其于2008年10月7日向國家商標局注冊取得“Duwop”商標，注冊類別為第3類化妝品等。原告注冊以后從未使用過該商標。2012年7月，原告在被告上海郵樂貿(mào)易有限公司網(wǎng)站上購買了一支“DuWop”品牌的唇彩。原告認為被告通過網(wǎng)站銷售帶有“DuWop”商標標識的產(chǎn)品，侵犯了其商標權(quán)。故請求判令被告停止侵權(quán)，賠償原告8萬元并消除影響。

被告辯稱，其經(jīng)營的郵樂網(wǎng)是一個提供網(wǎng)上購物及服務(wù)的平臺網(wǎng)站，原告所稱的侵權(quán)商品是由與被告合作的第三方向美國供貨商采購，來源合法，故不應承擔法律責任。同時“DuWop”品牌為美國Duwop公司的知名彩妝品牌，1999年即已在美國申請注冊，原告的行為屬于惡意搶注商標，且三年未使用，應予撤銷。

審 ?判

上海市浦東新區(qū)人民法院經(jīng)審理后認為，本案的爭議焦點是被告的銷售行為是否侵犯了原告商標權(quán)以及被告應承擔何種責任。

第一，被告的銷售行為侵犯了原告商標權(quán)。

被告在其經(jīng)營的郵樂網(wǎng)上銷售的商品上有“DuWop”標識，該標識與原告的注冊商標“Duwop”讀音相同，字形相同，字母及排列順序上也均相同，僅存在“w”的大小寫區(qū)別，故二者構(gòu)成近似。被告銷售的涉案商品上使用與原告注冊商標近似的商標，且該商品屬于原告注冊商標核定使用的范圍，易使相關(guān)公眾誤以為是原告的產(chǎn)品，故構(gòu)成對原告注冊商標專用權(quán)的侵害。對于被告關(guān)于“DuWop”品牌早在1995年就已在美國成立，且涉案產(chǎn)品系由凡之美公司向美國供應商采購后向其提供的抗辯意見。法院認為，首先，根據(jù)注冊商標保護的地域性原則，在國外享有的商標權(quán)并不當然延伸到我國，因此境外商標在我國的使用不得侵犯我國的注冊商標權(quán)。其次，被告提供的凡之美公司與美國供應商之間的協(xié)議未經(jīng)公證，不予采納，即使該證據(jù)真實有效，也不能證明該產(chǎn)品是美國“DuWop”商標權(quán)人生產(chǎn)或授權(quán)生產(chǎn)的產(chǎn)品，同時被告也未能提供凡之美公司辦理了海關(guān)報關(guān)手續(xù)后從境外合法地進口了該商品。

再次，被告自2011年7月就應當知道凡之美公司在被告網(wǎng)站上銷售涉案品牌商品，而該品牌并不在雙方協(xié)議所包含的品牌中，被告有義務(wù)要求凡之美公司提供品牌資質(zhì)及貨物的合法來源等證明文件，也有義務(wù)對凡之美公司的化妝品進口手續(xù)是否取得了檢驗檢疫合格證明等予以審核，但卻未盡到應盡的義務(wù)，行為存在過錯。最后，用戶在被告網(wǎng)站上下單購買后的發(fā)貨單上名次為被告，網(wǎng)站的頁面顯示及送貨包裝均突出使用“郵樂”字樣，被告收取貨款并扣除一定費用按貨款結(jié)算給凡之美公司，被告以自己的名義開具發(fā)票給用戶，并處理退換貨等售后服務(wù)。因此被告并非只是提供網(wǎng)絡(luò)銷售平臺，其直接與用戶發(fā)生了購銷關(guān)系，被告應對其所銷售的產(chǎn)品來源的合法性負責。

第二，關(guān)于被告應承擔的民事責任。

由于原告確認被告網(wǎng)站上已經(jīng)停止銷售涉案商品，被告的侵權(quán)行為已經(jīng)停止，故不再判決被告承擔停止侵權(quán)的民事責任。關(guān)于原告要求被告賠償經(jīng)濟損失及合理費用8萬元的訴請。法院認為，商標權(quán)人如果不使用其注冊商標，就不會產(chǎn)生經(jīng)濟上的收益，就不存在實際的經(jīng)濟損失。依據(jù)填平原則，只有存在損失才能獲得相應的賠償，并以侵權(quán)行為造成的實際損失為限。原告作為商標權(quán)利人應當舉證證明其使用涉案商標并獲得收益的事實，以此證明因被告的侵權(quán)行為造成其市場利益受損?，F(xiàn)原告雖稱許可他人使用涉案商標但未提供相應的證據(jù)證明，因此本院不能確認原告在2008年注冊后實際使用了注冊商標，也難以認定原告因被告侵權(quán)而遭受經(jīng)濟損失。同時，商標只有使用才能發(fā)揮其實際效用，才能建立商標與商品之間的聯(lián)系，否則就浪費了商標資源，亦可能損害他人的利益。原告注冊“Duwop”商標至今已近五年時間卻一直未使用，其還曾先后注冊了80個他人在使用的商業(yè)標識，其中不乏一些知名品牌。

原告的上述行為表明其大量注冊商標的目的并不真正是為了正常的使用，而是另有意圖，這種不當?shù)男袨閼斒艿揭?guī)制，故原告注冊商標后長期不使用，其為了獲得經(jīng)濟賠償而提起訴訟所發(fā)生的費用應由其自行承擔。綜上，對原告主張被告賠償經(jīng)濟損失及合理費用8萬元的訴訟請求，法院不予支持。關(guān)于原告要求被告登報消除影響的訴訟請求。由于商業(yè)信譽是權(quán)利人在長期使用注冊商標后積累而成，而原告并沒有使用涉案商標，所以被告的行為并不會導致原告商標所包含的商業(yè)信譽的降低，故對原告上述訴請不予支持。綜上，依照《商標法》第52條第（2）項、第56條、《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第9條、第10條之規(guī)定，判決駁回原告付某的全部訴訟請求。

一審判決后，原、被告均未提起上訴。

評 ?析

本案是一起典型的原告“囤積”商標作為索賠工具而引起的商標侵權(quán)糾紛。主要的爭議焦點在于：原告注冊了“Duwop”商標,但未進行任何實際使用，被告的銷售行為是否侵犯了原告的商標權(quán)，被告是否應承擔停止侵權(quán)、賠償損失的民事責任。

一、關(guān)于被告銷售行為是否侵權(quán)的認定

商標侵權(quán)行為指未經(jīng)商標權(quán)人許可，實施商標法所禁止的使用商標的行為。判定侵害商標權(quán)應滿足如下條件：第一，商標權(quán)屬合法有效；第二，被控侵權(quán)人使用行為違法。

本案中，被告的銷售行為是否侵犯原告商標權(quán)的認定，有以下幾點需要進行考慮：1、原告對涉案商標的注冊是否系惡意搶注。2、原告注冊涉案商標之后未使用對侵權(quán)認定的影響。3、被告在被控侵權(quán)行為中的“角色”是僅作為網(wǎng)絡(luò)銷售平臺提供者還是與用戶發(fā)生了直接的購銷關(guān)系。現(xiàn)對如上問題逐一分析之：首先，原告對涉案商標的注冊是否如被告所稱構(gòu)成惡意搶注。惡意搶注是指行為人明知或應知是受他人在先民事權(quán)益保護的對象，仍將之作為商標提出注冊申請的行為。惡意搶注違反了基本的商業(yè)道德，導致他人特定民事權(quán)益的損害，屬于違反誠實信用的行為。狹義的惡意搶注中的在先民事權(quán)益限定為商業(yè)標識類權(quán)益，如馳名商標、未注冊商標、知名商品特有名稱或特有包裝裝潢、企業(yè)名稱或其字號等；廣義的還包括肖像權(quán)、姓名權(quán)等。本案中，即使如被告所述“Duwop”已經(jīng)在美國注冊，依據(jù)商標保護的地域性原則，在國外享有的商標權(quán)并不當然延伸到我國，因此原告注冊該商標時他人的在先商標權(quán)并不存在?！渡虡朔ā返谑龡l規(guī)定，“就相同或者類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標，容易導致混淆的，不予注冊并禁止使用?！北景钢?，被告并未提供足夠的證據(jù)證明美國“Duwop”商標的知名度。即使被告提供了證據(jù)，由于上述規(guī)定是商標局在商標注冊時的審查范圍，國外商標權(quán)人可以據(jù)此通過行政程序向商標局申請撤銷該商標，國內(nèi)法院能否根據(jù)上述規(guī)定直接否定注冊商標的效力尚需探討。其次，原告注冊涉案商標之后未使用對侵權(quán)認定的影響。本案原告注冊商標后五年未進行使用，原告稱許可他人使用但無證據(jù)證明。

有觀點認為，若注冊商標并未進行任何商業(yè)性使用，則被控侵權(quán)人使用該標識不會造成相關(guān)公眾的混淆誤認，不構(gòu)成商標侵權(quán)。也有觀點認為，連續(xù)三年未使用的申請撤銷應由行政程序解決，民事訴訟中只要商標注冊了就應對商標權(quán)利予以確認。因此司法實踐中對這種情況會產(chǎn)生不同的判決結(jié)果。我們認為，注冊商標權(quán)利人對注冊商標享有獨占使用權(quán)和對他人的禁用權(quán)，也就是說商標一經(jīng)注冊，他人就不得在相同或類似商品上使用該注冊商標。如果因為商標實際不使用而否定商標權(quán)，將影響到商標權(quán)人以后對商標權(quán)的行使。若他人認為該商標注冊不當?shù)?，可以依?jù)商標法的規(guī)定請求商標評審委員會撤銷該注冊商標。最高人民法院在2009年4月21日出臺的《關(guān)于當前經(jīng)濟形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》（以下簡稱“意見”）第7條中明確指出：“請求保護的注冊商標未實際投入商業(yè)使用的，確定民事責任時可將責令停止侵權(quán)行為作為主要方式”。上述規(guī)定說明注冊商標未實際使用亦應受到保護。再次，被告雖然為他人銷售產(chǎn)品提供了一個網(wǎng)絡(luò)平臺，但其以自己的名義向網(wǎng)絡(luò)用戶發(fā)貨，開具發(fā)票并收款，其與用戶產(chǎn)生了直接的購銷關(guān)系，因此被告應對其所銷售產(chǎn)品的合法性負責，承擔相應的民事責任。

二、關(guān)于賠償經(jīng)濟損失訴請的處理

我國民法上的侵權(quán)賠償堅持“填平原則”，即僅對被侵權(quán)人所遭受的損失進行彌補，使之恢復到未受侵害前的狀態(tài)。未實際使用注冊商標沒有投入商業(yè)運作，也沒有創(chuàng)造任何商業(yè)價值，如何確定其因侵權(quán)遭受損失是難點問題。有觀點認為，未實際使用的商標權(quán)人損失除了為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支，還可能有潛在利益的損失，即商標權(quán)人與注冊商標之間的聯(lián)系因他人的商標侵權(quán)行為被削弱，今后商標權(quán)人實際使用反而可能會造成消費者的“反向混淆”。我們認為，商標侵權(quán)賠償遵循的是填平原則。根據(jù)商標法的規(guī)定，即原告的損失或被告的獲利。潛在利益是不確定的，將來可能發(fā)生，也可能不會發(fā)生。因此，在原告目前不存在任何損失的情況下，其潛在利益的損失無法得到填補。特別是對于惡意搶注他人商標又不使用的，在確定賠償額時還應考慮商標權(quán)人的真實使用意圖。如果并不具有真實使用意圖，不宜進行賠償，否則反而會助長囤積、閑置等商標尋租行為。

《意見》規(guī)定：“請求保護的注冊商標未實際投入商業(yè)使用的，確定民事責任時可將責令停止侵權(quán)行為作為主要方式，在確定賠償責任時可以酌情考慮未實際使用的事實，除為維權(quán)而支出的合理費用外，如果確無實際損失和其他損害，一般不根據(jù)被控侵權(quán)人的獲利確定賠償；注冊人或者受讓人并無實際使用意圖，僅將注冊商標作為索賠工具的，可以不予賠償……”就本案來說，法院在審理中發(fā)現(xiàn)，原告除了注冊涉案商標至今已近五年時間卻一直未使用外，其還曾先后注冊了80個他人在使用的商業(yè)標識，其中不乏一些知名品牌。原告的上述行為表明其大量注冊商標的目的并不真正是為了正常的使用，而是意圖通過搶先注冊有一定知名度的商標，以期日后獲取高額回報，這種行為應該受到規(guī)制，不但不能得到經(jīng)濟賠償，其為了獲得經(jīng)濟賠償而支出的費用包括相應的訴訟費用也應由其自行負擔。因此法院依據(jù)《意見》的規(guī)定，判決駁回原告全部訴訟請求。本案對企圖通過商標囤積、閑置等商標尋租獲得經(jīng)濟利益的行為起到了一定的警示作用，具有一定的典型性和指導意義。

案例索引

一審：上海市浦東新區(qū)人民法院（2013）浦民三(知)初字第249號民事判決書

一審判決時間：2013年9月17日

（原載《浦東審判》2014年8月知識產(chǎn)權(quán)審判?？?

來源：中國標局作者：倪紅霞 ?袁田 ? 浦東法院編輯：IPRdaily 趙珍 -------------

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