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? 文 / 陳明濤 白偉(蘭臺知識產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊(duì))本文系作者向IPRdaily投稿,轉(zhuǎn)載須征得作者同意,并注明文章來源(微信:IPRdaily)。
【小D導(dǎo)讀】
針對智臻公司的侵權(quán)指控,蘋果公司向?qū)@麖?fù)審委員會提出無效申請。二審判決推翻了之前結(jié)果,以說明公開不充分為主要理由,認(rèn)為小i機(jī)器人專利無效。然而,這一案件卻凸顯了法院對于26條3款缺乏體系化理解的問題。
蘋果Siri語音系統(tǒng)可能停用的命運(yùn),因北京高院的判決而反轉(zhuǎn)。
2012年6月,智臻公司以蘋果公司Siri語音系統(tǒng)侵犯其一種聊天機(jī)器人系統(tǒng)(小i機(jī)器人)專利權(quán)為由提起專利侵權(quán)訴訟。2012年11月,蘋果公司向?qū)@麖?fù)審委員會提出無效申請。2013年9月3日,專利復(fù)審委員會作出第21307號無效宣告請求審查決定,維持該專利權(quán)全部有效。隨后,北京一中院維持了復(fù)審決定。
日前,北京高院最終以小i機(jī)器人專利說明書公開不充分為由,撤銷原無效決定和一審判決。
本案涉及專利無效領(lǐng)域中幾乎所有實(shí)質(zhì)性缺陷的判斷問題,從“說明書公開不充分”、“權(quán)利要求書得不到支持”、“權(quán)利要求不清楚”、“缺乏必要技術(shù)特征”、“不具備新穎性、創(chuàng)造性”的判定到“禁止反悔原則”的適用,無一不是專利無效領(lǐng)域的重點(diǎn)難點(diǎn)問題。
雖然如此,法院論證及普遍關(guān)注核心在于,如何理解專利法26條3款中說明書公開不充分。然而,由于缺乏體系化視角,本案對說明書公開不充分的適用看似正確,卻實(shí)質(zhì)錯誤。
公開充分應(yīng)以技術(shù)方案“三性”判斷為前提 ? 根據(jù)專利法第26條3款的規(guī)定,說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說明,以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn);必要時(shí),應(yīng)當(dāng)有附圖。摘要應(yīng)當(dāng)簡要說明發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)要點(diǎn)。
這就是所謂的說明書公開充分條款。該條款立法本意在于,法律規(guī)定申請人通過清楚、完整方式公開具有實(shí)用性、新穎性和創(chuàng)造性的可專利性客體,作為交換,國家機(jī)關(guān)賦予申請人一定時(shí)間的壟斷性權(quán)利,即我們通常說的“公開換保護(hù)”。
也就是說,充分公開的內(nèi)容必須是具有“三性”的可專利的方法、產(chǎn)品或者其組合。如果不是可專利的客體,不具備“三性”,也就無所謂公開充分問題。反之,則不成立,即使有的技術(shù)方案具備“三性”,卻不一定滿足公開充分條件。
進(jìn)一步來講,之所以要以“可專利性”、“三性”為公開充分基礎(chǔ),是因?yàn)橹挥型ㄟ^前面判斷過程,才能夠通過確定最接近的現(xiàn)有技術(shù),來正確界定技術(shù)問題、明確技術(shù)手段,從而判斷是否充分公開,而不能僅從說明書記載內(nèi)容來判斷。 ? 然而,在本案中,法院卻認(rèn)為,新穎性、創(chuàng)造性評價(jià)與說明書是否公開充分、權(quán)利要求是否清楚以及是否得到說明書支持等問題存在密切聯(lián)系,在已論證公開充分的情況下,不必再對新穎性、創(chuàng)造性進(jìn)行評價(jià)。
這一論證思路是導(dǎo)致本案法律適用錯誤的根本原因。 ? 公開充分應(yīng)以所要解決的技術(shù)問題為核心 ? 從某種意義上講,一項(xiàng)發(fā)明或?qū)嵱眯滦?,是通過技術(shù)手段,以解決某一技術(shù)問題為目的,在最接近現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)。因此,說明書要充分公開,就必須把握所要解決的技術(shù)問題。
其一、技術(shù)問題基于現(xiàn)有技術(shù),可以重新確定,不必然以說明書記載為準(zhǔn)。通常而言,說明書會記載所要解決的技術(shù)問題。然而,技術(shù)問題確定不應(yīng)簡單以說明書為準(zhǔn),而應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)重新確定。比如,當(dāng)通過檢索現(xiàn)有技術(shù)發(fā)現(xiàn)所要解決的技術(shù)問題不為說明書準(zhǔn)確記載,則應(yīng)以重新確定的技術(shù)問題判斷說明書是否公開充分,這其實(shí)也體現(xiàn)在創(chuàng)造性判斷中。
在這一案件中,法院認(rèn)為,根據(jù)本專利說明書的記載,可以得出實(shí)現(xiàn)游戲功能是本專利技術(shù)方案所要實(shí)現(xiàn)的功能。但是,法院沒有在充分檢索現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上得出結(jié)論,是不夠妥當(dāng)?shù)摹?
其二、只需要一個(gè)技術(shù)問題滿足實(shí)現(xiàn)創(chuàng)造性要件即可。對于一件發(fā)明或?qū)嵱眯滦投裕f明書可能記載了多個(gè)技術(shù)問題,但只要解決其中一個(gè)技術(shù)問題,滿足創(chuàng)造性要件就可以。如果還存在其他技術(shù)特征,也具有創(chuàng)造性,解決了其他技術(shù)問題,但無法滿足公開充分要件,則不能簡單認(rèn)為說明書公開不充分。
在此情況下,一個(gè)發(fā)明或者實(shí)用新型,為解決某一個(gè)技術(shù)問題,已經(jīng)具備創(chuàng)造性,相應(yīng)技術(shù)方案已經(jīng)充分,理應(yīng)授予專利權(quán),完全不必在意為解決其他技術(shù)問題的技術(shù)手段是否公開充分。 ? 在本案中,法院卻認(rèn)為,游戲功能是授權(quán)本專利創(chuàng)造性的原因,因此就必須公開充分,理解過于狹隘,除非游戲功能是本技術(shù)方案唯一的發(fā)明目的。
其三,技術(shù)問題確定不適用禁止反悔原則。所謂禁止反悔原則,是指利侵權(quán)訴訟中的一種法律規(guī)則,其含義是,專利權(quán)人如果在專利審批過程中,為了滿足法定授權(quán)要求而對權(quán)利要求的范圍進(jìn)行了限縮,則在主張專利權(quán)時(shí),不得將通過該限縮而放棄的內(nèi)容納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。因此,禁止反悔原則是對保護(hù)范圍的限制問題,而不構(gòu)成對解決技術(shù)問題限制。
本案中,法院認(rèn)為,根據(jù)專利審查文檔記載,智臻公司認(rèn)為,因?yàn)橛螒蚍?wù)器的存在使得權(quán)利要求1相對于對比文件1具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn),從而導(dǎo)致具有創(chuàng)造性,以其明確技術(shù)問題是游戲功能,太過于草率。
公開充分應(yīng)以現(xiàn)有技術(shù)檢索為依據(jù) ? 如前所述,公開充分要以本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)。而本領(lǐng)域技術(shù)人員是法律上假設(shè)的人,根據(jù)專利審查指南的定義,假定他知曉申請日或者優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識,能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù),并且具有該日期之前常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段能力,但他不具有創(chuàng)造能力。
基于此,在進(jìn)行說明書公開充分的判斷之前,必須先界定現(xiàn)有技術(shù)、對申請日之前的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行檢索。一方面,確定最為接近的現(xiàn)有技術(shù),明確技術(shù)問題,判斷技術(shù)手段是否公開充分;另一方面,不再以未記載的現(xiàn)有技術(shù)作為判斷要件。只要有現(xiàn)有技術(shù),說明書就不必記載,也不必以是否存在指引為前提。因?yàn)椋鶕?jù)本領(lǐng)域的技術(shù)人員的定義,其可以根據(jù)所要解決的技術(shù)問題,具有尋找獲知現(xiàn)有技術(shù)的能力,不存在必須說明書指引問題。
遺憾的是,本案審理未在現(xiàn)有技術(shù)檢索的前提下進(jìn)行評述,而認(rèn)為公開充分必須以說明書存在足夠的現(xiàn)有技術(shù)指引為前提,實(shí)質(zhì)是將說明書撰寫提出極高要求。
看起來人人都懂的法條,卻往往長著一張“普羅米修斯的臉”。如果不能建立體系化的思維,不能從立法本意去理解,不能看到法條之間的內(nèi)在聯(lián)系和區(qū)別,只能“看山是山,看水是水”,難以“看山不是山,看水不是水”,更無法達(dá)到“看山還是山,看水還是水”法律運(yùn)用的高超境界。這使得法律適用結(jié)論,只能看似合理、正確,實(shí)則偏頗、錯誤。
據(jù)悉,“小i機(jī)器人”已經(jīng)準(zhǔn)備向最高院申請?jiān)賹?,這考驗(yàn)著最高司法機(jī)關(guān)的智慧……
來源:IPRdaily 編輯:IPRdaily 趙珍 -------------
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