【法官說】在先注冊商標與在后登記企業(yè)名稱的沖突處理

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作者：袁博，上海市第二中級人民法院

來源：IPRdaily

投稿原標題：在先注冊商標與在后登記企業(yè)名稱的沖突處理

商標和企業(yè)名稱均為商業(yè)標志,前者用于區(qū)別不同來源的商品或服務,后者用于區(qū)別不同市場主體。從二者的管理方式上看,我國企業(yè)名稱登記是由各級工商機關在其區(qū)域范圍內核準企業(yè)名稱,無需檢查該企業(yè)名稱是否與他人商標相同或相似，企業(yè)名稱登記時并不與商標進行聯合檢索,確權過程中也沒有設立公示和異議程序,以致于企業(yè)名稱與在先注冊商標相同或相似的情況大量存在。[ 孫東雅：《商標與企業(yè)名稱沖突若干問題研究》，載《電子知識產權》2005年第7期。]

一般而言，對于此類權利沖突，以保護在先注冊商標權為原則。然而，對于在訴訟中如何適用法律（適用《商標法》還是《反不正當競爭法》）以及如何執(zhí)行裁判結果（規(guī)范使用企業(yè)名稱還是停用、變更企業(yè)名稱），在實踐中仍然存在認識上的分歧。那么，解決此類糾紛，需要考慮哪些因素？

一、在先注冊商標的知名度可以反映企業(yè)名稱登記的善意

《最高人民法院關于審理注冊商標、企業(yè)名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定：“被訴企業(yè)名稱侵犯注冊商標專用權或者構成不正當競爭的，人民法院可以根據原告的訴訟請求和案件具體情況，確定被告承擔停止使用、規(guī)范使用等民事責任?！?/span>

如果注冊使用企業(yè)名稱的行為本身并不具有惡意，只是在實際使用過程中，由于企業(yè)名稱的簡化使用、突出使用等不規(guī)范使用行為，導致相關公眾將其與他人注冊商標產生混淆誤認的，可以根據相關法律規(guī)定，要求相關企業(yè)規(guī)范使用其企業(yè)名稱。這是因為，規(guī)范使用企業(yè)名稱與停止使用或變更企業(yè)名稱是兩種不同的責任承擔方式，不能因突出使用企業(yè)名稱中的字號從而侵犯商標專用權就一律判決停止使用或變更企業(yè)名稱。

例如，在王將餃子（大連）餐飲有限公司與李惠廷商標權訴訟案中，最高人民法院在再審中指出，雖然李惠廷的“王將”商標注冊在先，但其在大連王將公司注冊登記企業(yè)名稱時并未取得較高知名度，如果大連王將公司在經營活動中規(guī)范使用其王將餃子（大連）餐飲有限公司的企業(yè)名稱，不足以導致相關公眾的混淆誤認。因此大連王將公司注冊使用企業(yè)名稱本身并不違法（如果規(guī)范使用并不違法，不規(guī)范使用則侵犯他人商標權），但須規(guī)范使用。

二、明顯惡意的登記、使用行為構成不正當競爭

如果注冊使用企業(yè)名稱的行為本身缺乏正當性，不正當地將他人具有較高知名度的在先注冊商標作為字號注冊登記為企業(yè)名稱，即使規(guī)范使用仍足以產生市場混淆的，可以定性為不正當競爭行為，判令停止使用或者變更企業(yè)名稱。例如，在晶華寶島（北京）眼鏡有限公司與江西寶島眼鏡有限公司等侵害商標權及不正當競爭糾紛案中，最高人民法院在再審申請裁定中指出，江西寶島公司等兩被告的成立均晚于晶華寶島公司“寶島”系列商標的注冊和使用時間，且成立時相應商標已經獲得了較高的知名度，在全國范圍內設立了眾多的直營、聯營店，企業(yè)規(guī)模、銷售額等在眼鏡行業(yè)均名列前茅。

被告作為同行業(yè)經營者，理應知曉上述注冊商標，在此情形下，其將“寶島”作為企業(yè)名稱中的字號加以登記和使用，主觀上具有利用上述商標知名度的故意，違反誠實信用原則和公認的商業(yè)道德，構成不正當競爭。因此判令停止使用含有“寶島”字樣的企業(yè)名稱。

值得一提的是，對于“善意將他人知名度較高的注冊商標登記為企業(yè)字號”以及“惡意將他人知名度較低的注冊商標登記為企業(yè)字號”的情形應當如何處理呢？事實上，這兩種情形一般而言是不存在的。實踐中，由于“善意”或者“惡意”是經營者的主觀心態(tài)，難以證明，一般是結合他人注冊商標知名度的事實來進行推定，因而，對于“將他人注冊商標登記為企業(yè)字號”的行為，如果商標的知名度越大，可推定“惡意”的可能性越大，反之，則推定為“善意”的可能性越大。

三、有悖誠實信用的字號非突出使用仍可能構成不正當競爭

《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第（一）項規(guī)定：將與他人注冊商標相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關公眾產生誤認的，屬于商標法第五十二條第（五）項規(guī)定的給他人注冊商標專用權造成其他損害的行為。換言之，對于這種這種行為，無需考慮在先注冊商標知名度的高低，直接適用商標法定性為商標侵權。

對于一些知名度較高的商標而言，即使規(guī)范使用含有與其相同或近似字樣的企業(yè)字號，仍有可能對消費者對于商品來源以及不同經營者之間是否具有關聯關系等產生混淆誤認，因此對于這種情形，仍然構成不正當競爭，應當判令停止在相關商品上使用。例如，在“飛利浦”案中，法院認為，被告在涉案商品包裝盒等位置標注“飛利浦國際集團（香港）有限公司監(jiān)制”不屬于我國《商標法》規(guī)定的商標侵權行為。但是，因原告的“飛利浦”注冊商標具有較高知名度，被告標注“飛利浦國際集團（香港）有限公司監(jiān)制”的行為違反了誠實信用原則。法院最終適用《民法通則》第四條、《反不正當競爭法》第二條認定被告構成不正當競爭?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》（法發(fā)〔2009〕23號）進一步明確規(guī)定：企業(yè)名稱因突出使用而侵犯在先注冊商標專用權的，依法按照商標侵權行為處理；企業(yè)名稱未突出使用但其使用足以產生市場混淆、違反公平競爭的，依法按照不正當競爭處理。

來源：IPRdaily

作者：袁博，上海市第二中級人民法院

編輯：IPRdaily  彭瑩

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