不可錯過 | 同時申請發(fā)明專利和實用新型專利

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我國專利法的第九條規(guī)定：“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發(fā)明專利權”。這也是我們常提的“同時申請發(fā)明和實用新型”的法律基礎。

為什么要“同時申請發(fā)明和實用新型”

1、同時兼顧發(fā)明和實用新型的優(yōu)點

實用新型不經(jīng)過實質審查，故一般在申請日之后大約4-6個月左右就可以快速得到授權?？焖偈跈嘤欣谄髽I(yè)認證、交易、宣傳、及維權等事宜的安排。而發(fā)明需要實質審查，審查周期較長；正是由于發(fā)明專利經(jīng)過了實質審查，其穩(wěn)定性較實用新型專利有很大提高，可以有效保護申請人的發(fā)明成果。同時申請發(fā)明和實用新型，可以兼顧實用新型的快速授權，以及發(fā)明的穩(wěn)定性。同時申請發(fā)明和實用新型的權利是由實用新型專利權與發(fā)明專利權無縫銜接而成。其權利的實際保護期限從實用新型授權之日起到發(fā)明專利屆滿日(申請日20年后的對應日)結束，使技術的實際保護期限大大加長。

2、作為申請策略，加強對技術的保護

發(fā)明的創(chuàng)造性判斷標準是具有突出的實質性特點和顯著的進步；而實用性的創(chuàng)造性標準是具有實質性特點和進步。也就是說，實用新型對于創(chuàng)造性的要求要低于發(fā)明對創(chuàng)造性的要求。

對于創(chuàng)造性有待進一步確認的且需要保護期限較長的技術，若只申請實用新型，其保護期限較短。若只申請發(fā)明，由于創(chuàng)造性的要求較高，就存在不能授權的風險。此時，申請人可以考慮同時申請發(fā)明和實用新型，若后續(xù)發(fā)明授權，則可以獲得理想的保護效果期限。即使后續(xù)發(fā)明沒有授權，則還有擁有實用新型專利權。同時申請發(fā)明和實用新型，可以避免了單獨申請的風險和弊端。

同時申請發(fā)明和實用新型

注意點

申請時

首先，兩份申請的申請人完全相同。在具有多個子公司的公司，在申請時一定要注意，申請人欄中填寫是的申請人必須名稱完全相同。

其次，在發(fā)明和實用新型的權利要求書中存在的保護范圍相同的權利要求。也就是說，不一定要求發(fā)明和實用新型的權利要求書和說明書一模一樣，也可以有不同，但是必須至少存在一項相同的權利要求。

再次，在兩份請求書中分別作出說明。也就是說，在請求書中必須勾選（發(fā)明第21欄，實用新型第18欄）。若沒有勾選，則兩個專利申請之間無法建立聯(lián)系，否則就不是“同時申請發(fā)明和實用新型”，后續(xù)不能通過放棄實用新型專利權來獲得發(fā)明授權，只能選擇修改發(fā)明。

發(fā)明答復時

1、是否只能放棄實用新型專利權以獲得發(fā)明授權？答案是否定的。若申請人想獲得兩件專利權，即可選擇修改發(fā)明，使得兩者的保護范圍不同，而不用放棄實用新型專利權。

2、確保實用新型專利權有效

放棄實用新型專利權以獲得發(fā)明授權的前提是，實用新型專利權有效。有過這樣的一個案例，在答復發(fā)明時，發(fā)現(xiàn)實用新型專利權因未交年費而視為放棄，且已經(jīng)過了可以恢復權利的期限。在這種情況下，實用新型已經(jīng)進入公知領域，就只能通過修改發(fā)明來獲得發(fā)明授權，可能得到授權保護范圍很小，而不利于技術的保護。

本人之前還遇到這樣的情況：發(fā)明申請A的OA1中指出，發(fā)明申請A與已經(jīng)授權的實用新型專利B為同時申請的發(fā)明與實用新型，不滿足專利法第9條的規(guī)定。申請人指示，放棄實用新型專利B，編者在OA1答復時，同時遞交了實用新型專利B的放棄聲明。但遞交之后的兩天，又收到了實用新型專利B的繳納年費通知。申請人不理解已經(jīng)聲明放棄實用新型專利權了，為什么還要求繳納年費呢？

由于實用新型專利權與發(fā)明專利權需無縫銜接，故實用新型專利權必須維持到發(fā)明的授權日。由于答復審查意見到發(fā)明實際授權還有一段時間，此時還需對實用新型進行維持，故需要正常繳納年費。另外，申請人提出放棄實用新型專利權的聲明，其并非立即沒有生效，而是在發(fā)明授權時才生效。

來源：華進知識產(chǎn)權

作者：王樂

編輯：IPRdaily趙珍校對：IPRdaily縱橫君

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