專利申請專利權專利權專利權專利權專利權專利權專利權
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我國專利法的第九條規(guī)定:“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權。但是,同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利,先獲得的實用新型專利權尚未終止,且申請人聲明放棄該實用新型專利權的,可以授予發(fā)明專利權”。這也是我們常提的“同時申請發(fā)明和實用新型”的法律基礎。
為什么要“同時申請發(fā)明和實用新型”
1、同時兼顧發(fā)明和實用新型的優(yōu)點
實用新型不經(jīng)過實質審查,故一般在申請日之后大約4-6個月左右就可以快速得到授權??焖偈跈嘤欣谄髽I(yè)認證、交易、宣傳、及維權等事宜的安排。而發(fā)明需要實質審查,審查周期較長;正是由于發(fā)明專利經(jīng)過了實質審查,其穩(wěn)定性較實用新型專利有很大提高,可以有效保護申請人的發(fā)明成果。同時申請發(fā)明和實用新型,可以兼顧實用新型的快速授權,以及發(fā)明的穩(wěn)定性。同時申請發(fā)明和實用新型的權利是由實用新型專利權與發(fā)明專利權無縫銜接而成。其權利的實際保護期限從實用新型授權之日起到發(fā)明專利屆滿日(申請日20年后的對應日)結束,使技術的實際保護期限大大加長。
2、作為申請策略,加強對技術的保護
發(fā)明的創(chuàng)造性判斷標準是具有突出的實質性特點和顯著的進步;而實用性的創(chuàng)造性標準是具有實質性特點和進步。也就是說,實用新型對于創(chuàng)造性的要求要低于發(fā)明對創(chuàng)造性的要求。
對于創(chuàng)造性有待進一步確認的且需要保護期限較長的技術,若只申請實用新型,其保護期限較短。若只申請發(fā)明,由于創(chuàng)造性的要求較高,就存在不能授權的風險。此時,申請人可以考慮同時申請發(fā)明和實用新型,若后續(xù)發(fā)明授權,則可以獲得理想的保護效果期限。即使后續(xù)發(fā)明沒有授權,則還有擁有實用新型專利權。同時申請發(fā)明和實用新型,可以避免了單獨申請的風險和弊端。
同時申請發(fā)明和實用新型
注意點
申請時
首先,兩份申請的申請人完全相同。在具有多個子公司的公司,在申請時一定要注意,申請人欄中填寫是的申請人必須名稱完全相同。
其次,在發(fā)明和實用新型的權利要求書中存在的保護范圍相同的權利要求。也就是說,不一定要求發(fā)明和實用新型的權利要求書和說明書一模一樣,也可以有不同,但是必須至少存在一項相同的權利要求。
再次,在兩份請求書中分別作出說明。也就是說,在請求書中必須勾選(發(fā)明第21欄,實用新型第18欄)。若沒有勾選,則兩個專利申請之間無法建立聯(lián)系,否則就不是“同時申請發(fā)明和實用新型”,后續(xù)不能通過放棄實用新型專利權來獲得發(fā)明授權,只能選擇修改發(fā)明。
發(fā)明答復時
1、是否只能放棄實用新型專利權以獲得發(fā)明授權?答案是否定的。若申請人想獲得兩件專利權,即可選擇修改發(fā)明,使得兩者的保護范圍不同,而不用放棄實用新型專利權。
2、確保實用新型專利權有效
放棄實用新型專利權以獲得發(fā)明授權的前提是,實用新型專利權有效。有過這樣的一個案例,在答復發(fā)明時,發(fā)現(xiàn)實用新型專利權因未交年費而視為放棄,且已經(jīng)過了可以恢復權利的期限。在這種情況下,實用新型已經(jīng)進入公知領域,就只能通過修改發(fā)明來獲得發(fā)明授權,可能得到授權保護范圍很小,而不利于技術的保護。
本人之前還遇到這樣的情況:發(fā)明申請A的OA1中指出,發(fā)明申請A與已經(jīng)授權的實用新型專利B為同時申請的發(fā)明與實用新型,不滿足專利法第9條的規(guī)定。申請人指示,放棄實用新型專利B,編者在OA1答復時,同時遞交了實用新型專利B的放棄聲明。但遞交之后的兩天,又收到了實用新型專利B的繳納年費通知。申請人不理解已經(jīng)聲明放棄實用新型專利權了,為什么還要求繳納年費呢?
由于實用新型專利權與發(fā)明專利權需無縫銜接,故實用新型專利權必須維持到發(fā)明的授權日。由于答復審查意見到發(fā)明實際授權還有一段時間,此時還需對實用新型進行維持,故需要正常繳納年費。另外,申請人提出放棄實用新型專利權的聲明,其并非立即沒有生效,而是在發(fā)明授權時才生效。
來源:華進知識產(chǎn)權
作者:王樂
編輯:IPRdaily趙珍 校對:IPRdaily縱橫君
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