來源:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)
作者:陳華 杭州天勤知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司
原標題:實用新型通過PCT要求優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)變成發(fā)明時的困境
對于國內(nèi)的在先申請實用新型專利,要求本國優(yōu)先權(quán)12個月內(nèi)申請發(fā)明,通過這種方式可以將實用新型轉(zhuǎn)變成發(fā)明。但是如果在后申請為PCT申請時,以發(fā)明的形式進入中國國家階段,是否還可以實現(xiàn)身份的轉(zhuǎn)變,本文將對此進行討論。
一、要求本國優(yōu)先權(quán)的案例分析
2011年6月20日,某公司向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出了一項實用新型專利申請,實用新型處于審查階段,基于對市場及產(chǎn)品的布局,希望通過發(fā)明進行保護,該公司于2011年10月12日向國家知識產(chǎn)權(quán)局以在先的實用新型相同的主題提出一項發(fā)明專利申請,在先的實用新型視為撤回,發(fā)明于2013年8月23日授權(quán)公告。
上述的案例中通過本國優(yōu)先權(quán)將實用新型轉(zhuǎn)變成發(fā)明,有效地延長了保護期限,本國優(yōu)先權(quán)可以理解為“內(nèi)到內(nèi)”,專利法第29條第2款規(guī)定:“申請人自發(fā)明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起12個月內(nèi),又向國務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請的,可以享有優(yōu)先權(quán)”。同時細則32條第3款規(guī)定:“申請人要求本國優(yōu)先權(quán)的,其在先申請自在后申請?zhí)岢鲋掌鸺匆暈槌坊亍?。在先的實用新型被視為撤回,主要是基于專利法?條的規(guī)定避免重復授權(quán)。
二、PCT申請要求優(yōu)先權(quán)的案例分析
2012年8月14日,某公司向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出了一項實用新型專利申請,該申請于2013年4月25日被授予專利權(quán),且一直處于授權(quán)保護狀態(tài)。該公司還于2012年11月11日就同一實用新型提出PCT國際專利申請,要求了2012年8月14在先申請的優(yōu)先權(quán)。之后基于公司的專利布局,于2014年4月14日以發(fā)明的形式進入中國國家階段,并進入實質(zhì)審查階段。
針對上述進入中國國家階段的發(fā)明,如果經(jīng)過審查不存在三性問題,是否可以不做修改便可以在中國國家階段獲得授權(quán),存在幾種不同觀點。
觀點一:認為發(fā)明可以不做修改獲得授權(quán),而在先的實用新型視為撤回
理由在于PCT申請要求優(yōu)先權(quán)以本國優(yōu)先權(quán)進行處理,如審查指南第三部分第一章5.2.6中所述“在先申請是在中國提出的,要求優(yōu)先權(quán)的國際申請進入國家階段,應當看作是要求本國優(yōu)先權(quán)”。
但是如果完全以本國優(yōu)先權(quán)進行處理,在先的實用新型需要視為撤回,這樣就會出現(xiàn)一個矛盾,因為在先的實用新型已經(jīng)獲得授權(quán)公告無法視為撤回,而發(fā)明不做修改獲得授權(quán),必然導致不符合專利法第9條關(guān)于重復授權(quán)的規(guī)定。
對于PCT申請國際階段要求中國專利或者實用新型的優(yōu)先權(quán),不是由中國專利法進行規(guī)范的,而是由《PCT專利合作條約》進行規(guī)范,這種情況可以理解為“內(nèi)到外”,但是其中包含一種情形就是國家階段進入中國,也可以理解為包含“特殊的內(nèi)到內(nèi)”,這種情況與本國優(yōu)先權(quán)“內(nèi)到內(nèi)”、外國優(yōu)先權(quán)“外到內(nèi)”是不同的。
分析可知審查指南中關(guān)于“應當看作是要求本國優(yōu)先權(quán)”表述是很精確地,“應該看作是”不代表 就是“是”。如此規(guī)定主要是為了法細則第32條第2款中關(guān)于不得作為本國優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請的規(guī)定:1、已經(jīng)要求外國優(yōu)先權(quán)或者本國優(yōu)先權(quán)的;2、已經(jīng)被授予專利權(quán)的;3、屬于按照規(guī)定提出的分案申請。簡單的說,就是當提出PCT申請時,在先的實用新型若存在上述的三種情況,將參考本國優(yōu)先權(quán)處理,視為未要求優(yōu)先權(quán)。若未存在上述的三種情況,將暫時不參考本國優(yōu)先權(quán)處理,在先的實用新型不會視為撤回,因為畢竟國家階段是否進入中國還是未知數(shù)。例如上述的案例中,提出PCT申請時,在先的實用新型并未出現(xiàn)這三種情況,針對是否會重復授權(quán)的問題,審查指南中規(guī)定為“上述問題均留待后續(xù)程序中處理”,根據(jù)實務(wù)操作中,后續(xù)程序應該指的是中國國家階段的實質(zhì)審查階段,將由審查員在OA中指出不符合專利法第9條的規(guī)定,綜上可知觀點一的處理方式不妥當。
觀點二:聲明放棄同日申請的實用新型,而發(fā)明不需要修改獲得授權(quán)
理由在于專利法第9條第1款規(guī)定“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。但是,同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利,先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止,且申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的,可以授予發(fā)明專利”。
我們先來了解一下法9條的立法意義,在專利審查實踐中,由于對發(fā)明專利申請須進行實質(zhì)審查,因而耗時較長、授權(quán)相對較晚,而對實用新型專利申請由于不進行實質(zhì)審查,因而耗時較短、授權(quán)相對較早。但是,如果對同一申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造分別授予實用新型和發(fā)明兩項專利權(quán),則不當?shù)財U大了申請人的權(quán)利、有違公平原則。因此,鑒于實用新型專利的法定保護期短于發(fā)明專利法定保護期,該款規(guī)定先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止,且申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的,可以授予發(fā)明專利。這既有利于尊重和維護申請人的專利申請權(quán)與選擇權(quán),也有利于維護公平的社會秩序、防止專利申請人通過專利權(quán)的重疊及其法定保護期的重疊不當?shù)財U張自己的利益。
針對法9條第1款規(guī)定的關(guān)于“申請人聲明放棄該同日申請的實用新型專利權(quán),可以授予發(fā)明專利”的特殊規(guī)定,在實務(wù)操作中,需要同時符合形式上和實質(zhì)上的要求。例如,同日申請的實用新型和發(fā)明的申請日相同,此處的申請日不包括優(yōu)先權(quán)日。如果采用電子申請,需要在同日申請的實用新型和發(fā)明的請求書中勾選同日申請的選擇。
因此,分析上述的案例可知,兩者的申請日是不同的,雖然在后的PCT申請要求了優(yōu)先權(quán),僅僅是實用新型的申請日與PCT申請的優(yōu)先權(quán)日相同。此外,兩件申請?zhí)峤粫r也無法在請求書中勾選同日申請的選項,同樣也無法滿足法9條第1款中的特殊規(guī)定。因此,無法通過聲明放棄同日申請的實用新型,而使得發(fā)明不需要修改獲得授權(quán)。
觀點三:需要修改PCT申請進入中國的發(fā)明的權(quán)利要求,使得其與在先實用新型的權(quán)利要求不同
修改發(fā)明的權(quán)利要求時,可以采用將兩項相互之間沒有引用關(guān)系的從屬權(quán)利要求或者說明書中的技術(shù)特征增加到主權(quán)中,使得其與在先實用新型的權(quán)利要求不同。這種處理方式可以克服專利法第9條第1款關(guān)于 “同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)”的規(guī)定,最終發(fā)明和實用新型都可以得到授權(quán)。
但是這種處理方式存在的缺陷就是,本來可以不用縮小范圍即可以授權(quán)的發(fā)明卻需要刻意的縮小,而往往通過PCT申請的技術(shù)方案對于申請人來說具有巨大的經(jīng)濟效益,保護范圍的大小對于整個專利維權(quán)具有很大的影響。申請人維權(quán)時前10年可以用授權(quán)的實用新型進行維權(quán),之后的10年由于實用新型專利權(quán)期滿終止只能用較小范圍的發(fā)明進行維權(quán)。同時申請人還需承擔實用新型和發(fā)明的年費,對于申請人來說損失也是巨大的。
總結(jié):針對打算申請PCT國際專利,同時希望在國內(nèi)盡快獲得專利權(quán)的申請人,不建議同日申請中國實用新型和PCT國際專利申請,或者先申請中國實用新型專利,之后提交PCT國際專利申請要求實用新型的優(yōu)先權(quán),以發(fā)明的形式進入中國國家階段。在發(fā)明的創(chuàng)造性足夠高的情況下,會導致應有的權(quán)利造成損失。
建議采取同日申請實用新型和發(fā)明,之后再要求優(yōu)先權(quán)提交PCT國際專利申請,國家階段就不需要再進入中國,同樣可以實現(xiàn)盡快的授權(quán)?;蛘?,已經(jīng)采用上述的方式時,可以在在先申請的實用新型授權(quán)之前主動撤回,避免之后發(fā)明授權(quán)時的重復授權(quán),不過此種處理方式真的需要強大的自信。
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)
作者:陳華 杭州天勤知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司
編輯:IPRdaily 趙珍 / 校對:IPRdaily 縱橫君
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