中美「功能性技術(shù)特征」權(quán)利要求對比分析

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作者：曲寶壯  北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司

原標題：中美功能性技術(shù)特征權(quán)利要求對比分析

功能性技術(shù)特征近些年一直是我國專利界討論的熱點話題，美國早在1952年就通過增加第112條第6款對功能性技術(shù)特征進行專門立法。由于美國的地位，美國的這一規(guī)定對世界各國的專利實踐有巨大的影響。因此，本文對比中美在功能性技術(shù)特征的解釋上的異同，以提供有益的參考。

功能性技術(shù)特征近些年一直是我國專利界討論的熱點話題。就功能性技術(shù)特征在授權(quán)、確權(quán)和侵權(quán)時的解釋，人們提出了很多觀點并進行了有益的探討。我們知道美國早在1952年就通過增加第112條第6款對功能性技術(shù)特征進行專門立法。在對功能性技術(shù)特征進行專門立法至今已有六十多年的時間，在這期間美國專利商標局和法院處理了大量案例，使其相關(guān)規(guī)定不斷完善。除了美國之外，沒有其他國家在專利法規(guī)中對功能性技術(shù)特征有這樣的規(guī)定，但是由于美國的地位，美國的這一規(guī)定對世界各國的專利實踐有巨大的影響。因此，本文對比中美在功能性技術(shù)特征的解釋上的異同，以提供有益的參考。

關(guān)于功能性技術(shù)特征，我國的審查指南明確規(guī)定了：對產(chǎn)品權(quán)利要求來說，應(yīng)當盡量避免使用功能或者效果特征來限定發(fā)明。只有在某一技術(shù)特征無法用結(jié)構(gòu)特征來限定，或者技術(shù)特征用結(jié)構(gòu)特征限定不如用功能或效果特征來限定更為恰當，而且該功能或者效果能通過說明書中規(guī)定的實驗或者操作或者所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段直接和肯定地驗證的情況下，使用功能或者效果特征來限定發(fā)明才可能是允許的。

由此可見，對于功能性技術(shù)特征，我國沒有禁止其使用，但是對其使用進行了嚴格的限制。

關(guān)于功能性技術(shù)特征的解釋，我國的審查指南明確規(guī)定了：對于權(quán)利要求中所包含的功能性限定的技術(shù)特征，應(yīng)當理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實施方式。

我國對于功能性技術(shù)特征采取嚴格審查的立場。審查指南中明確規(guī)定了：如果權(quán)利要求中限定的功能是以說明書實施例中記載的特定方式完成的，并且所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能明了此功能還可以采用說明書中未提到的其他替代方式來完成，或者所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員有理由懷疑該功能性限定所包含的一種或幾種方式不能解決發(fā)明或者實用新型所要解決的技術(shù)問題，并達到相同的技術(shù)效果，則權(quán)利要求中不得采用覆蓋了上述其他替代方式或者不能解決發(fā)明或?qū)嵱眯滦图夹g(shù)問題的方式的功能性限定。

此外，審查指南中還規(guī)定了不允許出現(xiàn)純功能性的權(quán)利要求。

美國專利法明確規(guī)定允許在權(quán)利要求中采用功能性技術(shù)特征，其第112條第6款或者AIA的112(f)規(guī)定：權(quán)利要求中的技術(shù)特征可以被表示為用于執(zhí)行特定功能的裝置或步驟，而不限定其結(jié)構(gòu)、材料或動作，這種權(quán)利要求應(yīng)被解釋為涵蓋說明書中相應(yīng)的結(jié)構(gòu)、材料或動作及其等同物。 滿足上述規(guī)定的技術(shù)特征在美國習(xí)慣稱為“裝置+功能”特征,其在美國被廣泛采用。

如何判斷權(quán)利要求中的技術(shù)特征是否滿足112(f)的規(guī)定呢？美國專利商標局給出了詳細的判斷方法。第一、滿足112(f)的特征必須含有術(shù)語means或者類似的術(shù)語；第二需要有功能性語言，典型的是means后接for（或者類似的術(shù)語）然后接功能性語言；第三權(quán)利要求中不能含有實現(xiàn)上述功能的結(jié)構(gòu)性語言。

下面舉幾個例子以更好的理解美國的112(f)的規(guī)定。例如，技術(shù)特征“means for displaying a result of a search query”，其包含術(shù)語” means”，因此滿足112(f)的第一項規(guī)定，其還包含了功能性語言“displaying a result of a search query” ，因此滿足112(f)的第二項規(guī)定, 其沒有描述實現(xiàn)該能的相應(yīng)結(jié)構(gòu)，因此也滿足112(f)的第三項規(guī)定。結(jié)論是該特征屬于112(f)規(guī)定的功能性技術(shù)特征。

對于技術(shù)特征“a display for displaying a result from a search query”，其包含功能性語言“displaying a result of a search query”, 因此滿足112(f)的第二項規(guī)定, 但是沒有包含術(shù)語”means”，因此不滿足112(f)的第一項規(guī)定，而且該特征包含了實現(xiàn)該功能的結(jié)構(gòu)display，因此不滿足112(f)的第三項規(guī)定。結(jié)論是該特征不適用112(f)，即不屬于112(f)規(guī)定的功能性技術(shù)特征。

對于技術(shù)特征“displaying means ”，其包含術(shù)語” means”，因此滿足112(f)的第一項規(guī)定，其還包含了功能性語言displaying, 因此滿足112(f)的第二項規(guī)定, 其沒有描述實現(xiàn)該功能的相應(yīng)結(jié)構(gòu)，因此也滿足112(f)的第三項規(guī)定。結(jié)論是該特征屬于112(f)規(guī)定的功能性技術(shù)特征。而對于技術(shù)特征“display means”，其包含了術(shù)語“means” ，因此滿足112(f)的第一項規(guī)定，但是沒有包含功能性語言，因此不滿足112(f)的第二項規(guī)定, 而且該特征包含了實現(xiàn)該功能的結(jié)構(gòu)display，因此不滿足112(f)的第三項規(guī)定。結(jié)論是該特征不適用112(f)，即不屬于112(f)規(guī)定的功能性技術(shù)特征。

美國對112(f)的規(guī)定非常的具體，而且在專利申請的審查過程中，美國審查員如果認為某個技術(shù)特征適用112(f)，美國審查員會在審查意見通知書中指出來。這樣，確保了授權(quán)后權(quán)利要求的穩(wěn)定性，避免了在后續(xù)確權(quán)和侵權(quán)時，專利權(quán)人和第三方或侵權(quán)人對相關(guān)的技術(shù)特征適用的解釋方式的爭議。

美國112(f) 的規(guī)定實質(zhì)上是規(guī)定了權(quán)利要求撰寫技巧，其允許申請人在權(quán)利要求中使用純功能性的特征，代價是這些純功能性的特征不能采用一般的權(quán)利要求解釋，而是要解釋為說明書中相應(yīng)的結(jié)構(gòu)、材料或動作及其等同物。如果在權(quán)利要求中采用了功能性技術(shù)特征，而說明書中沒有描述相應(yīng)的結(jié)構(gòu)、材料或動作，即使該功能性技術(shù)特征是本領(lǐng)域公知的內(nèi)容，也會被認為是不清楚的內(nèi)容。此外，如果在權(quán)利要求中采用了功能性技術(shù)特征，說明書中需要明確其中的哪些結(jié)構(gòu)、材料或動作對應(yīng)于該功能性技術(shù)特征，即權(quán)利要求中的功能性技術(shù)特征與說明書中的相應(yīng)結(jié)構(gòu)、材料或動作需要有明確的關(guān)聯(lián)，否則也會導(dǎo)致權(quán)利要求不清楚。

美國將功能性技術(shù)特征解釋為說明書中相應(yīng)的結(jié)構(gòu)、材料或動作及其等同物，這樣實質(zhì)上限制了其保護范圍，而不是擴大其保護范圍。也就是說采用功能性技術(shù)特征的權(quán)利要求所獲得的保護范圍反而會小于直接采用結(jié)構(gòu)特征的權(quán)利要求的保護范圍，因此，在很多時候申請人會避免采用功能性技術(shù)特征。

1952年美國在專利法中新增加第112條第6款的規(guī)定之后，美國專利商標局認為這一條款只適用于法院的侵權(quán)判定，不適用于專利局的專利審查。這樣，在一段時間內(nèi)美國專利商標局對權(quán)利要求中的功能性技術(shù)特征采用的是傳統(tǒng)的BRI（Broadest Reasonable Interpretation）的方式進行審查，即類似中國專利局目前的規(guī)定，認為這樣的特征覆蓋了能實現(xiàn)該特征的所有方式。美國聯(lián)邦巡回上訴法院于1994年2月對In re Donaldson一案，明確指出美國專利商標局的立場是錯誤的，112條第6款的規(guī)定不僅適用于專利侵權(quán)訴訟，也適用于美國專利商標局的專利審批過程。

專利制度的歷史先是規(guī)定了權(quán)利要求的保護范圍以說明書為準，后來演變?yōu)橐詸?quán)利要求為準。這是因為說明書的內(nèi)容涉及了發(fā)明背景、各個不同的實施例等等，內(nèi)容豐富而復(fù)雜，依據(jù)說明書來確定權(quán)利要求的保護范圍不利于權(quán)利要求保護范圍的確定性。權(quán)利要求書采用簡潔明了的語言列出技術(shù)特征，非常方便專利侵權(quán)的判斷。美國對功能性技術(shù)特征的解釋的立場，需要對如何判斷功能性技術(shù)特征進行詳細復(fù)雜的規(guī)定，而且在審查過程中需要審查員確認。

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編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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