企業(yè)研發(fā)項目的「專利侵權(quán)風(fēng)險」管控

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作者：畢曉萌  騰龍一期

供稿：中國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)研究院

原標(biāo)題：原創(chuàng)：企業(yè)研發(fā)項目的專利侵權(quán)風(fēng)險管控

伴隨著科技浪潮的新一輪崛起，科技企業(yè)的商業(yè)競爭不斷愈演愈烈，知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟、以及其衍生形式知識產(chǎn)權(quán)許可談判，作為商業(yè)競爭中的重要手段，近年來已經(jīng)被大量使用和運(yùn)作。最高人民法院2017年7月5日對外發(fā)布了知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)司法大數(shù)據(jù)專題報告，報告顯示，2016年較之2015年同比上升41.34%，全國知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案件量呈上升趨勢。而專利侵權(quán)訴訟作為其中最重要的組成部分，非常值得廣大科技企業(yè)密切關(guān)注，并投入足夠的精力和資源做好企業(yè)內(nèi)部的專利侵權(quán)風(fēng)險管控。

企業(yè)的研發(fā)項目，按其性質(zhì)可分為基礎(chǔ)性研發(fā)項目、改進(jìn)型或優(yōu)化升級項目、客戶定制項目以及對外合作項目。下面就對這四種不同屬性的研發(fā)項目，談一談其相應(yīng)的專利侵權(quán)風(fēng)險管控措施。

1、基礎(chǔ)性研發(fā)項目的專利侵權(quán)風(fēng)險管控：基礎(chǔ)性研發(fā)項目是指對于該企業(yè)而言，該項目所涉及的技術(shù)是首次研發(fā)，其產(chǎn)品也將是首次生產(chǎn)。在產(chǎn)業(yè)內(nèi)，或許這些技術(shù)已經(jīng)有人在研發(fā)、并且已經(jīng)有一些技術(shù)成果了；也或許研究這些技術(shù)的人并不多、在產(chǎn)業(yè)內(nèi)也確實(shí)是一個新技術(shù)。而無論怎樣，對于我們所關(guān)注的這家企業(yè)而言，這個項目所涉及的技術(shù)就是首次研究和開發(fā)的，這樣的項目我們稱之為企業(yè)的基礎(chǔ)性研發(fā)項目?；A(chǔ)性研發(fā)項目存在于初創(chuàng)的技術(shù)型企業(yè)中，也存在于成熟型技術(shù)企業(yè)的預(yù)研部門中，或者就是研發(fā)部的一個預(yù)研項目。

對于基礎(chǔ)性研發(fā)項目，其專利侵權(quán)風(fēng)險管控可分為以下幾個步驟：第一，需明確未來研發(fā)轉(zhuǎn)生產(chǎn)后，產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售國家或地區(qū)，這決定著企業(yè)做專利侵權(quán)風(fēng)險管控的地域范疇。第二，需明確市面上生產(chǎn)同類產(chǎn)品的廠商，他們是企業(yè)的競爭對手，也將是企業(yè)做專利侵權(quán)風(fēng)險管控的重點(diǎn)監(jiān)控對象。第三，通常一個研發(fā)項目由包括非常多的技術(shù)類別甚至技術(shù)領(lǐng)域，做專利侵權(quán)風(fēng)險管控時，則需要將一個大的研發(fā)項目細(xì)分為若干個技術(shù)模塊，也稱為最小技術(shù)單元，然后對每個技術(shù)模塊中的專利技術(shù)做出分析，再將分析的結(jié)果進(jìn)行匯總。

如果某一個技術(shù)模塊所采用的技術(shù)是成熟而常規(guī)通用的技術(shù)，其專利技術(shù)早已過了保護(hù)期，那么該技術(shù)模塊是不需要做專利侵權(quán)風(fēng)險管控的。而如果某一個技術(shù)模塊所采用的技術(shù)經(jīng)查詢已經(jīng)有他人的在先專利布局，則需要后續(xù)對這些在先專利做出分析，弄清楚在先專利是否對企業(yè)構(gòu)成侵權(quán)風(fēng)險，風(fēng)險的級別是怎樣的，企業(yè)該如何對待這些風(fēng)險，需要提前做出怎樣的防備，以便將今后可能引發(fā)的侵權(quán)和訴訟風(fēng)險降到最低、或者將可能給企業(yè)帶來的損失降到最小。

2、改進(jìn)型或優(yōu)化升級項目的專利侵權(quán)風(fēng)險管控：從知識產(chǎn)權(quán)管理的視角，改進(jìn)型或優(yōu)化升級項目指該企業(yè)的研發(fā)項目所涉及的技術(shù)方案，是在原基礎(chǔ)性研發(fā)項目的基礎(chǔ)上改進(jìn)、優(yōu)化或升級而來的，并且原基礎(chǔ)性研發(fā)項目前期已經(jīng)做過專利侵權(quán)風(fēng)險管控。而如果原基礎(chǔ)性研發(fā)項目前期并未做過專利侵權(quán)風(fēng)險管控，那么后面的改進(jìn)、優(yōu)化或升級性項目即使在技術(shù)上與之具有承接關(guān)系，在專利侵權(quán)風(fēng)險管控的進(jìn)程中，仍作為一個基礎(chǔ)性研發(fā)項目來對待，管控的方式和步驟也與基礎(chǔ)性研發(fā)項目相同。而對于知識產(chǎn)權(quán)管理視角下的改進(jìn)型或優(yōu)化升級項目，對其做專利侵權(quán)風(fēng)險管控，首先應(yīng)明確其與原基礎(chǔ)性研發(fā)項目在產(chǎn)品生產(chǎn)銷售國家、以及技術(shù)革新上的區(qū)別。

比如，原基礎(chǔ)性研發(fā)項目的產(chǎn)品只在中國生產(chǎn)和銷售，而改進(jìn)型或優(yōu)化升級項目的產(chǎn)品還有在美國銷售的需求，那么改進(jìn)型或優(yōu)化升級項目需要對其涉及的所有技術(shù)進(jìn)行美國專利侵權(quán)風(fēng)險評估。除此之外，對于在原基礎(chǔ)性研發(fā)項目進(jìn)行改進(jìn)和升級、優(yōu)化的技術(shù)，還需要進(jìn)行中國專利侵權(quán)風(fēng)險評估。如此，才能360度無死角的監(jiān)控到研發(fā)項目的每一處可能帶來專利侵權(quán)風(fēng)險的要素，從而企業(yè)才能率先感知到未來可能遇到的專利風(fēng)險，提前做好防備。

3、客戶定制項目以及對外合作項目的專利侵權(quán)風(fēng)險管控：以上兩種研發(fā)項目，對企業(yè)而言只是不同項目來源或合作形式，本質(zhì)上仍然可以劃歸到基礎(chǔ)性研發(fā)項目或改進(jìn)型或優(yōu)化升級項目中，其項目的專利侵權(quán)風(fēng)險評估在方式和手段上也并無差別。需要注意的是，因以上兩類項目都涉及到技術(shù)上的合作，在劃分好各方承擔(dān)的技術(shù)方案的同時，也應(yīng)在合同中明確好各方所承擔(dān)的專利侵權(quán)責(zé)任，以便未來若因?qū)＠謾?quán)產(chǎn)生糾紛時，可以清晰快速地確定責(zé)任人，避免不必要的資源浪費(fèi)。

4、專利侵權(quán)風(fēng)險監(jiān)控周期的確定：由于專利從申請到公開存在6-18個月的“盲期”，使得對研發(fā)項目的專利侵權(quán)風(fēng)險監(jiān)控并非一次可以完成。而企業(yè)的研發(fā)項目自身也帶有一定的周期（少則幾個月，多則一兩年甚至更久），隨著項目的推進(jìn)他人的專利申請也在不斷的累積。因此，對研發(fā)項目的專利侵權(quán)風(fēng)險監(jiān)控也應(yīng)該是具有持續(xù)性、計劃性和周期性的，而非只在項目的特定時間節(jié)點(diǎn)上做一次監(jiān)控。筆者建議：一個研發(fā)項目的立項時和結(jié)項前的專利侵權(quán)風(fēng)險監(jiān)控是必須要做的，立項時的風(fēng)險監(jiān)控是為了判斷項目技術(shù)方案是否可以在專利侵權(quán)風(fēng)險較低的情況下確定下來、項目可以運(yùn)行下去；結(jié)項前的風(fēng)險監(jiān)控是為了判斷在項目進(jìn)行中是否出現(xiàn)了新的專利侵權(quán)風(fēng)險、是否可以順利轉(zhuǎn)生產(chǎn)。

而如果項目周期比較久，如一年，中間可以多設(shè)幾個監(jiān)控的節(jié)點(diǎn)，如每兩個月監(jiān)控一次，以便能夠及時發(fā)現(xiàn)潛在專利侵權(quán)風(fēng)險，從而企業(yè)能及時調(diào)整技術(shù)方案或提前做好其他的應(yīng)對準(zhǔn)備。在項目結(jié)項后，由于剛剛提到的專利申請到公開的“盲期”仍然存在，所以即使在項目完結(jié)甚至產(chǎn)品已經(jīng)上市，專利侵權(quán)風(fēng)險監(jiān)控還在繼續(xù)運(yùn)行，此時企業(yè)IPR可以將對該項目的專利風(fēng)險監(jiān)控歸入到企業(yè)的常規(guī)專利風(fēng)險監(jiān)控的工作中，使得在結(jié)項后不必浪費(fèi)過多人力成本，但依然實(shí)現(xiàn)對專利侵權(quán)風(fēng)險的監(jiān)控。

對于在監(jiān)控中識別出來的有侵權(quán)風(fēng)險的專利，企業(yè)應(yīng)如何對待？首先，企業(yè)IPR或?qū)＠蓭煈?yīng)對研發(fā)技術(shù)方案作出是否落入專利保護(hù)范圍的判斷，這里面的專業(yè)性較強(qiáng)，此處不做擴(kuò)展。對于落入專利保護(hù)范圍的技術(shù)方案，一種方法是對技術(shù)方案本身進(jìn)行修改，做出技術(shù)性風(fēng)險規(guī)避，使之繞開專利保護(hù)范圍；另一種方法是對專利進(jìn)行無效分析，若專利本身是無效的，那么任何人都自然可以去使用“專利”技術(shù)了。對于以上任何一種降低侵權(quán)風(fēng)險的方式，尤其是相關(guān)性較強(qiáng)的重點(diǎn)專利，都建議企業(yè)最后請專利律師出一份不侵權(quán)確認(rèn)報告。這份報告的意義在于，即使未來的確因該專利產(chǎn)生侵權(quán)糾紛，至少可以證明該企業(yè)是非惡意侵權(quán)，對降低賠償額是有所幫助的。

此外，對于有侵權(quán)風(fēng)險的專利，企業(yè)IPR后面還需定期監(jiān)控它們的法律狀態(tài)，如專利權(quán)是否終止了、是否涉訴、是否處于無效審理階段、是否涉及轉(zhuǎn)讓或許可等。同時，對于專利權(quán)人的動態(tài)，尤其是NPE（Non-Practicing Entities，非執(zhí)業(yè)實(shí)體）、競爭對手以及具有攻擊性的上下游廠商，也需關(guān)注，尤其是他們的涉訴信息，以及知識產(chǎn)權(quán)交易信息。以上信息對進(jìn)一步分析和判斷專利和專利權(quán)人給企業(yè)帶來的影響十分關(guān)鍵。另外，對于競爭對手廠商，企業(yè)IPR還應(yīng)關(guān)注他們的發(fā)展動態(tài)和產(chǎn)品動向，從自身的專利儲備中，篩選出可以與之進(jìn)行交叉許可的專利或?qū)＠暾垼龊镁S護(hù)工作，如果自身專利儲備有限，還需針對此需求提前做好專利布局。

此外談一下不同企業(yè)遇到不同的專利權(quán)人的處理方式。關(guān)于專利權(quán)人，雖然理論上所有的專利人都有可能向企業(yè)發(fā)起進(jìn)攻，但實(shí)際中不同的專利權(quán)人給企業(yè)帶來的威脅是極不相同的，了解到這一點(diǎn)，企業(yè)可以資源有限的情況下進(jìn)行更加合理和有效的資源配置。如果把專利權(quán)人分為以下幾個類別：NPE、競爭對手、上下游、客戶、高校和科研機(jī)構(gòu)，那么筆者認(rèn)為通常來講給企業(yè)帶來的威脅性從大到小排列，NPE和競爭對手是第一陣列，上下游為第二陣列，客戶、高校和科研機(jī)構(gòu)為第三陣列。企業(yè)在評估專利侵權(quán)風(fēng)險時，專利權(quán)人的屬性和風(fēng)格也是需要考慮的因素。當(dāng)然以上排列并不是絕對的，比如在某些特定領(lǐng)域，就不是按照這樣的排列進(jìn)行的，而是上游制定標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)發(fā)起的訴訟最多，因?qū)＠@得的收益也最大；而同類競爭對手都在尋求平穩(wěn)發(fā)展中實(shí)際訴訟數(shù)量并不多。

專利是為企業(yè)均衡發(fā)展和市場競爭服務(wù)的，因此把握好與本領(lǐng)域相關(guān)的市場競爭和發(fā)展動向才是關(guān)鍵所在。如果是競爭對手發(fā)起的進(jìn)攻，專利積累量多、專利質(zhì)量高的企業(yè)在抗風(fēng)險能力上自然優(yōu)于專利積累量少、專利質(zhì)量低的企業(yè)。前者可以通過對競爭對手提起訴訟、或交叉許可談判、或兩者兼得的方式而在一定程度上將侵權(quán)風(fēng)險化解；而后者因缺少進(jìn)攻武器或談判籌碼而只能坐以待斃。對于很多初創(chuàng)型技術(shù)公司而言，專利侵權(quán)風(fēng)險管控將是知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)中最重要的一部分，因為已經(jīng)占有一定市場份額的先行者會天然性地對后來者進(jìn)行排擠，而初創(chuàng)公司往往是沒有什么專利儲備能與先行者相對抗的。

以上是側(cè)重于從企業(yè)的研發(fā)項目的知識產(chǎn)權(quán)管理角度出發(fā)，闡述了專利侵權(quán)風(fēng)險管控方式。在實(shí)際操作中，以下幾個方面也非常的重要：第一，需要企業(yè)自上而下的管理制度支持，尤其是能夠?qū)⒅R產(chǎn)權(quán)管理與研發(fā)項目管理有效融合；第二，研發(fā)項目專利侵權(quán)風(fēng)險管控的進(jìn)程，其實(shí)是企業(yè)IPR與研發(fā)項目管理者或研發(fā)技術(shù)骨干相互配合的過程，因此企業(yè)尤其是研發(fā)部門需要具有一定的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和風(fēng)險防御意識；第三，企業(yè)IPR或?qū)＠蓭熜枰哂休^強(qiáng)的專業(yè)能力和豐富的訴訟經(jīng)驗，才能獲得準(zhǔn)確度較高的專利風(fēng)險預(yù)測、評估和處理結(jié)果。

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作者：畢曉萌  騰龍一期

供稿：中國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)研究院

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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