專利轉(zhuǎn)讓合同中的限制條款可能導(dǎo)致受讓人無法單獨在美提起訴訟

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作者：Johnny Chen

原標(biāo)題：專利轉(zhuǎn)讓合同中的限制條款可能導(dǎo)致受讓人無法單獨在美提起訴訟

專利權(quán)轉(zhuǎn)讓時，很常見的在轉(zhuǎn)讓合同中會加入一些限制條款，例如受讓人須先取得讓與人同意才能對某些對象主張侵權(quán)、或是必須有讓與人同意才能再次轉(zhuǎn)讓專利權(quán)等，然而在美國司法實踐上，這樣的限制條款將可能導(dǎo)致受讓人無法單獨在美提起訴訟。近期的美國聯(lián)邦上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit， CAFC)判決中，法官認(rèn)定類似的轉(zhuǎn)讓合同條款代表專利受讓人不具備所有實質(zhì)性的權(quán)利(all substantial rights)，將導(dǎo)致受讓人無法單獨起訴，若欲提起訴訟則必須將讓與人也加入成為共同原告。換言之，根據(jù)此判決，要是讓與人出于某些原因不愿意成為共同原告，那么美國法院將駁回受讓人單獨提起的專利侵權(quán)訴訟請求，受讓人很可能花了大錢買來專利卻發(fā)現(xiàn)根本無法使用。另外對于美國專利侵權(quán)被告來說，被訴侵權(quán)時首要之務(wù)不應(yīng)是直接跳入無效分析或產(chǎn)品特征分析比對上，而應(yīng)先詳細(xì)檢視訴爭專利的所有相關(guān)合同，也許駁回起訴的關(guān)鍵就在一些不起眼的限制性條款上。

文章開始前、先以下面兩個情境問問大家：

【情境一】如果A公司將某專利轉(zhuǎn)給B公司，并且在轉(zhuǎn)讓合同中提到：“B公司可以對C公司提起專利訴訟，但除了C公司以外的其他公司、于提起訴訟前需要事先取得A公司同意”。于轉(zhuǎn)讓完成后B公司成為此專利唯一專利權(quán)人，請問此時B公司可以根據(jù)上述條款獨自于美國起訴C公司專利侵權(quán)嗎?

【情境二】類似上述情境，只是轉(zhuǎn)讓合同中提到內(nèi)容不同：“B公司若要再次轉(zhuǎn)讓該專利，必須事先取得A公司同意或符合某些轉(zhuǎn)讓合同條款之限制”。于轉(zhuǎn)讓完成后B公司成為此專利唯一專利權(quán)人，請問此時B公司可以根據(jù)此轉(zhuǎn)讓完成之專利獨自于美國起訴某D公司專利侵權(quán)嗎?

上面兩個問題，其實可以換一種問法是「專利受讓并成為唯一的專利權(quán)人后、受讓人就一定可以獨自在美國提起專利訴訟嗎?」其實是不一定的，尤其是簽有轉(zhuǎn)讓協(xié)議而受到某些限制之情況下。根據(jù)美國聯(lián)邦上訴法院CAFC于2019年5月30日對Lone Star Silicon Innovations LLC v. Nanya Tech. Corp.,一案作出的判決，上面兩情境題的答案是：上述情境中的受讓人B公司很可能不得獨自對C或D公司在美提起專利侵權(quán)訴訟，因為「轉(zhuǎn)讓條款導(dǎo)致受讓人不具備所有實質(zhì)性的權(quán)利(all substantial rights)，即使受讓人是唯一專利權(quán)人」，故必須將原專利讓與人A列為共同原告、才能提起專利侵權(quán)訴訟。

專利轉(zhuǎn)讓合同中的限制條款可能導(dǎo)致受讓人無法單獨在美提起訴訟

案件背景

本案訴爭專利由原始專利權(quán)人Advanced Micro Devices Inc. (以下簡稱AMD)轉(zhuǎn)讓給受讓人Lone Star Silicon Innovations LLC(以下簡稱Lone Star，本案原告)時，于轉(zhuǎn)讓合同中列有多個限制條款，例如：

● Lone Star使用轉(zhuǎn)讓專利提起訴訟的對象僅能是合同中「Unlicensed Third Party Entities」列表中所記載之對象，若要新增「Unlicensed Third Party Entities」列表中的可訴對象，還需經(jīng)過AMD同意

● Lone Star若要再次轉(zhuǎn)讓專利，違反本合同條款2.6節(jié)內(nèi)容的，該轉(zhuǎn)讓自始無效

專利訴訟被告對此提出動議(motion)請求駁回該案件，原因是Lone Star不具備所有實質(zhì)性的權(quán)利故不能獨自提起此訴訟，加利福尼亞州北區(qū)地方法院裁定同意此動議請求，隨后Lone Star上訴至美國聯(lián)邦上訴法院CAFC，最終CAFC維持了Lone Star不能獨自提起此訴訟的裁定。

專利侵權(quán)訴訟原告是否能獨自提起訴訟之判斷原則

在CAFC做出之判決書中提到，要判斷專利侵權(quán)訴訟之原告是否有獨自提起訴訟的權(quán)利，其判斷原則是轉(zhuǎn)讓合同是否將「所有實質(zhì)性的權(quán)利」轉(zhuǎn)讓給受讓人【1】，而「所有實質(zhì)性的權(quán)利」主要由是否具備以下兩元素進行判斷：權(quán)利的自由實施(enforcement) 和權(quán)利的自由轉(zhuǎn)讓(alienation)【2】。在本案中Lone Star由于需要AMD的同意才能對未列入可訴清單提起訴訟，因此判決認(rèn)定Lone Star并不擁有自由實施訴爭專利的權(quán)利。另外由于轉(zhuǎn)讓合同限制了Lone Star對于訴爭專利轉(zhuǎn)讓的權(quán)利(即Lone Star若要再次轉(zhuǎn)讓專利，其受讓人必須同意與此轉(zhuǎn)讓合同中相同的限制，否則該再次轉(zhuǎn)讓自始無效)，因此判決認(rèn)定Lone Star也不擁有自由轉(zhuǎn)讓訴爭專利的權(quán)利。綜上，由于Lone Star既不具備自由實施、也不具備自由轉(zhuǎn)讓的權(quán)利，故最終判決認(rèn)定Lone Star不具備「所有實質(zhì)性的權(quán)利」，因此不能獨自提起侵權(quán)訴訟。

原告不能獨自提起專利侵權(quán)訴訟、為什么對于在美被訴人來說特別重要?

因為很多大公司其實并不愿意自己直接作為原告之一、所以才會把專利轉(zhuǎn)讓出去由類似Lone Star的專利主張實體(Patent Assertion Entity，PAE)進行主張，而根據(jù)本案判決，若專利受讓人不具備獨自起訴的權(quán)利、但原始專利權(quán)人(例如前述的大公司)又不愿意加入做為原告，那么根據(jù)被告的要求、法院將會駁回此專利侵權(quán)訴訟，因此當(dāng)產(chǎn)品在美國被訴專利侵權(quán)時，首要之務(wù)是判斷原告是否具有「所有實質(zhì)性的權(quán)利」。

收益分享和授權(quán)讓與人實施條款、是否也是影響「所有實質(zhì)性的權(quán)利」的因素?

另外一個大家都比較關(guān)心的議題是，一般于專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同中、經(jīng)常會出現(xiàn)收益分享條款(例如日后的賠償或授權(quán)金如何分享給讓與人)、以及轉(zhuǎn)讓后原始專利權(quán)人或讓與人仍能繼續(xù)實施專利技術(shù)的條款，這樣的兩個條款是否也會使得受讓人不具備「所有實質(zhì)性的權(quán)利」、導(dǎo)致無法獨自提起訴訟呢? 答案是可能會有影響、但不會做為主要的判斷原則。于判決書中提到，本案轉(zhuǎn)讓合同中約定受讓人Lone Star須對讓與人AMD提供專利收益分享、且允許AMD及其子公司的產(chǎn)品實施此專利技術(shù)，雖然這些內(nèi)容代表了讓與人AMD仍保留了某些權(quán)利，然而這樣的條款并不會作為單獨的決定性判斷因素(判決書原文：these facts may not be dispositive alone)，最終決定仍需結(jié)合上述的主要原則進行綜合判斷。

依靠合同條款、是否就能獨自起訴而不受上述原則限制?

看完了上面對于專利受讓人是否能獨自提起訴訟的主要和次要判斷原則后，下一個問題是：如果轉(zhuǎn)讓合同中明確記載，受讓人可以對某個特定疑似侵權(quán)人起訴，是否就不受上述一般性原則的限制而能獨自起訴此疑似侵權(quán)人呢? 答案是不可以的，本案被告都列于轉(zhuǎn)讓合同之可訴對象列表中，但最終仍判決專利受讓人不可以單獨起訴。判決書中提到：「轉(zhuǎn)讓合同中允許受讓人Lone Star對被告主張專利權(quán)是重要的，然而這條款除了給予Lone Star控制權(quán)利、同時也保留了讓與人AMD本身對于訴爭專利的控制權(quán)利，故AMD并沒有將所有實質(zhì)性的權(quán)利轉(zhuǎn)讓給Lone Star」。也就是說，即使轉(zhuǎn)讓合同中明確記載了受讓人可以對某個特定對象起訴，但最終受讓人是否能獨自起訴的判斷仍是根據(jù)「所有實質(zhì)性的權(quán)利」的有無、而非依據(jù)合同條款進行判斷。

總結(jié)

從本案我們可以學(xué)習(xí)到，作為美國專利權(quán)人，若欲將專利轉(zhuǎn)給他人、且未來不希望親自加入訴訟成為原告之一，則要小心于轉(zhuǎn)讓合同中盡量不要加入任何限制條款，尤其是對于專利權(quán)的實施或再次轉(zhuǎn)讓的相關(guān)限制，否則未來的受讓人很可能無法單獨提起訴訟。

相反的，作為美國專利侵權(quán)被告，首先要看訴爭專利是否發(fā)生過轉(zhuǎn)讓，如果有，那么原告是僅有專利受讓人、還是包含有在先的專利讓與人。若僅有專利受讓人獨自發(fā)起訴訟，那被訴人就要睜大眼睛仔細(xì)看看轉(zhuǎn)讓合同，尤其合同中是否具有關(guān)于實施或再次轉(zhuǎn)讓的任何限制，一但發(fā)現(xiàn)了相關(guān)限制條款、就能對法院主張此專利受讓人不具有獨自起訴的權(quán)利，若專利讓與人不加入成為共同原告，則案子很可能將被法院直接駁回、成功達(dá)到不戰(zhàn)而屈人之兵的最佳結(jié)果。

注：

【1】：判決書中引用之判例為Asym-metRx, Inc. v. Biocare Med., LLC, 582 F.3d 1314, 1318–19 (Fed. Cir. 2009) (citing Indep. Wireless Tel. Co. v. Radio Corp. of Am., 269 U.S. 459 (1926)

【2】：判決書中引用之判例為Intellectual Property Development, Inc. v. TCI Ca-blevision of California, Inc., 248 F.3d 1333 (Fed. Cir. 2001),

【3】作者博客鏈接，https://blog.csdn.net/weixin_41245949。

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作者：Johnny Chen

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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