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原標(biāo)題:提問!背景技術(shù)中的特征是否可以用來爭(zhēng)辯創(chuàng)造性?
專利代理師在撰寫過程中,通常會(huì)直接把申請(qǐng)人提供的部分材料作為背景技術(shù)的主要部分,然后,在此基礎(chǔ)上加以細(xì)化和完善。
然而,筆者在答復(fù)審查意見的過程中發(fā)現(xiàn),這樣處理的方法通常會(huì)導(dǎo)致審查員把背景技術(shù)中的內(nèi)容認(rèn)定為現(xiàn)有技術(shù)(即使這部分內(nèi)容為權(quán)利要求中的特征),從而增加了爭(zhēng)辯創(chuàng)造性的難度。這通常是基于這樣一種慣性思維,即一般來說,會(huì)認(rèn)為本申請(qǐng)中背景技術(shù)中公開的特征為現(xiàn)有技術(shù),不能用來爭(zhēng)辯創(chuàng)造性,但是實(shí)際情況真的是這樣么?
筆者曾經(jīng)處理過的案件,其背景技術(shù)中記載了:
權(quán)利要求1包括:
在閱讀了4個(gè)對(duì)比文件后發(fā)現(xiàn),對(duì)比文件1中,公開了觸摸屏依次包括感應(yīng)層、基板、屏蔽層以及顯示面板,很顯然,與本申請(qǐng)的“依次包括基板、感應(yīng)層與顯示面板”不同,對(duì)比文件2至4沒有公開有關(guān)“基板、感應(yīng)層以及顯示面板”的技術(shù)方案。這種情況中,由于不確定該特征是否屬于現(xiàn)有技術(shù),所以不確定寫在背景技術(shù)中的特征“電容式觸摸屏依次包括基板、感應(yīng)層和顯示面板”是否可以用來爭(zhēng)辯本申請(qǐng)的創(chuàng)造性。
那么,該如何判斷同時(shí)記載在背景技術(shù)和權(quán)利要求書中的特征(以下簡(jiǎn)稱背景同步特征)是否屬于現(xiàn)有技術(shù)呢?
專利審查指南中的第二章的2.2.3中記載了:發(fā)明或者實(shí)用新型說明書的背景技術(shù)部分應(yīng)當(dāng)寫明對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型的理解、檢索、審查有用的背景技術(shù),并且盡可能引證反映這些背景技術(shù)的文件。
引證文件還應(yīng)當(dāng)滿足以下要求:
所引證的非專利文件和外國(guó)專利文件的公開日應(yīng)當(dāng)在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日之前;所引證的中國(guó)專利文件的公開日不能晚于本申請(qǐng)的公開日。
由上述審查指南的記載,可以得出以下結(jié)論:
1、在背景同步特征為引證文件的特征的情況下,可以根據(jù)該引證文件的類型以及國(guó)家來判斷該背景同步特征是否為現(xiàn)有技術(shù):
1)、當(dāng)引證文件為非專利文件和外國(guó)專利文件時(shí),該引證文件肯定為現(xiàn)有技術(shù),那么,其中的背景同步特征也為現(xiàn)有技術(shù),這時(shí)不能用該背景同步特征爭(zhēng)辯創(chuàng)造性。
2)、當(dāng)引證文件為中國(guó)專利文件時(shí),由于該引證文件的公開日可能在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日之前,也可能在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日之后,具體要根據(jù)該中國(guó)專利文件的公開號(hào)或者申請(qǐng)?zhí)柎_定其公開日,其公開日在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日之前的情況下,可以確定該引證文件為現(xiàn)有技術(shù),這時(shí)不能用該背景同步特征爭(zhēng)辯創(chuàng)造性;在公開日在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日之后,就可以確定其為抵觸申請(qǐng),這時(shí)可以用該背景同步特征爭(zhēng)辯創(chuàng)造性了。
2、在背景同步特征并不是任何引證文件的特征的情況下,需要代理人根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)或者進(jìn)行進(jìn)一步檢索來判斷該特征是否為現(xiàn)有技術(shù)。
當(dāng)根據(jù)經(jīng)驗(yàn)以及檢索判斷該特征不是現(xiàn)有技術(shù)時(shí),這時(shí)就可以用該背景同步特征爭(zhēng)辯創(chuàng)造性了。這種情況下,實(shí)際代理人也不能確定該特征一定不是現(xiàn)有技術(shù),只是依據(jù)知曉的內(nèi)容從代理人的角度認(rèn)為其不屬于現(xiàn)有技術(shù),在代理人利用該特征進(jìn)行爭(zhēng)辯答復(fù)后,審查員會(huì)根據(jù)答復(fù)內(nèi)容進(jìn)行進(jìn)一步的判斷。
因此,關(guān)于背景技術(shù)中現(xiàn)有技術(shù)的判斷,如果相關(guān)特征為引證文件中的特征,則根據(jù)審查指南關(guān)于引證文件的認(rèn)定來判斷。如果相關(guān)特征并不是引證文件中的特征,則依據(jù)本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的判斷或者根據(jù)進(jìn)一步的檢索來確定該技術(shù)是否屬于現(xiàn)有技術(shù)。
題述案件,筆者經(jīng)檢索后并沒有發(fā)現(xiàn)存在公開這一背景同步特征的相關(guān)文獻(xiàn),所以將該特征列為區(qū)別技術(shù)特征進(jìn)行了創(chuàng)造性的爭(zhēng)辯。上述案例對(duì)于專利代理師在撰寫背景技術(shù)的啟示是,如果背景技術(shù)中涉及的部分特征需要寫入權(quán)利要求書中,則應(yīng)該和申請(qǐng)人進(jìn)一步確認(rèn),該特征是否屬于現(xiàn)有技術(shù),如果不是,則盡量不要將這一部分內(nèi)容寫入背景技術(shù)中。
來源:康信知識(shí)產(chǎn)權(quán)微信平臺(tái)
作者:霍文娟
編輯:IPRdaily王穎 校對(duì):IPRdaily縱橫君
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