外觀設計專利無效案件中有關“組合啟示”的考量與判斷

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作者：高榮英 北京超成律師事務所

原標題：外觀設計專利無效案件中有關“組合啟示”的考量與判斷

根據(jù)專利法的規(guī)定，授予專利權的外觀設計應與現(xiàn)有設計或者現(xiàn)有設計特征的組合相比具有明顯區(qū)別。在無效宣告請求中，請求人經常使用多個證據(jù)組合評價涉案專利，這些證據(jù)是否能夠組合以及如何進行組合就成為無效請求是否成立的判斷難點。本文結合實際案例，對國家知識產權局在審查實務中的證據(jù)組合標準進行了梳理，總結出了可能不被接受的組合情形，供代理人參考。

摘要：根據(jù)專利法的規(guī)定，授予專利權的外觀設計應與現(xiàn)有設計或者現(xiàn)有設計特征的組合相比具有明顯區(qū)別。在無效宣告請求中，請求人經常使用多個證據(jù)組合評價涉案專利，這些證據(jù)是否能夠組合以及如何進行組合就成為無效請求是否成立的判斷難點。本文結合實際案例，對國家知識產權局在審查實務中的證據(jù)組合標準進行了梳理，總結出了可能不被接受的組合情形，供代理人參考。

關鍵詞：外觀設計 現(xiàn)有設計特征的組合 組合標準

【前言】

專利法第23條第2款規(guī)定，授予專利權的外觀設計與現(xiàn)有設計或者現(xiàn)有設計特征的組合相比，應當具有明顯區(qū)別。

根據(jù)上述規(guī)定，在外觀設計無效宣告請求中，請求人經常會使用多個證據(jù)組合評價涉案專利。這些證據(jù)之間是否可以組合、應當怎樣進行組合就成為無效請求是否成立的判斷重點和難點。由于外觀設計無效宣告請求中可以被接受的證據(jù)組合已經有較為統(tǒng)一的標準，因此，本文以4件涉及到證據(jù)組合的無效宣告請求為例，就外觀設計無效審查實務中，可能不被接受的組合情形進行探討。

【案例介紹】

【案例1-旅行箱（條紋）專利無效案件】

本案涉及一件專利號為201530283105.8、專利名稱為旅行箱（條紋）的外觀設計。針對涉案專利，無效宣告請求人提交了相關證據(jù)，其中證據(jù)1為專利號為201330014766.1、名稱為旅行箱（1）的外觀設計專利，證據(jù)2為專利號為201430150884.X、名稱為拉桿箱面板（條紋）的外觀設計專利。請求人主張涉案專利相對于證據(jù)1和證據(jù)2的結合不具有明顯區(qū)別，在具體結合時主張將證據(jù)2中的條紋旋轉后拼合到證據(jù)1中。

涉案專利與證據(jù)1和證據(jù)2的主要視圖對比圖如圖1所示。

圖1：案例1主要視圖對比圖之一

從上圖可以看到，涉案專利為旅行箱，整體為長方形，箱體側面相交為圓弧，橫截面呈圓角矩形。箱體四個側面布滿豎向條紋，但在頂面過渡部未覆蓋條紋，而是呈現(xiàn)為光滑的表面。證據(jù)1也為旅行箱，整體為長方形，箱體上下表面與左右側面相交處為圓弧角，前后側面與左右側面相交處近似直角。箱體上下表面與各個側面表面平滑，沒有條紋。證據(jù)2為拉桿箱面板，公開了橫向條紋設計。

對于請求人所稱的將證據(jù)2公開的條紋狀拉桿箱面板中的條紋旋轉后與證據(jù)1相結合的主張，合議組經審查后認為，證據(jù)2的拉桿箱面板條紋不具有組合到證據(jù)1中的啟示，主要理由為：

涉案專利箱體四個側面之間過渡為相對大的圓弧角，側面與上下面銜接處近似直角、過渡相對明晰方正，箱體側面條紋與上下表面的光滑平面之間形成明顯界限，證據(jù)1四個側面銜接處近似直角、過渡方正，側面與上下表面為較大的圓弧過渡、無明顯分界線。也就是說，證據(jù)1箱體側面，尤其是左右側面相對于箱體整個面板而言并非相對獨立的設計部分，因此，無法確認一般消費者能夠將證據(jù)2的條紋拼合至證據(jù)1箱體側面外周的邊界，因此，請求人主張的將證據(jù)1拉桿箱側面外周面板替換成證據(jù)1所示條紋面板，不屬于明顯存在啟示的情形【1】。

此外，請求人還主張將證據(jù)3（專利號：201430469715.2）和證據(jù)4（專利號：201230537988.7）中的縱向條紋與證據(jù)1進行組合（如圖2所示），也未被合議組采納。

圖2：案例1主要視圖對比圖之二

【案例2-吊燈（鳳尾8618）專利無效案件】

本案涉及一件專利號為201630277237.4、專利名稱為吊燈（鳳尾8618）的外觀設計。針對涉案專利，無效宣告請求人提交了相關證據(jù)，其中證據(jù)1為專利號為201530354616.4、名稱為吊燈(樹葉LED小)的外觀設計專利；證據(jù)2為專利號為201630183082.8、名稱為吊燈(火焰8602—10+5)的外觀設計專利。請求人主張涉案專利相對于證據(jù)1和證據(jù)2的結合不具有明顯區(qū)別，在具體結合時主張將證據(jù)2的下層燈臂旋轉180度后替換證據(jù)1的燈臂。

涉案專利與證據(jù)1和證據(jù)2的主要視圖如圖3所示。

圖3：案例2主要視圖對比圖

從上圖可以看到，涉案專利和證據(jù)1、證據(jù)2涉及的產品都是吊燈，并且證據(jù)1和證據(jù)2的燈臂部分均為內外雙層結構，其中證據(jù)1所述的吊燈，外層結構由多個薄片狀部件，自底托的上表面向外呈弧形下垂狀延伸，內層機構由多個薄片狀和多個條狀燈條交錯排布而成，內外薄片狀部件一一對應，證據(jù)2中內外層燈條之間交錯設置。

對于請求人所稱的將證據(jù)2的下層燈臂旋轉180度之后，替換證據(jù)1的燈臂部分的主張，合議組經審查后認為，證據(jù)1和證據(jù)2的替換不屬于審查指南規(guī)定的明顯存在組合手法啟示的情形，主要理由為：

證據(jù)1與證據(jù)2的燈臂的各部件的形狀、排布方式、相對于底托的安裝位置均明顯不同，雙方當事人雖然對證據(jù)1的發(fā)光位置有爭議，但均認可證據(jù)1中燈臂的薄片狀部件為不發(fā)光部件，而證據(jù)2燈臂的每根燈條均為發(fā)光部件。請求人主張將證據(jù)2的下層可發(fā)光的燈條部件旋轉180度后替換證據(jù)1的不發(fā)光薄片狀部件乃至其下部疊置的細管形部件，不是對位于相同位置能夠實現(xiàn)相同功能的部件之間的替換，不屬于審查指南規(guī)定的明顯存在組合手法啟示的情形【2】。

【案例3-吊燈(火焰8602—10+5)專利無效案件】

本案涉及一件專利號為201630183082.8、專利名稱為吊燈(火焰8602—10+5)專利的外觀設計。針對涉案專利，無效宣告請求人提出提交了相關證據(jù)，其中證據(jù)1為專利號201430429658.5、名稱為吊燈(140130-8A)的中國外觀設計專利；證據(jù)2為專利號為201530541687.5、名稱為吊燈(66088-500)的外觀設計專利。請求人主張涉案專利相對于證據(jù)1和證據(jù)2的結合不具有明顯區(qū)別，在具體結合時主張證據(jù)2給出了燈臂不設蠟燭的啟示。

涉案專利與證據(jù)1和證據(jù)2的主要視圖如圖4所示。

圖4：案例3主要視圖對比圖

從上圖可以看到，涉案專利與證據(jù)1相比，整體造型均近似盛開的菊花，均包括上、下兩層燈臂，其中上層燈臂位于底托的上部，下層燈臂位于底托的下部，且上層燈臂所形成的花心的造型一致，底托上設有一根細長的柱狀中柱。

對于請求人所稱的證據(jù)2給出了燈臂不設蠟燭的啟示的主張，合議組經審查后認為，證據(jù)1和證據(jù)2的組合不屬于審查指南規(guī)定的明顯存在組合手法啟示的情形，主要理由為：

《專利審查指南》第6.2.3小節(jié)規(guī)定，專利法第23條第2款中規(guī)定的現(xiàn)有設計特征的組合包括拼合和替換兩種情形，是指將兩項或兩項以上設計或者設計特征拼合成一項外觀設計，或者將一項外觀設計中的設計特征用其他設計特征替換，相應地專利法意義上的“組合的啟示”是指拼合的啟示或者替換的啟示。本案中，證據(jù)2與證據(jù)1之間的結合方式顯然既不屬于專利法意義上的拼合，也不屬于替換，因此請求人關于證據(jù)2給出了燈臂不設蠟燭的啟示主張不是專利法意義上所謂啟示的含義【3】。

【案例4-控制臺專利無效案件】

本案涉及一件專利號為201130356087.3、專利名稱為控制臺專利的外觀設計。針對涉案專利，無效宣告請求人提交了相關證據(jù)，其中證據(jù)1為專利號為200630002021.3、名稱為燈光控制臺(24路)的外觀設計專利；證據(jù)2為注冊號為EM001820069-0001的EUIPO注冊外觀設計專利。請求人主張涉案專利分別相對于證據(jù)2和慣常設計的組合、證據(jù)1和證據(jù)2的組合不具有明顯區(qū)別，在具體結合時主張的啟示有兩點：

第一，關于證據(jù)2和慣常設計的組合，請求人認為涉案專利是在證據(jù)2的基礎上去除了屏幕區(qū)，而沒有屏幕區(qū)域屬于該類產品的慣常設計，證據(jù)2去除屏幕區(qū)后與涉案專利無明顯區(qū)別；

第二，關于證據(jù)1和證據(jù)2的組合，請求人在口頭審理當庭主張證據(jù)1、2的組合需在證據(jù)1組合證據(jù)2中推手和按鍵等設計特征的基礎上，還要將證據(jù)2的手墊部分也組合在證據(jù)1上。

涉案專利與證據(jù)1和證據(jù)2的主要視圖如圖5所示。

圖5：案例4主要視圖對比圖

從上圖可以看到，涉案專利與證據(jù)1和證據(jù)2均為控制臺，其中涉案專利和證據(jù)2水平操作臺部分的設計基本相同，其操作臺上推子和按鍵的分布基本相同，下方手墊區(qū)域的形狀也完全一致。

對于請求人的主張，合議組經審查后認為，證據(jù)2沒有給出去除屏幕得到涉案專利的啟示，證據(jù)2的手墊部分組合到證據(jù)1中也不存在明顯的組合啟示，主要理由為：

對于將證據(jù)2中的屏幕去除的組合方式，合議組認為：雖然沒有屏幕區(qū)的設計在控制臺領域較為常見，但證據(jù)2的屏幕與水平操作臺是一體化設計，沒有清晰的分割面，而且操作臺下方還有L形的支架，在證據(jù)2的基礎上，一般消費者既不會產生去除屏幕區(qū)域的動機，也不能確定去除屏幕區(qū)域后形成的具體設計；同時，涉案專利的頂面呈“〕”形的轉折面，也并非常規(guī)的豎直立面，因此證據(jù)2并沒有給出去除屏幕得到涉案專利的啟示，更無法確認證據(jù)2去除屏幕區(qū)后與涉案專利有無明顯區(qū)別。

對于將證據(jù)2中的手墊組合到證據(jù)1中的主張，合議組認為，證據(jù)1鍵盤區(qū)域底部沒有空白區(qū)域，距離產品底面也有一段高度，如果要將證據(jù)2的手墊組合在這個部分，不僅要調整鍵盤區(qū)域的布局以留出空白區(qū)域，還要改變證據(jù)1整體的高度或傾斜度，并經過銜接、過渡和協(xié)調等較大的修改才能實現(xiàn)，明顯無法按證據(jù)1、2原樣或作細微變化后直接進行設計特征的拼合，這種組合顯然超過一般消費者的能力范圍，因此不存在明顯的組合啟示【4】。

【案例分析】

上述案件中，合議組均認為證據(jù)之間不具有結合啟示，不能進行結合評述涉案專利是否符合專利法第23條第2款的規(guī)定。因此，是否具有結合啟示的判斷成為外觀設計無效判斷中的重要考量因素。

對于如何對現(xiàn)有設計或者現(xiàn)有設計的特征組合進行判斷的問題，專利法及專利法實施細則均未做規(guī)定，2010年版的《專利審查指南》首先規(guī)定了“若涉案專利是由現(xiàn)有設計或者現(xiàn)有設計特征組合得到的”，要求“具體的組合手法在相同或者相近種類產品的現(xiàn)有設計中存在啟示”【5】，也就是外觀設計無效評述中證據(jù)之間是否能夠組合首先要考慮是否存在啟示，只有在存在結合啟示的情形下，才需要進一步考察結合的外觀設計與涉案專利是否存在明顯區(qū)別。

對于結合啟示的問題，2010年版的《專利審查指南》又進一步規(guī)定了【6】：

現(xiàn)有設計及其特征的組合包括拼合和替換，具體是指將兩項或者兩項以上設計或者設計特征拼合成一項外觀設計，或者將一項外觀設計中的設計特征用其他設計特征替換。以下幾種類型的組合屬于明顯存在組合手法的啟示的情形：

（1）將相同或者相近種類產品的多項現(xiàn)有設計原樣或者作細微變化后進行直接拼合得到的外觀設計。

（2）將產品外觀設計的設計特征用另一項相同或者相近種類產品的設計特征原樣或者作細微變化后替換得到的外觀設計。

根據(jù)上述規(guī)定，2010年版的《專利審查指南》認可的組合方式只有拼合和替換兩種，并且要求無論拼合還是替換，都只能“原樣或者作細微變化”，原樣比較容易理解，而對于如何屬于細微變化并沒有進行更詳細的規(guī)定，需要結合實踐中的案件進行進一步的分析判斷。實踐中，普遍被認可的觀點是進行結合的外觀設計之間需要滿足下列條件之一：

（1）物理上可分離的產品零部件的設計或者產品的整體設計；

（2）視覺上相對獨立的部分；

（3）圖案設計中相對獨立的設計單元。

對于不能進行組合的情形，2010年版的《專利審查指南》并未進行更詳盡的規(guī)定，通過上述4個案例以及實踐中的其他案例，筆者總結了如下幾種可能被認為不能組合的情形：

（1）任意截取的點線面不能組合

在外觀設計無效案件中，若進行組合的是外觀設計中不能獨立存在或者不能自然區(qū)分的點線面的，合議組一般不會接受。

上述案例1是筆者參與代理的無效案件，該案件中請求人提交的證據(jù)3公開的對比設計在箱體的前后面、左右面以及頂面中均設置有縱向條紋，請求人主張將證據(jù)3前后左右四個面的縱向條紋與證據(jù)1進行組合，但由于證據(jù)3中前后面的條紋是自然延伸至頂面的，屬于連續(xù)條紋，因此，合議組不接受請求人所主張的截取證據(jù)3中前后面的條紋與證據(jù)1進行組合，認為這屬于任意截取的點線面。

（2）設計構思不能組合

在發(fā)明或者實用新型無效案件中，經常會使用某個證據(jù)公開了某個技術啟示，根據(jù)該技術啟示，涉案專利采用某個技術方案是容易想到的這種方式來評述創(chuàng)造性，但是這種評述方式在外觀設計中可能不被接受。也就是，外觀設計不保護設計構思，同樣的，在外觀設計的組合中也不能就設計構思進行組合。

同樣是上述案例1，證據(jù)4公開的對比設計在箱體的前后面均設置有縱向條紋，請求人主張證據(jù)4給出了在箱體上設置縱向條紋的啟示，在此啟示下，在涉案專利的前后左右四個面設置縱向條紋是容易想到的。對此，合議組明確指出，外觀設計不保護設計構思，在證據(jù)的組合中也不能結合設計構思。

（3）結構、位置、排列、比例關系等不同的設計之間不能組合

在外觀設計無效案件中，若待組合的對比設計與涉案專利相應部分或者與要結合的對比設計之間具有不同的結構或者具有不同的位置、排列、比例關系，在進行組合時也可能不被合議組接受。

仍然以上述案例1為例。案例1中請求人主張將證據(jù)2中的條紋旋轉后與證據(jù)1進行組合，但是合議組認為，證據(jù)1的箱體側面與上下面之間的過渡方式與涉案專利的對應部分過渡方式不同，結構不同，并且該部分不是相對獨立的設計部分，因此，在將證據(jù)2的條紋組合到證據(jù)1中時無法確認組合的邊界，因而兩者的組合不屬于明顯存在啟示的情形。

（4）組合后需要進行較大改動的不能組合

根據(jù)2010年版《專利審查指南》的規(guī)定，進行組合的對比設計需要原樣組合或者僅能做細微變化，若在組合時改動較大的，比如需要考慮結合的設計特征之間的銜接、過渡和協(xié)調等問題才能進行組合時，合議組可能不會接受。

如上述案例4中，請求人主張將證據(jù)2的手墊部分組合到證據(jù)1中，但是由于證據(jù)1的鍵盤區(qū)域底部沒有空白區(qū)域，距離產品底面也有一段高度，如果要將對比設計2的手墊組合在這個部分，不僅要調整鍵盤區(qū)域的布局以留出空白區(qū)域，還要改變對比設計1整體的高度或傾斜度，并經過銜接、過渡和協(xié)調等較大的修改才能實現(xiàn)，因此這種組合未被合議組接受。

（5）去除某些設計特征的不能組合

如上所述，根據(jù)2010年版《專利審查指南》的規(guī)定，對比設計或者對比設計特征的組合只有兩種方式：拼合及替換。因此，在外觀設計無效中證據(jù)的組合方式只能是拼合或者替換，其他的組合方式可能不被接受，比如在組合中去除某些設計特征或者給出不設某項設計特征的啟示這種組合方式都可能不被接受。

比如，上述案例3中，請求人主張據(jù)2給出了燈臂不設蠟燭的啟示，但合議組認為，證據(jù)2與證據(jù)1的這種結合方式顯然既不屬于專利法意義上的拼合，也不屬于替換，因此請求人關于證據(jù)2給出了燈臂不設蠟燭的啟示主張不是專利法意義上所謂啟示的含義。

再比如，上述案例4中，請求人主張去除證據(jù)2中的屏幕，但合議組認為一般消費者既不會產生去除屏幕區(qū)域的動機，也不能確定去除屏幕區(qū)域后形成的具體設計，因此不接受這種主張。

（6）對應部分的功能或用途不同的，也不能組合

在外觀設計無效案件中，進行組合的相應部分之間一般應當具有相應的功能或者用途，如果進行組合的證據(jù)各個部分之間功能或者用途不同，則這種組合也可能不被接受。

比如上述案例2中，請求人主張將證據(jù)2的下層燈臂旋轉180度之后，替換證據(jù)1的燈臂部分，但是合議組認為，由于證據(jù)1中燈臂的薄片狀部件為不發(fā)光部件，而證據(jù)2燈臂的每根燈條均為發(fā)光部件，兩者不屬于位于相同位置能夠實現(xiàn)相同功能的部件之間的替換，不具有組合啟示。

（7）各個設計特征之間無法直接體現(xiàn)特征的可組合性時，也會被認為不具有組合啟示【7】

如第23233號決定中，請求人針對一款茶杯產品提出無效請求，其在進行組合時，將本身具有杯蓋的證據(jù)1再行組合證據(jù)2中的杯蓋未被合議組所接受。對此，合議組認為，在證據(jù)1本身具有杯蓋的基礎上欲在其上再疊加證據(jù)2的杯蓋進行組合，不屬于無需舉證即能證明的明顯存在組合手法的啟示的情況。

【結語】

本文結合案例對專利法第23條第2款在無效的具體適用中所涉及到的“組合啟示”問題進行了初步分析，主要是綜合考慮一般消費者在現(xiàn)有設計的基礎上是否能夠想到將這些設計特征進行組合，組合后在外觀上是否可以形成一個有機整體。由于啟示問題帶有一定的主觀性，尚沒有統(tǒng)一的標準，這就提醒代理人，在無效請求中一方面要重視無效證據(jù)的檢索，多方面多角度進行舉證，但另一方面也要關注證據(jù)之間是否能夠組合，應當如何組合，對于可能不被認可的組合，應當準備具有組合啟示的證據(jù)以增加無效成功的幾率。

注：

【1】參見第37180號無效宣告請求審查決定書

【2】參見第40437號無效宣告請求審查決定書

【3】參見第40365號無效宣告請求審查決定書

【4】參見第40389號無效宣告請求審查決定書

【5】參見2010版《專利審查指南》第四部分第五章第6小節(jié)，第404頁

【6】參見2010版《專利審查指南》第四部分第五章第6.2.3小節(jié)，第406-407頁

【7】參見袁婷《外觀設計專利確權判斷中關于組合手法的啟示的認定》，載《裝飾》2016年底3期第70-71頁

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：高榮英 北京超成律師事務所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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