試從2019年12月底發(fā)布的《專利審查指南》修改等探討中美專利保護客體審查規(guī)則的同異

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作者：吳海蓉北京市集佳律師事務所上海分所

原標題：試從2019年12月底發(fā)布的《專利審查指南》修改等探討中美專利保護客體審查規(guī)則的同異

中國和美國是很多專利申請布局者重點關注的兩個國家。2019年12月底以來，中國國家知識產(chǎn)權局發(fā)布了公告，對《專利審查指南》做出修改、解讀，以更好地適應一般包含算法或商業(yè)規(guī)則和方法等智力活動的規(guī)則和方法特征（下稱“算商特征”）的涉及人工智能、“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)以及區(qū)塊鏈等新業(yè)態(tài)新領域的發(fā)明專利申請的需求。幾個月前，美國專利商標局也發(fā)布過修改審查規(guī)則的公告。

本文對前述公告簡要介紹，并嘗試從其內(nèi)容的交叉之處，即，包含算商特征的發(fā)明專利申請的專利保護客體適格性，來探討中國和美國的相關專利審查規(guī)則的同異，以供參考并與同道交流。

一、中國美國相關公告簡介

a) 中國相關公告簡介

2019年12月31日，中國國家知識產(chǎn)權局發(fā)布關于修改《專利審查指南》的公告（第343號）【1】（下稱第343號公告），自2020年2月1日起施行，在《專利審查指南》第二部分第九章增加第6節(jié)，“包含算法特征或商業(yè)規(guī)則和方法特征的發(fā)明專利申請審查相關規(guī)定”，下設6.1、6.2和6.3小節(jié)，分別為“審查基準”、“審查示例”以及“說明書及權利要求書的撰寫”，結合具體示例，對此類申請的授權客體、新穎性和創(chuàng)造性、說明書和權利要求書撰寫方面進行了明確規(guī)定。

2020年1月22日，中國國家知識產(chǎn)權局發(fā)布2020年《專利審查指南》第二部分第九章修改解讀【2】（下稱修改解讀），對第343號公告修改的主要內(nèi)容進行介紹和解讀。

b) 美國相關公告簡介

2019年1月7日，美國專利商標局發(fā)布The 2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance【3】（下稱2019 PEG），即時生效，修改美國專利商標局確定專利或?qū)＠暾埖臋嗬笫欠裰赶蛩痉ɡ猓╦udicial exception，包括自然法則（law of nature）、自然現(xiàn)象（natural phenomenon）及抽象概念（abstract idea））主題的流程。算法或商業(yè)規(guī)則和方法很多時候被認為是抽象概念，故2019 PEG可謂與其審查流程相關。

2019年10月17日，美國專利商標局發(fā)布October 2019 Patent Eligibility Guidance Update【4】(下稱October 2019 Update)，即時生效，回應針對2019 PEG收集的公眾意見，提供進一步的解釋和示例。

二、中美專利保護客體審查規(guī)則的同：將權利要求記載的所有內(nèi)容作為一個整體

請參下述，中美兩國的前述公告都規(guī)定在審查權利要求時，應將權利要求記載的所有內(nèi)容作為一個整體。權利要求中的特征在審查時一并得到考慮，專利申請至少不會僅僅因為權利要求中涉及算商特征就被拒絕專利保護。

a) 第343號公告和修改解讀

修改解讀指出，第343號公告的修改在6.1節(jié)“審查基準”部分確立了審查的一般原則，其中第1個是強調(diào)對權利要求的整體考慮原則：涉及人工智能、“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)以及區(qū)塊鏈等的發(fā)明專利申請，權利要求中往往包含算法、商業(yè)規(guī)則和方法等智力活動的規(guī)則和方法特征。本次修改明確了在審查中，不應當簡單割裂技術特征與算法特征或商業(yè)規(guī)則和方法特征，而應將權利要求記載的所有內(nèi)容作為一個整體考慮。如果直接忽略這些特征或者將其與技術特征機械割裂，則無法客觀評價發(fā)明的實質(zhì)貢獻，不利于保護真正的發(fā)明創(chuàng)造。

b) 2019 PEG和October 2019 Update

2019 PEG多次提及“the claim as a whole”，如：第53頁第3欄第2段第3句，如果權利要求作為一個整體將其中提及的司法例外整合入其實際應用，則沒有“指向”該司法例外，從而符合專利條件（“A claim is not ‘‘directed to’’ a judicial exception, and thus is patent eligible, if the claim as a whole integrates the recited judicial exception into a practical application of that exception.”）

October 2019 Update也多次提及“the claim as a whole”、“the claim, as a whole”等，比如：第12頁倒數(shù)第2段第1句，在確定權利要求作為一個整體是否將一個司法例外整合入實際應用時重要的一個考量是評估所要求保護的發(fā)明是否改善計算機或其他技術的功能（“An important consideration to evaluate when determining whether the claim as a whole integrates a judicial exception into a practical application is whether the claimed invention improves the functioning of a computer or other technology.”）。又如，第13頁第2段最后1句，對審查員來說，在確定權利要求是否提供計算機功能的改善或其他技術或其他技術領域的改善時，重要的是要把權利要求作為一個整體分析（“[i]t is important for examiners to analyze the claim as a whole when determining whether the claim provides an improvement to the functioning of computers or an improvement to other technology or technical filed.”）。以及，第16頁第6段第1句，審查員應解釋為什么額外的元素單獨以及組合起來沒有導致權利要求作為一個整體遠遠超過司法例外(步驟2B)（“[t]he examiner should explain why the additional elements, taken individually and in combination, do not result in the claim, as a whole, amounting to significantly more than the exception (Step 2B).”）。

三、中美專利保護客體審查規(guī)則的異：對權利要求中算商特征以外的特征的審查

請參下述，中美兩國在對權利要求中算商特征以外的特征的審查流程的定義文字不同，具體考量因素也有差別。

a) 第343號公告和修改解讀

i. 審查流程、考量因素

由下述可見，中國審查員先審查算商特征以外的特征是否包含技術特征，即利用了自然規(guī)律的技術手段的體現(xiàn)。若否，則權利要求屬于專利法第二十五條第一款第(二)項規(guī)定的智力活動的規(guī)則和方法，不應當被授予專利權。反之，則繼續(xù)審查權利要求是否屬于專利法第二條第二款規(guī)定的技術方案，即對要解決的技術問題采用了利用自然規(guī)律的技術手段，并且由此獲得符合自然規(guī)律的技術效果的技術方案。也就是說，技術問題、技術手段、技術效果、是否利用自然規(guī)律、是否符合自然規(guī)律等是審查算商特征以外的特征時重要的考量因素。

例如，修改解讀進一步指出，第343號公告的修改在6.1節(jié)“審查基準”部分確立的審查的一般原則的第2個是明確權利要求是否屬于智力活動的規(guī)則和方法的審查標準（第6.1.1節(jié)）：修改明確了如果權利要求涉及抽象的算法或者單純的商業(yè)規(guī)則和方法，且不包含任何技術特征，則這項權利要求屬于智力活動的規(guī)則和方法，不應當被授予專利權。但是，只要權利要求包含技術特征，該權利要求就整體而言并不是一種智力活動的規(guī)則和方法，不應當依據(jù)專利法第二十五條第一款第（二）項排除其獲得專利權的可能性。

依據(jù)修改解讀，第343號公告的修改在6.1節(jié)“審查基準”部分確立的審查的一般原則的第3個是明確權利要求是否屬于技術方案的審查標準（第6.1.2節(jié)）：修改明確了客體相關法律條款的審查順序。針對要求保護的主題，首先應當審查其是否不屬于智力活動的規(guī)則和方法，再審查其是否屬于專利法第二條第二款規(guī)定的技術方案。在判斷一項權利要求是否是技術方案時，應當對其中涉及的技術手段、解決的技術問題和獲得的技術效果進行分析，這與《指南》第二部分第一章第2節(jié)規(guī)定的技術方案是對要解決的技術問題所采取的利用了自然規(guī)律的技術手段的集合等的判斷原則是一致的。

審查指南第二部分第一章第2節(jié)涉及不符合專利法第二條第二款規(guī)定的客體，規(guī)定：專利法所稱的發(fā)明，是指對產(chǎn)品、方法或者改進所提出的新的技術方案，這是對可申請專利保護的發(fā)明客體的一般性定義，不是判斷新穎性、創(chuàng)造性的具體審查標準。技術方案是對要解決的技術問題所采取的利用了自然規(guī)律的技術手段的集合。技術手段通常是由技術特征來體現(xiàn)的。

ii. 參考示例

為幫助理解，第343號公告里第6.2節(jié)對第6.1節(jié)所述的審查原則進一步詮釋，從正反兩方面增加了6個關于授權客體的審查示例。本文摘錄其中3個示例如后。例1是一種抽象的數(shù)學模型建立方法，屬于專利法第二十五條第一款第（二）項規(guī)定的智力活動的規(guī)則和方法。例3屬于商業(yè)模式可授權客體。例5屬于反面舉例。

【例1】

一種建立數(shù)學模型的方法

申請內(nèi)容概述

發(fā)明專利申請的解決方案是一種建立數(shù)學模型的方法，通過增加訓練樣本數(shù)量，提高建模的準確性。該建模方法將與第一分類任務相關的其它分類任務的訓練樣本也作為第一分類任務數(shù)學模型的訓練樣本，從而增加訓練樣本數(shù)量，并利用訓練樣本的特征值、提取特征值、標簽值等對相關數(shù)學模型進行訓練，并最終得到第一分類任務的數(shù)學模型，克服了由于訓練樣本少導致過擬合而建模準確性較差的缺陷。

申請的權利要求

一種建立數(shù)學模型的方法，其特征在于，包括以下步驟：

根據(jù)第一分類任務的訓練樣本中的特征值和至少一個第二分類任務的訓練樣本中的特征值，對初始特征提取模型進行訓練，得到目標特征提取模型;其中，所述第二分類任務是與所述第一分類任務相關的其它分類任務;

根據(jù)所述目標特征提取模型，分別對所述第一分類任務的每個訓練樣本中的特征值進行處理，得到所述每個訓練樣本對應的提取特征值;

將所述每個訓練樣本對應的提取特征值和標簽值組成提取訓練樣本，對初始分類模型進行訓練，得到目標分類模型;

將所述目標分類模型和所述目標特征提取模型組成所述第一分類任務的數(shù)學模型。

分析及結論

該解決方案不涉及任何具體的應用領域，其中處理的訓練樣本的特征值、提取特征值、標簽值、目標分類模型以及目標特征提取模型都是抽象的通用數(shù)據(jù)，利用訓練樣本的相關數(shù)據(jù)對數(shù)學模型進行訓練等處理過程是一系列抽象的數(shù)學方法步驟，最后得到的結果也是抽象的通用分類數(shù)學模型。該方案是一種抽象的模型建立方法，其處理對象、過程和結果都不涉及與具體應用領域的結合，屬于對抽象數(shù)學方法的優(yōu)化，且整個方案并不包括任何技術特征，該發(fā)明專利申請的解決方案屬于專利法第二十五條第一款第(二)項規(guī)定的智力活動的規(guī)則和方法，不屬于專利保護客體。

【例3】

一種共享單車的使用方法

申請內(nèi)容概述

發(fā)明專利申請?zhí)岢鲆环N共享單車的使用方法，通過獲取用戶終端設備的位置信息和對應一定距離范圍內(nèi)的共享單車的狀態(tài)信息，使用戶可以根據(jù)共享單車的狀態(tài)信息準確地找到可以騎行的共享單車進行騎行，并通過提示引導用戶進行停車，該方法方便了共享單車的使用和管理，節(jié)約了用戶的時間，提升了用戶體驗。

申請的權利要求

一種共享單車的使用方法，其特征在于，包括以下步驟：

步驟一，用戶通過終端設備向服務器發(fā)送共享單車的使用請求;

步驟二，服務器獲取用戶的第一位置信息，查找與所述第一位置信息對應一定距離范圍內(nèi)的共享單車的第二位置信息，以及這些共享單車的狀態(tài)信息，將所述共享單車的第二位置信息和狀態(tài)信息發(fā)送到終端設備，其中第一位置信息和第二位置信息是通過GPS信號獲取的;

步驟三，用戶根據(jù)終端設備上顯示的共享單車的位置信息，找到可以騎行的目標共享單車;

步驟四，用戶通過終端設備掃描目標共享單車車身上的二維碼，通過服務器認證后，獲得目標共享單車的使用權限;

步驟五，服務器根據(jù)騎行情況，向用戶推送停車提示，若用戶將車停放在指定區(qū)域，則采用優(yōu)惠資費進行計費，否則采用標準資費進行計費;

步驟六，用戶根據(jù)所述提示進行選擇，騎行結束后，用戶進行共享單車的鎖車動作，共享單車檢測到鎖車狀態(tài)后向服務器發(fā)送騎行完畢信號。

分析及結論

該解決方案涉及一種共享單車的使用方法，所要解決的是如何準確找到可騎行共享單車位置并開啟共享單車的技術問題，該方案通過執(zhí)行終端設備和服務器上的計算機程序?qū)崿F(xiàn)了對用戶使用共享單車行為的控制和引導，反映的是對位置信息、認證等數(shù)據(jù)進行采集和計算的控制，利用的是遵循自然規(guī)律的技術手段，實現(xiàn)了準確找到可騎行共享單車位置并開啟共享單車等技術效果。因此，該發(fā)明專利申請的解決方案屬于專利法第二條第二款規(guī)定的技術方案，屬于專利保護的客體。

【例5】

一種消費返利的方法申請

內(nèi)容概述

發(fā)明專利申請?zhí)岢鲆环N消費返利的方法，通過計算機執(zhí)行設定的返利規(guī)則給予消費的用戶現(xiàn)金券，從而提高了用戶的消費意愿，為商家獲得了更多的利潤。

申請的權利要求

一種消費返利的方法，其特征在于，包括以下步驟：

用戶在商家進行消費時，商家根據(jù)消費的金額返回一定的現(xiàn)金券，具體地，

商家采用計算機對用戶的消費金額進行計算，將用戶的消費金額R劃分為M個區(qū)間，其中，M為整數(shù)，區(qū)間1到區(qū)間M的數(shù)值由小到大，將返回現(xiàn)金券的額度F也分為M個值，M個數(shù)值也由小到大進行排列;

根據(jù)計算機的計算值，判斷當用戶本次消費金額位于區(qū)間1時，返利額度為第1個值，當用戶本次消費金額位于區(qū)間2時，返利額度為第2個值，依次類推，將相應區(qū)間的返利額度返回給用戶。

分析及結論

該解決方案涉及一種消費返利的方法，該方法是由計算機執(zhí)行的，其處理對象是用戶的消費數(shù)據(jù)，所要解決的是如何促進用戶消費的問題，不構成技術問題，所采用的手段是通過計算機執(zhí)行人為設定的返利規(guī)則，但對計算機的限定只是按照指定的規(guī)則根據(jù)用戶消費金額確定返利額度，不受自然規(guī)律的約束，因而未利用技術手段，該方案獲得的效果僅僅是促進用戶消費，不是符合自然規(guī)律的技術效果。因此，該發(fā)明專利申請不屬于專利法第二條第二款規(guī)定的技術方案，不屬于專利保護的客體。

b) 2019 PEG和October 2019 Update

i. 審查流程、考量因素

另一方面，依據(jù)October 2019 Update，摘錄于下的圖1（Figure 1）和圖2（Figure 2）可展示2019 PEG與美國專利審查流程中整個專利保護客體分析之間的關系。參考圖1和圖2，以算商特征作為司法例外的示例，美國審查員先對權利要求整體作最寬合理解釋，然后分析權利要求是否屬于四大法定種類（方法（process）、機器（machine）、制品（manufacture）、組成（composition of matter））。若否，則權利要求不屬于35 USC 101規(guī)定的主題，不可受專利保護。

若是，在修改后的步驟2A的第1分支（prong one），美國審查員判斷權利要求是否講述算商特征。若否，則權利要求沒有指向算商特征，屬于35 USC 101規(guī)定的主題，可受專利保護。

若是，在修改后的步驟2A的第2分支（prong two），美國審查員審查算商特征以外的特征是否將算商特征整合進入實際應用。若是，則權利要求沒有指向算商特征，屬于35 USC 101規(guī)定的主題，可受專利保護。

若否，則權利要求指向算商特征，在原本的步驟2B進一步分析算商特征以外的特征是否遠遠超過算商特征/提供發(fā)明構思（providing an inventive concept）。若是，則權利要求屬于35 USC 101規(guī)定的主題，可受專利保護。反之，則不可受專利保護。

試從2019年12月底發(fā)布的《專利審查指南》修改等探討中美專利保護客體審查規(guī)則的同異

圖1

試從2019年12月底發(fā)布的《專利審查指南》修改等探討中美專利保護客體審查規(guī)則的同異

圖2

參考October 2019 Update，在修改后的步驟2A的第2分支，美國審查員需要分析權利要求的發(fā)明創(chuàng)造是否改進計算機或其他技術的功能（improves the functioning of a computer or other technology）、被應用或使用以治療或預防某種疾病或身體狀況（applied or used to effect a particular treatment or prophylaxis for a disease or medical condition）、由特定機器或制造實施（implemented with a particular machine or manufacture）、使物品發(fā)生特定的變化或減少（effects a particular transformation or reduction of an article）等。若是，則權利要求沒有指向算商特征，屬于35 USC 101規(guī)定的主題，可受專利保護。若否，則權利要求指向算商特征，需要在步驟2B進一步分析。

在步驟2B，美國審查員需要考量，例如，算商特征以外的特征是否提及的是在相關領域充分了解的、例行的、常規(guī)的活動（well-understood, routine, conventional activity in the relevant field）。若否，則權利要求屬于35 USC 101規(guī)定的主題，可受專利保護。反之，則不可受專利保護。

ii. 參考示例

美國專利商標局的專利審判和上訴委員會（下稱PTAB）2019年12月11日指定為信息型的2019年4月1日在Ex parte Hannun (formerly Ex parte Linden)案件做出的決定【5】可以作為幫助理解其對2019 PEG的應用的示例。此案中的權利要求11如下所述：

11. A computer-implemented method for transcribing speech comprising:

receiving an input audio from a user;

normalizing the input audio to make a total power of the input audio consistent with a set of training samples used to train a trained neural network model;

generating a jitter set of audio files from the normalized input audio by translating the normalized input audio by one or more time values;

for each audio file from the jitter set of audio files, which includes the normalized input audio:

generating a set of spectrogram frames for each audio file;

inputting the audio file along with a context of spectrogram frames into a trained neural network;

obtaining predicted character probabilities outputs from the trained neural network; and

decoding a transcription of the input audio using the predicted character probabilities outputs from the trained neural network constrained by a language model that interprets a string of characters from the predicted character probabilities outputs as a word or words.

PTAB認為，根據(jù)2019 PEG，上述權利要求指向具體的實施，包括normalizing an input file, generating a jitter set of audio files, generating a set of spectrogram frames, obtaining predicted character probabilities from a trained neural network and decoding a transcription of the input audio using the predicted character probability outputs等實際上不能通過智力實現(xiàn)的步驟，且其說明書描寫了using DeepSpeech learning, i.e. a trained neural network, along with a language model “achieves higher performance than traditional methods on hard speech recognition tasks while also being much simpler.，等等，因此，權利要求11并未指向抽象概念，可受專利保護。

四、中國、美國包含算商特征的發(fā)明專利申請的專利保護客體適格性審查規(guī)則的探討

由上述可見，中國和美國進行保護客體審查時都強調(diào)將權利要求記載的所有內(nèi)容作為一個整體，都把發(fā)明創(chuàng)造能否帶來技術效果作為一個重要考量因素。

與此同時，中國和美國在對權利要求中算商特征以外的特征的審查流程的定義文字不同，具體考量因素也有區(qū)別。例如，中國審查是否包含技術特征后視需要分析是否是技術方案，而美國審查是否整合進實際應用后視需要分析是否遠超司法例外、提供發(fā)明構思，以及，在美國疾病治療是可能獲得專利保護的有利考量因素，而在中國則可能未必【6】。

于專利申請布局者而言，可針對中美兩國關于專利保護客體的不同要求布局不同的專利申請、撰寫不同的權利要求，以爭取獲得對發(fā)明創(chuàng)造盡可能全面、合理的保護。

此外，撰寫專利申請時也可以考慮盡量將算商特征與技術特征結合，并針對各特征個體、組合具體描述技術效果，從而提高在兩國獲得專利權的可能性。

參考文獻

【1】關于修改《專利審查指南》的公告（第343號），http://www.cnipa.gov.cn/zfgg/1144989.htm ，2020年2月25日最后訪問。

【2】2020年《專利審查指南》第二部分第九章修改解讀，http://www.cnipa.gov.cn/zcfg/zcjd/1145668.htm，2020年2月25日最后訪問。

【3】2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance，https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-01-07/pdf/2018-28282.pdf ，2020年2月25日最后訪問。

【4】October 2019 Update: Subject Matter Eligibility，https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/peg_oct_2019_update.pdf，2020年2月25日最后訪問。

【5】Ex parte Awni Hannun, Carl Case, Jared Casper, Bryan Catanzaro, Gregory Diamos, Erich Elsen, Ryan Prenger, Sanjeev Satheesh, Shubhabrata Sengupta, Adam Coates, and Andrew Y. Ng, Appeal 2018-003323, Application 14/735,002.

【6】中華人民共和國專利法（2008修正）第二十五條對下列各項，不授予專利權：

（一）科學發(fā)現(xiàn)；

（二）智力活動的規(guī)則和方法；

（三）疾病的診斷和治療方法；

（四）動物和植物品種；

（五）用原子核變換方法獲得的物質(zhì)；

（六）對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計。

對前款第（四）項所列產(chǎn)品的生產(chǎn)方法，可以依照本法規(guī)定授予專利權。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：吳海蓉北京市集佳律師事務所上海分所

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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