生物發(fā)明專利中，關(guān)于創(chuàng)造性技術(shù)啟示的判斷

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作者：楊金保

原標(biāo)題：淺談生物發(fā)明專利中關(guān)于創(chuàng)造性技術(shù)啟示的判斷

引言：

在我國發(fā)明專利的創(chuàng)造性判斷中，審查員一般會(huì)采用“三步法”判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)?！秾＠麑彶橹改稀返诙糠值谒恼碌?.2.1.1節(jié)提供了“三步法”的具體步驟：（1）確定最接近的的現(xiàn)有技術(shù)；（2）確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題；（3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。

在“三步法”中，相對來說前兩步具有較強(qiáng)的客觀性，某些時(shí)候甚至可以按圖索驥。但是步驟（3）中判斷是否“顯而易見”則具有很強(qiáng)的主觀性，即使是依據(jù)同樣的現(xiàn)有技術(shù)，不同的審查員也完全可能得出截然相反的結(jié)論。而判斷發(fā)明對本領(lǐng)域技術(shù)人員是否顯而易見，就要確定整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題的啟示，這種啟示會(huì)使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問題時(shí)，有動(dòng)機(jī)改進(jìn)最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明。由此可見，技術(shù)啟示的認(rèn)定是判斷發(fā)明是否具有創(chuàng)造性的關(guān)鍵，也是“三步法”的核心。

在生物領(lǐng)域，特別是生物制藥中，藥物研發(fā)的過程艱辛而漫長，通過前期的靶點(diǎn)確認(rèn)，化合物合成，篩選先導(dǎo)化合物，細(xì)胞實(shí)驗(yàn)，動(dòng)物實(shí)驗(yàn)，制劑開發(fā)，到I期臨床實(shí)驗(yàn)，II期臨床實(shí)驗(yàn)，III期臨床試驗(yàn)，層層篩選之后，能夠最終成功作用于人體治療疾病的藥物寥寥無幾，而在藥物研發(fā)過程中往往需要大量的費(fèi)用和時(shí)間成本。因此，技術(shù)啟示的判斷在生物發(fā)明專利中顯得尤為重要，技術(shù)啟示一旦認(rèn)定錯(cuò)誤可能會(huì)牽動(dòng)億萬的商業(yè)利益，甚至?xí)靷镅邪l(fā)公司的積極性，不利于生物科技行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。

本文借助近日的一份具體案例，探討生物發(fā)明專利中關(guān)于創(chuàng)造性技術(shù)啟示的一些問題。

一、案情簡介

再審申請人布里斯托爾-邁爾斯斯奎布公司（以下簡稱布里斯托爾公司）因與被申請人國家知識產(chǎn)權(quán)局、一審第三人張彥發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛一案，不服北京市高級人民法院(2018)京行終1768號行政判決，向最高人民法院申請?jiān)賹彙＃?019）最高法行申7300號。

（一）涉案專利

專利號為CN01812229.9 、名稱為“可溶性CTLA4分子用于制備治療類風(fēng)濕性疾病的藥物組合物中的用途”的發(fā)明專利，以下簡稱涉案專利。

專利權(quán)人對本專利的部分權(quán)利要求進(jìn)行了修改，修改后的權(quán)利要求63為：“63.包含CTLA4分子的細(xì)胞外結(jié)構(gòu)域的可溶性CTLA4融合分子在制備用于治療患有類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎的受試者的藥物組合物中的用途，其中所述CTLA4分子的細(xì)胞外結(jié)構(gòu)域包含圖23所示的開始于+1位的甲硫氨酸或-1位的丙氨酸，終止于+124位的天冬氨酸的氨基酸，其中所述受試者用至少一種疾病調(diào)節(jié)性抗風(fēng)濕藥物(DMARD)治療失敗?！?/p>

（二）對比文件1

US5968510A，公開日為1999年10月19日。其中記載如下內(nèi)容：本發(fā)明還包括治療T細(xì)胞與B7陽性細(xì)胞反應(yīng)誘導(dǎo)的免疫系統(tǒng)疾病的方法，該方法通過施用與B7抗原反應(yīng)的配基從而調(diào)節(jié)T細(xì)胞與B7陽性細(xì)胞的相互作用，該配基為CTLA4Ig融合蛋白……。本專利中使用的“免疫增生疾病”指的是T細(xì)胞與B7陽性細(xì)胞相互作用介導(dǎo)的任何疾病，包括：……自身免疫疾病，如：……克羅恩氏病，……潰瘍性結(jié)腸炎，……類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎……

（三）對比文件2

“GUIDELINESFORTHEMANAGEMENTOFRHEUMATOIDARTHRITIS”，ARTHRITIS＆RHEUMATISM，39（5）：713-722，1996，公開日為1996年5月。其中記載如下內(nèi)容：RA（類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎）的最初藥物治療通常涉及使用NSAIDs來減輕關(guān)節(jié)疼痛和腫脹，并且改善活動(dòng)功能；盡管用適當(dāng)?shù)腘SAIDs治療后類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎依然維持活躍的所有患者作為DMARD治療的人選。糖皮質(zhì)激素也用于用NSAIDs和DMARD治療失敗的難治的類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎。RA可能是一個(gè)頑固的過程，伴隨著漸進(jìn)的殘疾和關(guān)節(jié)損傷。對那些難治的病人強(qiáng)烈建議風(fēng)濕病學(xué)推薦。尚未被FDA批準(zhǔn)的治療RA的藥物（例如環(huán)孢霉素）可能是有用的。某些患者可以作為臨床試驗(yàn)藥物或生物制劑治療的人選。

（四）爭議焦點(diǎn)

本案各方當(dāng)事人再審審查期間的主要爭議焦點(diǎn)為：涉案專利權(quán)利要求63是否具備創(chuàng)造性。

二、裁判結(jié)果

本專利權(quán)利要求63請求保護(hù)的技術(shù)方案與對比文件1的區(qū)別技術(shù)特征在于：

（1）制備用于治療患有類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎的受試者的藥物組合物中的用途；

（2）用于治療用至少一種疾病調(diào)節(jié)性抗風(fēng)濕藥物（DMARD）治療失敗的患者。

關(guān)于區(qū)別技術(shù)特征（1）。審判員認(rèn)為對比文件1已經(jīng)記載CTLA4Ig融合蛋白可用于類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎的治療。雖然類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎被列舉在對比文件1的疾病類型中，未通過具體實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行可行性驗(yàn)證，但對比文件1中記載的內(nèi)容能夠教導(dǎo)本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對治療類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎的技術(shù)問題時(shí)，將CTLA4Ig融合蛋白作為解決該技術(shù)問題的可選方案，使本領(lǐng)域技術(shù)人員獲得應(yīng)用CTLA4Ig融合蛋白治療類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎的動(dòng)機(jī)。在對比文件1中已經(jīng)記載了CTLA4Ig融合蛋白可用于治療T細(xì)胞與B7陽性細(xì)胞反應(yīng)誘導(dǎo)的免疫系統(tǒng)疾病，且已經(jīng)列舉了免疫系統(tǒng)疾病的類型包括類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎時(shí)，本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對解決治療類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎的疾病的技術(shù)問題時(shí)，顯然不會(huì)對現(xiàn)有技術(shù)視而不見而放棄對比文件1公開的內(nèi)容，而必然會(huì)優(yōu)先選擇對比文件1中可用的藥物來先行嘗試。因此，對比文件1中公開的技術(shù)內(nèi)容對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說顯然構(gòu)成了將區(qū)別技術(shù)特征（1）引入其中以解決其實(shí)際存在的技術(shù)問題的技術(shù)啟示。

關(guān)于區(qū)別技術(shù)特征（2）。對比文件2對于治療類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎的藥物進(jìn)行了分類：最初使用NSAIDs進(jìn)行治療，作用在于減輕關(guān)節(jié)疼痛和腫脹，并且改善活動(dòng)功能；當(dāng)NSAIDs無效時(shí)，使用DMARD進(jìn)行治療；當(dāng)DMARD無效時(shí)，使用糖皮質(zhì)激素對這些難治的類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎進(jìn)行治療。難治的患者還可以嘗試采用尚未被FDA批準(zhǔn)的治療RA的藥物（例如環(huán)孢霉素）進(jìn)行治療，某些難治的患者可以作為臨床試驗(yàn)藥物或生物制劑治療的人選。由此可見，對比文件2給予本領(lǐng)域技術(shù)人員的技術(shù)啟示是：對于類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎患者來說，使用DMARD藥物無效時(shí)，可被稱為難治的類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎患者。對于難治的類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎患者，可以嘗試糖皮質(zhì)激素治療，還可以使用臨床試驗(yàn)藥物或生物制劑進(jìn)行治療。對比文件1中的CTLA4Ig融合蛋白正是一種生物制劑。本領(lǐng)域技術(shù)人員將對比文件1中的CTLA4Ig融合蛋白作為對比文件2中的生物制劑，用于治療使用DMARD藥物無效的難治的類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎患者，是顯而易見的。即使將對比文件2中的治療方法理解為布里斯托爾公司所稱的金字塔治療模式，本領(lǐng)域技術(shù)人員也知曉，一種藥物在先選擇還是在后選擇是綜合考慮了療效、毒性、費(fèi)用等多方面因素之后確定的，當(dāng)一線藥物無治療效果時(shí)，醫(yī)生必然會(huì)選擇之后的二線、三線藥物來進(jìn)行治療。對比文件2中的治療方法中的NSAIDs、DMARD、糖皮質(zhì)激素、臨床實(shí)驗(yàn)藥物或生物制劑的適用順序正體現(xiàn)了這樣的治療順序。根據(jù)布里斯托爾公司提供的附件16，現(xiàn)有技術(shù)中僅有的兩種生物制劑，依那西普和英夫利昔單抗，均用于治療對DMARDs藥物應(yīng)答不足的患者，佐證了上述的治療順序。雖然對比文件1中的CTLA4Ig融合蛋白與依那西普和英夫利昔單抗的治療機(jī)理不同，但對比文件2中未對生物制劑的治療機(jī)理進(jìn)行限制。同作為生物制劑，在對比文件2中已經(jīng)公開了對于類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎患者的治療順序的啟示下，本領(lǐng)域技術(shù)人員看到對比文件1中公開的CTLA4Ig融合蛋白具有治療類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎的效果時(shí)，有動(dòng)機(jī)將其應(yīng)用于治療使用DMARDs藥物治療失敗的患者。

綜上，審判員認(rèn)為專利復(fù)審委員會(huì)、一審、二審法院認(rèn)定本專利權(quán)利要求63不符合專利法第二十二條第三款規(guī)定所要求的創(chuàng)造性并無不當(dāng)，最高人民法院駁回了布里斯托爾公司的再審申請。

三、關(guān)于本案的啟示

（一）專利創(chuàng)造性中技術(shù)啟示的判斷與專利內(nèi)容是否公開充分無關(guān)，實(shí)際是兩個(gè)不同的問題。

再審申請人布里斯托爾-邁爾斯斯奎布公司認(rèn)為對比文件1沒有給出充分的技術(shù)信息和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，并且對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言不可信，不能提供合理的成功預(yù)期，并給出具體的理由：對比文件1沒有公開對于類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎的治療效果數(shù)據(jù)，僅僅在譯文第6頁第29-33行提到了類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎，本領(lǐng)域技術(shù)人員不會(huì)認(rèn)為CTLA4融合分子真的能夠治療包括類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎在內(nèi)的所有這些疾??；從疾病機(jī)理來看，對比文件1所列舉的幾十種疾病的機(jī)理非常復(fù)雜，不是由簡單的一種細(xì)胞途徑?jīng)Q定，并且各種疾病之間的機(jī)理并不完全相同。醫(yī)藥領(lǐng)域的技術(shù)人員公知：單純從疾病機(jī)理推不出疾病的治療效果，在沒有實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證的情況下通常無法預(yù)料疾病的治療效果。

但審判員認(rèn)為“在醫(yī)藥領(lǐng)域，新型藥物的研發(fā)并非純粹的開拓性研究，往往都需要建立在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上，借助于現(xiàn)有技術(shù)已有成果的指引進(jìn)行相應(yīng)的探索和研發(fā)。因此，對于藥物研發(fā)而言，如果現(xiàn)有技術(shù)給出了某具體藥物應(yīng)用于具體疾病治療的指引，就會(huì)促使本領(lǐng)域技術(shù)人員進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)嘗試，亦即構(gòu)成技術(shù)教導(dǎo)，而不應(yīng)要求教導(dǎo)的技術(shù)內(nèi)容必須是完全得到驗(yàn)證確認(rèn)成功的技術(shù)方案。”

筆者認(rèn)為，再審申請人認(rèn)為對比文件1沒有給出充分的技術(shù)信息和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，僅僅屬于專利法中公開不充分問題，不能用來否定技術(shù)啟示的存在；按照專利法中技術(shù)啟示的判斷，對比文件1確實(shí)給出了技術(shù)啟示，審查員的判斷并沒有問題。但是，筆者認(rèn)為這樣的判斷方法存在一定的問題。假如對比文件中公開一種藥物A，并且對比文件在沒有任何實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的前提下列舉出該藥物可以應(yīng)用于很多疾病的治療中，而該藥物A能否治療其中的某種疾病B，該對比文件的作者也并不清楚，只是胡亂猜測。那么，按照上述判斷標(biāo)準(zhǔn)，在后申請的發(fā)明專利就不能包括藥物A在治療疾病B中的用途，這無疑是不公平的。因此，筆者認(rèn)為隨著生物技術(shù)的發(fā)展，生物發(fā)明專利中技術(shù)啟示的判斷可能也會(huì)發(fā)生變化。

（二）技術(shù)啟示應(yīng)該是具體、明確的技術(shù)手段，而不是抽象的想法或者一般的研究方向。

（2019）最高法執(zhí)行終127號裁判文書中有如下記載：“在以實(shí)驗(yàn)科學(xué)為基礎(chǔ)的生物制藥領(lǐng)域，即使在努力的方向已經(jīng)明確的情況下，仍需要本領(lǐng)域普通技術(shù)人員付出相當(dāng)大的智力勞動(dòng)，才能克服種種難以預(yù)料的困難以取得技術(shù)上的進(jìn)步。如果僅因?yàn)榕Φ姆较驅(qū)τ诒绢I(lǐng)域普通技術(shù)人員而言是明確的，就認(rèn)為在此方向上取得的研究成果就是顯而易見的，顯然會(huì)極大地打擊本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上深入研究以期取得突破的積極性，也與專利法鼓勵(lì)創(chuàng)新的根本價(jià)值取向背道而馳?！?/p>

在本案的對比文件2中記載有“某些患者可以作為臨床試驗(yàn)藥物或生物制劑治療的人選。”如果只有對比文件2單獨(dú)一個(gè)對比文件，則按照上述裁判文書內(nèi)容，是沒有給出技術(shù)啟示的。但創(chuàng)造性的判斷是將對比文件結(jié)合起來進(jìn)行判斷的，在對比文件1已經(jīng)公開CTLA4Ig融合蛋白具有治療類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎的效果的基礎(chǔ)上，本領(lǐng)域技術(shù)人員是有動(dòng)機(jī)將其應(yīng)用于治療使用DMARDs藥物治療失敗的患者，即對比文件1和2的結(jié)合給出了區(qū)別技術(shù)特征（2）的技術(shù)啟示。

（三）技術(shù)啟示應(yīng)當(dāng)是客觀真實(shí)的教導(dǎo)，而不能是錯(cuò)誤理解的教導(dǎo)。

2001年7月1日施行的《中華人民共和國專利法》意義上的教導(dǎo)應(yīng)當(dāng)是客觀真實(shí)的教導(dǎo)，錯(cuò)誤理解的教導(dǎo)不能構(gòu)成技術(shù)啟示。

在本案中，再審申請人還提交了在涉案專利申請日之后的證據(jù)11和證據(jù)12，表明：CTLA4融合分子不能治療對比文件1譯文第9頁第31行-第10頁第2行中列舉的克羅恩氏?。ǎ茫模┖蜐冃越Y(jié)腸炎（ＵＣ），因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員無法預(yù)測CTLA4融合分子是否能夠治療類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎。

證據(jù)11和證據(jù)12是在涉案專利申請日之后公開的，是不能用來作為對比文件的。但即使上述證據(jù)可以用來作為對比文件，再審申請人錯(cuò)誤的理解了證據(jù)11和證據(jù)12的教導(dǎo)，因此該錯(cuò)誤理解的教導(dǎo)并沒有給出相反的技術(shù)啟示。

（四）即使有技術(shù)啟示，但取得了意料不到的技術(shù)效果，仍可以認(rèn)為具有創(chuàng)造性。

《專利審查指南》第二部分第四章第6.2節(jié)以及5.3節(jié)的規(guī)定：如果發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比具有預(yù)料不到的技術(shù)效果，則不必再懷疑其技術(shù)方案是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，可以確定發(fā)明具備創(chuàng)造性。當(dāng)然，該意料不到的技術(shù)效果在“質(zhì)”或“量”上需明顯區(qū)別于上述“有益的技術(shù)效果”。在對比文件給出技術(shù)啟示的前提下，如果發(fā)明人通過該技術(shù)啟示進(jìn)行發(fā)明，并取得了意料不到的技術(shù)效果。

本案中，在涉案專利的說明書中提供了實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，如實(shí)施例3中的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，證明CTLA4融合蛋白能夠用于治療用DMARDs治療失敗的患者的類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎的效果，但該效果也屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員在對比文件1的基礎(chǔ)上，結(jié)合對比文件1其它部分和對比文件2中的技術(shù)啟示，能夠合理預(yù)期到的技術(shù)效果，并不屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員預(yù)料不到的技術(shù)效果。因此，涉案專利的權(quán)利要求63不具有創(chuàng)造性。但如果涉案專利能夠取得意料不到的技術(shù)效果，則不論是否有技術(shù)啟示，涉案專利的權(quán)利要求63應(yīng)該被認(rèn)為具有創(chuàng)造性。

（五）在實(shí)踐中要避免提前公開所要申請專利的技術(shù)特征。

在本案中，對比文件1與涉案專利的專利權(quán)人一致，其公開的內(nèi)容導(dǎo)致審判員認(rèn)為對比文件1給出了技術(shù)啟示，從而認(rèn)為涉案專利權(quán)利要求63不具有創(chuàng)造性。

在生物領(lǐng)域，有很多科研人員在文章公開之后才進(jìn)行申請專利（發(fā)表或online都算公開），這樣使得自己在后面的實(shí)質(zhì)審查中非常被動(dòng)。因此，在撰寫生物發(fā)明專利時(shí)，要考慮后續(xù)申請問題，不要給自己留下“絆腳石”。

四、小結(jié)

生物發(fā)明專利不同于其他領(lǐng)域，其研發(fā)并非純粹的開拓性研究，往往都需要建立在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上，借助于現(xiàn)有技術(shù)已有成果的指引進(jìn)行相應(yīng)的探索和研發(fā)，一些表面上看似顯而易見的發(fā)明事實(shí)上也可能具有創(chuàng)造性。另一方面，生物研發(fā)需要大量的人力、財(cái)力和時(shí)間成本，如果對生物發(fā)明專利的技術(shù)啟示判斷不夠嚴(yán)格、準(zhǔn)確，可能會(huì)挫傷生物研發(fā)公司的積極性，不利于生物科技行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。

在此基礎(chǔ)上，關(guān)于生物發(fā)明專利中技術(shù)啟示的判斷，必須全面、謹(jǐn)慎、現(xiàn)實(shí)地評估，面對本申請所要解決的問題，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員基于其所認(rèn)知的全部現(xiàn)有技術(shù)，是否能夠容易地得出本申請的技術(shù)方案，否則，可能低估發(fā)明專利的創(chuàng)造性，從而犯下“事后諸葛亮”式的錯(cuò)誤。

上述內(nèi)容僅僅是作者的一點(diǎn)淺見，鑒于筆者水平有限，考慮的方面可能有不周的地方，歡迎批評指正。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：楊金保

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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